Superintendencia de Industria y Comercio

La primera parte del presente artículo Coexistencia entre las marcas notorias en el registro y en el mercado publicado en el Boletín Ruta PI del mes de octubre, trató sobre el concepto de marca notoria de acuerdo con lo establecido en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, su ámbito territorial y protección. 

1. Marcas notorias idénticas en el mercado y en el registro

   En el registro y en el mercado pueden coexistir marcas notorias idénticas o similares, si los sectores a los que pertenecen las marcas respectivas son lejanos   

   Sobre la coexistencia de marcas notorias idénticas o similares en el mercado, es de indudable trascendencia analizar la siguiente jurisprudencia:  

   Sentencia del Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo al respecto, proferida el 3 de marzo de 2005 en el expediente 2001-00312(496), actora EBEL S.A, con la ponencia del magistrado Camilo Arciniegas Andrade, Bogotá,  

   Hechos del proceso

   La sociedad Ebel S.A. en ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo 113 de la Decisión 344 (norma vigente en ese momento) presentó demanda solicitando la nulidad de la resolución 16377 del 24 de julio de 2000 (y las resoluciones que la confirmaron) mediante la cual se concedió el registro de EBEL INTERNATIONAL para la clase 5 a favor de  EBEL INTERNATIONAL LIMITED. 

   Dentro de los argumentos del demandante está que es titular de la marca EBEL que es notoria para distinguir relojes de alta gama de la clase 14, por lo que considera que se afectaría la imagen de Ebel S.A de concederse el registro. Afirmó el demandante igualmente que es titular de la marca Ebel en las clases 6, 9, 14, 18, 25 y 34. 

   La sociedad Ebel International Limited en defensa del registro de la marca EBEL (clase 5), sostuvo la coexistencia en registro y uso de la marca EBEL de su propiedad para distinguir cosméticos en la clase 3, con la marca Ebel de Ebel S.A. para distinguir relojes (clase 14, entre otros productos).   

   Además, Ebel International Limited sostuvo que su representada es titular de la marca EBEL en las clases 3, 21 y 28, y de varias marcas con la expresión Ebel en la clase 3, por lo que hay una coexistencia pacifica por un número considerable de años en el mercado 

   En el fallo el Consejo de Estado reconoció que la marca EBEL de la sociedad demandante, Ebel S.A., es notoria para relojes de alto costo de la clase 14 internacional. Asimismo, reconoció el alto Tribunal que la sociedad titular de la marca cuya nulidad se solicita (Ebel International Limited) es titular de la marca EBEL para distinguir cosméticos de la clase 3, y que también se considera notoria en relación con tales productos. 

   De la sentencia se desprende que es factible que una misma marca sea notoria en círculos empresariales diferentes con consumidores especializados, sin que se presente aprovechamiento de la reputación o del carácter distintivo de la marca notoria. 

   El extracto correspondiente a la sentencia comentada es el siguiente: 

   “Tampoco se discute que al decidir en sentencia de 22 de abril de 1999 la acción de nulidad instaurada por EBEL INTERNATIONA LIMITED contra las resoluciones 35971 de 31 de diciembre de 1993 y 507 de 31 de marzo de 1995, mediante las cuales la Superintendencia la negó el registro de la marca EBEL SPA para distinguir productos de la clase 3 internacional , la Sala reconoció la notoriedad de la marca de EBEL S.A para distinguir relojes de alta gama comprendidos en la clase 14 internacional.(…)  

   A diferencia del caso precedente, como enseguida se examinará en el subjudice se aducen y prueban supuestos fácticos relacionados con la notoriedad de la marca EBEL INTERNATIONAL para distinguir cosméticos de mujer, y diferencias resultantes de la naturaleza de los productos, su costo, consumidor de destino y medios de comercialización que deben ser tenidas en cuenta al evaluar el riesgo de confusión”. 

   Luego de valorar las pruebas de notoriedad la encuentra demostrada y señala la sentencia: 

   “La actora no desvirtuó la coexistencia en registro que las pruebas allegadas acreditaron plenamente. Tampoco refutó la coexistencia en uso, ni que EBEL para cosméticos sea también notoriamente conocida en Colombia, gracias al volumen de ventas de sus productos, su amplia difusión y el posicionamiento de la marca entre aquellas que distinguen productos cosméticos de mujer. 

   Aunque ciertamente demostró que no ha tolerado la coexistencia ello no la hace ilegal.”  

   Comentario a la sentencia  

   En la Sentencia del Consejo de Estado proferida el 3 de marzo de 2005 en el expediente 2001-00312(496), que se comenta, el alto Tribunal considera que pueden coexistir en el mercado dos marcas notorias EBEL, idénticas, pertenecientes a distintos empresarios, y encuentra notables diferencias entre los sectores o ámbitos económicos a los que pertenecen las marcas. 

   Se indica en la providencia que la marca citada para la clase 14 identifica relojes de alta gama de un costo considerable, y por el contrario la marca EBEL para cosméticos (clase 3) se aplica a un producto de bajo costo.  

   Por lo anterior, también difiere en el consumidor al que está dirigido el producto, EBEL para relojes tienen un consumidor selectivo en este caso adquiere bienes suntuarios. En cambio, la marca EBEL para cosméticos se aplica a productos de consumo frecuente y de bajo costo.    

   La sentencia es jurídicamente acertada y señala una situación que es posible en materia de marcas y es que coexistan marcas notorias incluso idénticas en el mercado en sectores no relacionados, motivo por el cual ninguno de los titulares pueda argüir, por el solo hecho de la coexistencia, algún perjuicio a la notoriedad de su marca. 

   La situación descrita en la providencia comentada es posible, en la medida que las marcas notorias en confrontación tengan una notoriedad que no sea demasiado elevada y distingan productos especializados, de lujo o que se dirijan a satisfacer necesidades no esenciales. De no ser así y aplicarse las marcas a productos de primera necesidad o de consumo frecuente, dirigidas al público en general, difícilmente podrán existir marcas notorias idénticas sin que haya perjuicio o afectación a la notoriedad de las marcas respectivas.       

   La protección de una marca notoria en sectores no relacionados con el ámbito de la notoriedad dependerá también de la naturaleza intrínseca de la marca notoria, 

   Una marca notoria de fantasía tendrá más posibilidades de protección en sectores no relacionados con el sector en que es notoria, que si se trata de una marca notoria evocativa o arbitraria, por cuanto los consumidores al observar esa expresión en esos productos o servicios lejanos a los que corresponde su notoriedad, podrán pensar en él o los otros significados de la palabra y no necesariamente en la marca notoria. 

   Es ilustrativo de lo antes señalado, lo consignado en la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea, como se consigna a continuación. 

   Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de la Comunidad Europea del 25 de mayo de 2005¹.  

   En el proceso que motiva la sentencia reseñada, se buscaba la protección de la marca notoria SPA registrada en el Benelux para «aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas», correspondientes a la clase 32 a efectos del Arreglo de Niza, contra la solicitud  de registro de marca comunitaria del signo SPA-FINDERS publicaciones, incluidos catálogos, revistas y boletines informativos» correspondientes a la clase 16 y «servicios de agencias de viajes» correspondientes a la clase 39. 

   El Tribunal consideró sobre esa solicitud de protección de la marca SPA, notoria para distinguir aguas minerales y gaseosas de la clase 32, en relación con los productos y servicios mencionados de las clase 16 y 39, no relacionados con el ámbito de la notoriedad, que no resulta procedente teniendo en cuenta, entre otros factores, que la palabra SPA también se utiliza para designar centros de hidroterapia o la ciudad Belga de SPA, por lo que ve poco probable que el carácter distintivo de la marca notoria sufra un perjuicio. Además, a juicio del Tribunal no hay posibilidad de que se produzca un deslustre de la imagen de la marca notoria debido a lo alejados que son los productos comparados.  

   El extracto correspondiente a la sentencia se consigna a continuación  

   “En cuanto a la marca SPA, que fue registrada en el Benelux para «aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas», correspondientes a la clase 32 a efectos del Arreglo de Niza, el uso del signo denominativo SPA-FINDERS, cuyo registro como marca comunitaria se solicita para «publicaciones, incluidos catálogos, revistas y boletines informativos» correspondientes a la clase 16 y «servicios de agencias de viajes» correspondientes a la clase 39 a efectos de dicho Arreglo, no puede aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos. A este respecto, aun cuando el público estableciera de forma inmediato un vínculo entre las marcas controvertidas, la existencia de tal vínculo no bastaría para demostrar que el carácter distintivo de la marca anterior pueda sufrir un perjuicio. Además, el riesgo de que el carácter distintivo de la marca SPA sufra un perjuicio es pequeño, ya que el término «spa» se emplea frecuentemente para designar, por ejemplo, la ciudad belga de Spa y el circuito automovilístico belga de Spa-Francorchamps o, en general, centros de hidroterapia como baños turcos o saunas. Además, no existe ninguna contradicción entre los productos y servicios cubiertos por las dos marcas que pueda perjudicar a la notoriedad de la marca SPA para las aguas minerales y es poco probable que la marca SPA-FINDERS deslustre la imagen de la marca SPA. Por último, como las dos marcas designan productos muy distintos, resulta poco probable que los productos y servicios designados por la marca SPA-FINDERS, aunque sean de menor calidad, reduzcan el poder de atracción de la marca SPA.” 

   Comentario a la sentencia  

   Esta sentencia contiene un análisis acertado y agudo porque está basado en la realidad del mercado.  

   Las marcas notorias bien sean de fantasía, arbitrarias o evocativas tendrán la misma protección en relación con el sector de productos o servicios para los cuales son notorias.  

   Sin embargo, si la marca notoria tiene significado(s) y es común, eso dificultará la protección en otros sectores diferentes al sector en que es notoria, ya que los consumidores podrán asociar el nuevo signo con cualquiera de esos significados, a menos que se aporten pruebas o argumentos sólidos tendientes a demostrar la afectación a la notoriedad de la marca por el uso o registro de la marca supuestamente infractora. 

2. Coexistencia entre marcas notorias

   La presencia en el mercado de marcas notorias idénticas o similares pertenecientes a terceros sin duda origina posibles conflictos reales o potenciales que deben ser probados por el interesado en la actuación administrativa o judicial de que se trate, acudiendo a evidencias que demuestren la antigüedad de la marca con derecho previo, que acrediten la confusión en el mercado, y de ser el caso, los perjuicios que se hayan originado de la situación descrita. Estudios de mercado, pruebas documentales de contenido declarativo, pruebas técnicas de expertos, entre otras, serán procedentes con el objetivo mencionado.  

   Para solucionar los conflictos puede llegarse a acuerdos de coexistencia entre los titulares de las marcas, buscando que no se originen perjuicios a sus derechos ni a los consumidores. Si esos acuerdos de coexistencia tienen en cuenta el interés de los consumidores y se prevén todas las condiciones necesarias para que se solucionen eventuales problemas futuros, deben ser tenidos como un indicio por la administración para acceder a la coexistencia registral.     

   Ahora bien, como ha señalado reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina², estos acuerdos de coexistencia no deben ser obligatoriamente acatados por la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que si considera que pese a las disposiciones adoptadas por las partes persiste el riesgo de confusión o de asociación de los consumidores puede negar el registro de la marca.  

   Si la Superintendencia no le da valor al acuerdo de coexistencia, debe motivar de una manera clara y completa las razones por las cuales considera que pese a ese acuerdo el riesgo de confusión o asociación, o perjuicio a los consumidores se presentaría de coexistir las marcas en el mercado. De esta manera los interesados podrán solucionar los defectos que haya encontrado la entidad en el documento presentado o recurrir la decisión tomada. 

   Tampoco tiene validez la aceptación del registro de una marca posterior por el titular de un registro previo que se considera similar³.   

   De otro lado, si se sostiene que la coexistencia entre dos marcas notorias en el mercado es pacífica, llevará a la coexistencia de las marcas en el registro, y podrá probarse como señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos: 

   “7.6.  En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los  bienes  y/o servicios  amparados  por  los signos.  Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión” ⁴ 

   Ahora bien, la coexistencia pacífica descrita se debe presentar en el mismo mercado, en un período razonable de tiempo, con ella no se facilitan o consolidan actos de competencia; y también deben valorarse otros indicios tendientes a demostrar que no hay riesgo de confusión o confusión efectiva en el mercado, como señala la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.⁵ 

Conclusiones

1. Cuando dos marcas notorias pertenecientes a distintos empresarios son idénticas o similares, pero los productos o servicios a los que se aplican las marcas pertenecen a sectores empresariales o productivos no relacionados, la posibilidad de coexistencia en el mercado existe y no hay un perjuicio natural derivado de dicha coexistencia. 
2. Entre más alejado sea el ámbito económico y empresarial al que pertenezcan las marcas notorias que se confronten, más posible será su coexistencia en el mercado, la cual será posible si se da el acatamiento de ambos empresarios a los principios que rigen la lealtad empresarial y la competencia en el mercado. 
3. Si dos marcas notorias similares coexisten en el mercado y pertenecen a sectores productivos alejados, pero al menos una de las marcas notorias tiene un nivel alto de notoriedad y su titular ha asociado el signo con un nivel de excelencia o de calidad y una imagen especial, será posible que la marca notoria con esa imagen especial se vea afectado por la existencia de una marca notoria posterior similar en sectores empresariales en sectores no relacionados, cuando el titular de la segunda marca efectué actos para aprovechar la imagen de la marca con alta notoriedad asociada a una  imagen  característica. En este caso, el titular de la marca con alta notoriedad deberá acudir a las normas de competencia para exigir el cese de las acciones violatorias a sus derechos. 
4. Si se presenta coexistencia en el mercado de dos marcas notorias semejantes, pero la coexistencia no es extensa ni pacífica, y los sectores a los que pertenecen los productos y/o servicios están relacionados de manera que la coexistencia no pueda continuar, deberá aplicarse el principio jurídico consistente en que el primero en el tiempo es el primero en el derecho, y se protegerá la marca con derecho previo. 
5. En cuanto a las acciones de protección de la marca notoria contra un uso infractor a su derecho en el mercado por un tercero, si han transcurrido más de 5 años desde que tuvo conocimiento el titular del uso de la marca infractora, la acción estará prescrita, como lo establece el artículo 232 de la Decisión 486.

Referencias

• ¹ Asunto T-67/04 Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa comunitaria SPA-FINDERS — Marcas denominativas nacionales anteriores SPA y LES THERMES DE SPA — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n° 40/9
• ²Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso Nº 41-IP-99, TJCA, Proceso Nº 50-IP-2001, Proceso 57-IP-2022 de 4 de septiembre de 2002 y Proceso 165 IP 2021 de 9 de marzo de 2022
• ³“Finalmente, no sobra advertir a la demandante que el consentimiento dado por la sociedad BAYER A.G. para registrar la marca MONARC-M (folio 215), no implica que la Superintendencia de Industria y Comercio deba proceder a su registro, pues su deber es proteger los intereses del consumidor evitando el registro de marcas que lo induzcan a error y puedan causarle daños y perjuicios irreparables”. Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00068-01 Actor: THE AMERICAN NATIONAL RED CROSS, 11 de febrero de 2010.
• ⁴“7.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión” [1]
  Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial 172-IP-2020 del 7 de diciembre de 2021 Actor: THE AMERICAN NATIONAL RED CROSS, Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
• ⁵

  4.7. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectosen el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientesrequisitos:

  1. a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o
  2. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercadofísico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica.
  3. c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparanlos signos en conflícto. Noes lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios.
  4. d) La coexistencia no puede presentarse paraperpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.
  5. e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor”.

     Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial N° 476-IP-2019 de 10 de diciembre de 2021, Consultante Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, demandante Croes Inc, demandada Evacol S.A.A