Superintendencia de Industria y Comercio

Elaborado por:Ricardo Camacho García - Fallos en el Tribunal Europeo en materia de marcas

La empresa Tulliallan Burlington Ltd,, recurrente en los asuntos de la referencia, presentó recursos de casación ante el Tribunal de Justicia, en los que solicitó la anulación de las sentencias del Tribunal General de 6 de diciembre de 2017.  proferidas en las actuaciones distinguidas con los radicados T-120/16, T -121/16, T-122/16  y T-123/161.  

En las sentencias mencionadas objeto del recurso, el Tribunal General desestimó  

los recursos de la recurrente en los que solicitaba la anulación de 4 resoluciones de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 11 de enero de 2016 (asuntos R 94/2014‑4, R 2501/2013‑4, R 2409/2013‑4 y R 1635/2013‑4), relativas a procedimientos de oposición seguidos entre Tulliallan Burlington y Burlington Fashion GmbH. 

Las normas sustantivas aplicables para resolver el proceso están incluidas en los Reglamentos 40/94 y 207/2009 del Consejo de la Unión que lo sustituyó, normas que incluían el mismo texto que se resaltará dentro de las varias que se aplicaron en el proceso, por su relación con el tema de este escrito, disposición incluida en los motivos de denegación relativas del registro de una marca. 

El artículo 8 de los Reglamentos citados incluía la siguiente norma  

“5. Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado  la  marca  anterior,  si,  tratándose  de  una  marca  comunitaria   anterior,  esta  fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada  se aprovechara  indebidamente  del carácter  distintivo  o de la notoriedad  de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos.» 

Antecedentes de los litigio

Los días 20 de noviembre de 2008, 13 de agosto de 2009 y 12 de noviembre de 2009, Burlington Fashion, presentó solicitudes de protección en la Unión de los siguientes registros internacionales: 

–     Registro internacional n.o 1017273, que designa a la Unión y confiere protección a la marca figurativa que se representa a continuación: 

 

–  Registro internacional n.o 1007952, que designa a la Unión y confiere protección a la marca figurativa que se representa a continuación: 

 

–Registro internacional n.o 982021, que designa a la Unión y confiere protección a la marca figurativa que se representa a continuación: 

 

–Registro internacional n.o W982020, que designa a la Unión y confiere protección a la marca denominativa BURLINGTON. 

 

Los productos para los que se solicitó protección son para las siguientes clases de la Clasificación de Niza: 

  

–        Clase 3: «Jabones para uso cosmético, jabones para textiles, productos de perfumería, aceites etéreos, productos de limpieza, productos para el cuidado y la belleza de la piel, el cuero cabelludo y el cabello; artículos de tocador comprendidos  en esta clase, desodorantes para uso personal, productos para antes y después del afeitado». 

 

–        Clase 14: «Artículos de joyería, bisutería, relojes». 

 

–     Clase 18: «Cuero y cuero de imitación, a saber, maletas, bolsas (comprendidos en esta clase); artículos de cuero pequeños comprendidos en esta clase, en particular monederos, billeteras, estuches para llaves; paraguas y sombrillas». 

 

–     Clase 25: «Calzado, prendas de vestir, artículos de sombrerería, cinturones (prendas de vestir)». 

Oposición a los registros  

La sociedad Tulliallan Burlington presentó oposición para evitar la protección de las marcas anteriores,  con arreglo  al artículo  41 del Reglamento  n.o  207/2009,  al registro  de las marcas  solicitadas  para los productos  comprendidos  en las clases 3, 14 y 18. 

Las oposiciones buscaron la protección de las siguientes marcas de titularidad de la sociedad opositora: 

Marca denominativa BURLINGTON2 registrada en el Reino Unido registro 2314342 

Marca denominativa  BURLINGTON  ARCADE3,  registrada  en el Reino Unido con el número 2314343. 

Marca figurativa que se reproduce a continuación, registrada en el Reino Unido con el número 2330341 el 7 de noviembre de 2003 y debidamente renovada el 25 de abril de 2013, para los servicios mencionados anteriormente de las clases 35, 36 y 41, a efectos del Arreglo de Niza:

Marca figurativa de la Unión n. 3618857, registrada el 16 de octubre de 2006, reproducida a continuación y limitada, a raíz del procedimiento de anulación no 8715 C, a los servicios de las clases 35, 36 y 414, a efectos del Arreglo de Niza: 

 

Decisiones proferidas 

La División de Oposición estimó las oposiciones para las clases 3, 14 y 18, basándose únicamente en la marca anterior de la Unión N° 3618857. 

La sociedad solicitante de los registros marcarios (extensión de protección de registros internacionales), Burlington Fashion, interpuso 4 recursos contra las resoluciones de oposición mencionadas ante la EUIPO los días 20 de agosto de 2013, 3 y 11 de diciembre de 2013,  y 2 de enero de 2014. .  

La Sala Cuarta de Recurso de la EUIPO anuló las resoluciones de la División de Oposición y desestimó las oposiciones presentadas, considerando, entre otros argumentos, que se probó el renombre de las marcas fundamento de la oposición para los servicios de las clases 35 y 36 de la Clasificación de Niza (salvo reagrupamiento por cuenta de terceros en establecimientos no especializados para ventas al por menor), pero no se acreditó que se presentara un perjuicio al público al que se dirigía, y que los productos y servicios distinguidos con las marcas son diferentes, lo que excluía cualquier riesgo de confusión con independencia de la similitud de las marcas.   

Tulliallan Burlington, la sociedad que presentó las oposiciones a los registros de marca, interpuso demanda ante el Tribunal General contra las mencionadas resoluciones de la Sala de Recurso que desestimaron sus oposiciones, alegando vicios de procedimiento y la no motivación de las decisiones. 

El Tribunal General desestimó la demanda interpuesta y no anuló las resoluciones de la Sala de Recurso, entre otras razones porque consideró que Tulliallan Burlington, que buscó protección de la notoriedad de sus marcas en productos o servicios no relacionados  con la notoriedad, no presentó ante la Cuarta Sala de Recurso, ni  ante el Tribunal General, datos coherentes que permitieran concluir que con el uso de las marcas solicitadas se pretendía lograr una ventaja del carácter distintivo o del renombre de las marcas anteriores (protección de marcas notorias artículo 8, apartado 5 del Reglamento N° 207/2009).       

El Tribunal General en la sentencia señaló que a pesar de que  “(…) Tulliallan Burlington había destacado el carácter «casi único» de sus marcas anteriores, no había facilitado datos específicos que pudieran corroborar que el uso de las marcas solicitadas disminuiría el atractivo de las marcas anteriores”. 

Aparte de lo anterior, el Tribunal de General desestimó los argumentos de violación al derecho a ser oído y vicios de procedimiento, al estimar que no se configuraban.  

Recurso de casación ante el Tribunal de Justicia  

Tulliallan Burlington le solicitó al Tribunal de Justicia que anulara las sentencias del Tribunal General en la medida que desestimaron los recursos interpuestos contra las resoluciones de la Sala de Recurso que no declararon fundadas las oposiciones  presentadas.  

Los recursos de casación presentados invocaron 3 motivos idénticos para los cuatro asuntos, basados, respectivamente: el primero, en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento N° 207/2009; el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento,  y,  el  tercero,  en  la  infracción  del  artículo  8,  apartado  1,  letra  b),  del  mismo Reglamento. 

El primero de los motivos de la casación se relacionó con la protección de las marcas notorias, tema que interesa resaltar de la sentencia objeto de análisis, motivo por el cual será el único motivo de casación que se incluirá en este escrito, que además fue uno de los motivos que prosperó y originó que fueran anuladas las sentencias del Tribunal General y las Resoluciones de la EUIPO.   

Apreciación del Tribunal de Justicia sobre el motivo de casación relacionado con la protección de las marcas notorias  

La sociedad que presentó la demanda de casación, Tulliallan Burlongton (opositora en los trámites de registro de marca), en la primera parte del primer motivo de casación reclamó que el Tribunal General no analizó si existía un vínculo entre las marcas anteriores, sobre las cuales reconoció renombre y las marcas solicitadas como lo exige el artículo 8, apartado 5, del Reglamento N° 207/20095, para que exista menoscabo de las marcas anteriores. 

Al analizar el argumento anterior, el Tribunal de Justica señaló que para establecer la protección de las marcas notorias en productos o servicios no similares a  aquellos para los que se ha registrado la marca, establecida en el citado artículo 8, apartado 5 del Reglamento 207/2009, no basta la existencia de un vínculo entre las marcas confrontadas, se requiere la prueba del renombre de la marca anterior y que con el uso de la marca solicitada se pueda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o que el uso los perjudique .        

Al respecto, el Tribunal de Justicia en la sentencia comentada resalta lo siguiente:  

“66   La aplicación de esa disposición está supeditada a la concurrencia de tres requisitos: la existencia de un vínculo entre las marcas anteriores y las marcas solicitadas; la existencia de renombre en la marca anterior invocada en la oposición, y el riesgo de que con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior  o  de  que  dicho  uso  sea  perjudicial  para  ellos.  Dado  que  estos  tres  requisitos  son acumulativos, la falta de uno de los tres es suficiente para impedir la aplicación de la disposición”. 

Ahora bien, en cuanto al requisito de establecer un vínculo entre las marcas, el Tribunal resalta que el mismo debe ser producto de un determinado grado de similitud entre las marcas confrontadas que permita que el público relevante las relacione (establezca un vínculo), aun cuando no las confunda (sentencia 27 noviembre de 2008, Intel Corporation., C-252/07, EU:C:2008:655). 

En las sentencias del Tribunal General atacadas en casación, dicho Tribunal fue directo al tercer requisito establecido en el artículo 8 apartado 5 del Reglamento N° 207/2009 del Consejo de la Unión, y consideró que no era necesario analizar el vínculo ente las marcas, por cuanto no estaba acreditado que con el uso de las marcas se pueda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo del renombre de las mismas, o que sea perjudicial para ellos.   

Esta forma de fundamentar la sentencia fue considerada como válida por el Tribunal de Justicia que en consecuencia desestimó por infundada la primera parte del primer motivo de casación.   

Como segunda parte del primer motivo de casación, Tulliallan Burlington  sostuvo que el Tribunal General incurrió en error de Derecho ya que no valoró debidamente si existía riesgo “(…) de que con el uso sin justa causa de las marcas solicitadas se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de las marcas anteriores o de que dicho uso fuera perjudicial para ellos, a efectos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009”. 

A este respecto, en la sentencia el Tribunal de Justicia recuerdó que la disposición citada en el párrafo anterior garantiza la protección de las marcas notorias  en productos o servicios no similares a aquellos para los que está registrada la marca anterior, siempre que se pueda presentar un perjuicio al carácter distintivo de la marca notoria, se presente un perjuicio al renombre de la marca anterior o, en tercer lugar, que pueda obtenerse  una ventaja desleal del carácter distintivo  o el renombre de dicha marca. Si se presenta una sola de estos tres tipos de infracciones debe negarse la marca  (sentencia   de   27   de   noviembre   de   2008,   Intel   Corporation,   C‑252/07,   EU:C:2008:655, apartado 27).  

Ahora bien, señala el Tribunal, para que el titular de la marca notoria obtenga la protección del signo antes referida, para evitar un perjuicio al carácter distintivo de la marca notoria, o un perjuicio al renombre de la marca anterior, o  que pueda obtenerse  una ventaja desleal del carácter distintivo  o el renombre de dicha marca, deberá probar que existen elementos que permiten considerar que hay riesgo de que alguna de esas infracciones se produzca en el futuro, pero no es necesario que se pruebe  la existencia de una infracción efectiva y actual. 

Además de lo anterior, para determinar si alguna de las infracciones citadas al renombre de las marcas notorias efectivamente se ha configurado, el Tribunal de Justicia considera que deben apreciarse globalmente los factores relevantes, entre los que están “la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, el grado de similitud de las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate (sentencia   de   27   de   noviembre   de   2008,   Intel   Corporation,   C‑252/07,   EU:C:2008:655, apartado 68)”. 

El Tribunal de Justicia se detiene en especial en la infracción al carácter distintivo  de la marca anterior (dilución, menoscabo o difuminación), señalando que lleva a debilitar la capacidad de la marca  para identificar la procedencia empresarial de los productos o servicios para los que se registró y se ha utilizado, ya que la marca posterior lleva a una dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente de los consumidores.  Para que esto suceda, la marca notoria de que se trate debe generar una asociación inmediata con los productos o servicios que distingue y,  como consecuencia  del uso de la marca posterior, deja de tener ese efecto (sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, apartado 29). 

En relación con lo que debe probar el titular de una marca notoria para acreditar que con el uso de una marca posterior se podría causar perjuicio al carácter distintivo de su marca, el Tribunal de Justicia señaló en la sentencia comentada lo siguiente:    

“78.   El Tribunal de Justicia también ha especificado que, para probar que con el uso de la marca posterior se causa o se podría causar perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, ha de demostrarse  que,  como  consecuencia  del  uso  de  la  marca  posterior,  se  ha  producido  una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró  la marca  anterior  o existe  un serio  riesgo  de que tal modificación  se produzca en el futuro (sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, apartado 77)”. 

En relación con el procedimiento adelantado en este caso, el Tribunal de Justicia resaltó que en la sentencia atacada se indicó que la titular de la marca notoria no aportó datos coherentes que permitieran concluir que el uso de la marca posterior puede llevar al aprovechamiento sin justa causa  del  carácter  distintivo  o  del  renombre  de  las  marcas  anteriores», indicando, entonces, uno solo de los tres tipos de infracciones contemplados en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009. 

Al respecto, el Tribunal de Justicia indicó que: “el Tribunal General motivó esa afirmación con el argumento de que la recurrente no había «facilitado datos específicos que [pudieran] corroborar el hecho de que el uso de la marca solicitada disminuiría el atractivo de sus marcas anteriores»”. 

El Tribunal de Justica calificó de ambigua la argumentación del Tribunal General en cuanto se refirió a una posible disminución del atractivo de la marca notoria, y concluyó que el Tribunal no dejó consignado en la sentencia que apreciara efectivamente el riesgo de perjuicio al carácter distintivo o renombre de las marcas anteriores.       

Además de lo anterior, el Tribunal de Justicia consideró que para una adecuada y legal motivación de una sentencia relacionada con la protección de una marca notoria en relación con productos o servicios que no sean similares a los que ella está registrada, debió el Tribunal General referirse a  alguno de los tres tipos de menoscabo  contenidos en el  artículo  8,  apartado  5,  del  Reglamento n.o  207/2009, esto es, que debe existir riesgo de que con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo, o el renombre de dicha marca anterior, o de que dicho uso sea perjudicial para ellos. 

En lugar de llevar adelante el procedimiento y el análisis anterior, afirmó el Tribunal  de Justicia, en la sentencia cuestionada se indicó que no se preveía una disminución del atractivo de las marcas previas, criterio no incluido en el  artículo  8,  apartado  5,  del  Reglamento n.o  207/2009, por lo que a juicio del Tribunal incurrió en  error de derecho al no valorar las prueba aportadas por el opositor, de acuerdo con los mencionados  criterios. 

Por lo expuesto, la segunda parte del primer motivo de casación se declaró fundada.  

La motivación anterior en la sentencia que se comenta, del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), fue uno de los motivos  por los cuales se anularon las sentencias del  Tribunal General de  6 de  diciembre de  2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion  (Burlington) (T‑120/16, EU:T:2017:873), de 6 de diciembre de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON THE  ORIGINAL) (T‑121/16,  no publicada, EU:T:2017:872), de 6 de diciembre de  2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion  (Burlington) (T‑122/16,  no  publicada,  EU:T:2017:871), y  de  6  de  diciembre  de  2017,  Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion  (BURLINGTON) (T‑123/16,  no  publicada, EU:T:2017:870). 

Igualmente, en la sentencia se decidió anular las  resoluciones de  la  Cuarta Sala  de  Recurso de  la  Oficina  de  Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 11 de enero de 2016 (asuntos R 94/2014‑4, R 2501/2013‑4, R 2409/2013‑4 y R 1635/2013‑4),  relativas a sendos  procedimientos de oposición seguidos entre Tulliallan Burlington Ltd y Burlington Fashion  GmbH.