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Las marcas notorias y las marcas renombradas en la Comunidad Andina

Imagen contiene símbolo de la cultura Muisca
Por: Ricardo Camacho García, Abogado del Despacho de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial.

1. Concepto de marca notoria y de marca renombrada y sus diferencias

En relación con el concepto de marca notoria debe señalarse que, de acuerdo con lo establecido con el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, un signo distintivo notoriamente conocido es el reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente de los consumidores del producto o servicio respectivo; o por las personas que participan en los canales de distribución o comercialización o en los círculos empresariales relacionados con los productos o servicios respectivos.1

A su vez, como sostiene el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “marca renombrada (por ejemplo Coca Cola) es conocida prácticamente por todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores incluso por aquellos que no consumen ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado con la marca renombrada”.2

Es pertinente resaltar las diferencias entre las marcas notorias y renombradas. La primera de las diferencias es en lo relativo al principio de la especialidad, ya que en el caso de las marcas renombradas el rompimiento del principio de la especialidad es absoluto, obteniendo protección de la marca que cuente con esa condición en relación con cualquier producto o servicio. En cambio, las marcas notorias para obtener protección en relación con productos o servicios no relacionados con el ámbito de la notoriedad, requieren que se presente un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

La segunda de las diferencias tiene que ver con la prueba, ya que la prueba de que una marca es renombrada no se necesita de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, por cuanto su conocimiento en el mercado es un verdadero hecho notorio. De otro lado, la prueba de la notoriedad debe efectuarse acudiendo a los medios de prueba permitidos por la normativa.

Sobre los temas indicados, el Tribunal Andino señala en la interpretación prejudicial 196-IP-2020 lo siguiente:

“5.10. Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un "hecho notorio". Y es que los "hechos notorios" se conocen de oficio no son objeto de prueba".3

2. La protección de las marcas notorias y renombradas

En relación con las marcas renombradas y su protección en el mercado, como ya se indicó las marcas renombradas se protegen en relación con cualquier producto o servicio, evitándose el uso en el mercado o el registro de signos similarmente confundibles o que lleven a los consumidores a efectuar una conexión del signo con el signo renombrado.

De otro lado, tratándose de la marca notoria se requiere para que la mencionada protección se realice, que exista riesgo de confusión o de asociación, riesgo de dilución o riesgo de uso parasitario del signo notorio, siendo estos dos últimos característicos de la protección reforzada de las marcas notorias, por lo que es pertinente efectuar un comentario sobre estas eventualidades de protección.

Las marcas notorias se protegen evitándose el riesgo de dilución, por cuanto para adquirir la condición de notoriedad de la marca, debió el titular de la misma realizar inversiones en publicidad y comercialización de los productos o servicios distinguidos con la marca, lo que lleva a que el reconocimiento por los consumidores de ese signo sea mayor que el de las marcas que no son notorias. De allí que si se permitiera el uso o registro de signos similares al notoriamente conocido por parte de terceros, en relación con productos o servicios vinculados con el ámbito de la notoriedad, podría afectarse la alta capacidad distintiva del signo y la especial conexión del signo con el producto o servicio al que se aplica.

A su vez, el riesgo de uso parasitario del cual se protege a las marcas notorias, busca evitar el aprovechamiento injusto por competidores del reconocimiento y prestigio de la marca notoria el cual se logra con el esfuerzo del empresario titular de una marca en posicionarla en el mercado. Esto lleva a que los consumidores reconozcan y asocien con un estándar de calidad especial y superior a los bienes distinguidos con la marca notoria; situación que precisamente lleva a empresarios infractores a buscar publicitaria y/o comercialmente ser asociados con la marca notoria, buscan beneficiarse injustamente de los esfuerzos de otros.

En relación con el riesgo de dilución y el riesgo de uso parasitario del cual se protege a las marcas notorias, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostuvo lo siguiente en la Interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 203-IP-2020 del 4 de marzo de 2021:4

“3.13.3. En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación.

3.13.4 En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial (…)”5


Referencias

1 Artículo 230 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
2 Interpretación Prejudicial Proceso 196-IP-2020 de 4 de marzo de 2021, Publicada Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4208 de 14 de abril de 2021
3 Cita en interpretación prejudicial: “En la medida que una marca renombrada es conocida por casi todos también es conocida por la autoridad de propiedad industrial. Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada deberá permitir que su titular prueba su notoriedad – en algún país miembro de la Comunidad Andina”.
4 Publicada Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4211 de 14 de abril de 2021
5En el mismo sentido IP 227 de 2020 de 4 de marzo de 2021