Superintendencia de Industria y Comercio

En escrito que fue publicado en una pasada edición (mayo 31 de 2017), se expuso acerca de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial como mecanismo directo para su protección. Allí mismo se hizo anuncio de la acción por actos de competencia desleal como mecanismo indirecto, pero también idóneo, para proteger los derechos de propiedad industrial. A este tema se dedicarán las líneas del presente escrito.

¿De qué se trata esta acción judicial?

La acción de competencia desleal se encuentra regulada en la Ley 256 de 1996 en donde es posible encontrar un listado de comportamientos que el legislador colombiano consideró que no debían ser permitidos en el mercado.

En principio, la ley de competencia desleal (LCD) pretende cumplir dos propósitos, por un lado, garantizar la libre competencia económica, y por otro, garantizar la leal competencia económica^[2]. Sin embargo, la realidad de los procesos judiciales muestra que la acción de competencia desleal también ha resultado ser un mecanismo idóneo para proteger los derechos de propiedad industrial, pues varias de las conductas que se enuncian como desleales guardan relación con ellos.

Se trata entonces de un mecanismo de protección que se pone en funcionamiento acudiendo ante un juez^[3] y que, además de garantizar la libre y leal competencia económica, también es útil para la protección de la propiedad industrial.

José Fernando Sandoval - Juez de Competencia Desleal y de Infracciones a la Propiedad Industrial de la SIC. Foto: Jorge Ernesto Ramírez Mantilla.

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¿A qué comportamientos nos estamos refiriendo?

La LCD contiene a partir de su artículo 7 y hasta el artículo 19 un listado de conductas que son consideradas desleales siempre y cuando se realicen en el mercado, y aunque la totalidad de esas conductas no son aptas para proteger los derechos de propiedad industrial, una buena parte de ellas si lo son, como lo veremos a continuación.

Actos de confusión (Art. 10 Ley 256 de 1996): La LCD reprocha aquellos comportamientos que ponen al consumidor en situación de falta de claridad en relación con el producto o el servicio que se le está ofreciendo, de manera que esto podría llevarlo a situaciones indeseables como la de adquirir un producto pensando que se trata de otro, o en situación en que tiene claridad sobre lo que adquiere, pero piensa que quien se lo vende es otro empresario.

Este tipo de situaciones en las que el consumidor ve afectada su decisión de compra, puede provenir del uso de signos distintivos similares o idénticos por parte del empresario desleal. En esa medida, el empresario que sea titular de signos distintivos (marcas, nombres comerciales, enseñas comerciales, etc.) puede lograr su protección frente a empresarios desleales que pretendan generar confusión entre los consumidores.

La Ley de Competencia Desleal reprocha aquellos comportamientos que ponen al consumidor en situación de falta de claridad en relación con el producto o el servicio que se le está ofreciendo.

Actos de descrédito (Art. 12 Ley 256 de 1996): La LCD permite a los empresarios divulgar afirmaciones sobre sus competidores, aunque ello implique un impacto negativo en su prestigio, siempre y cuando dichas afirmaciones sean verdaderas, exactas y pertinentes. En esa medida, el comportamiento se reprime cuando la información que se divulga no corresponde con la realidad.

Por tanto, si un empresario se enfrenta a una situación en que uno de sus competidores lo denigra por medio de afirmaciones públicas que no corresponden con la realidad y con ello el prestigio de sus marcas se ve afectado, a través de la LCD puede lograr la protección de sus derechos de propiedad industrial. Con ella, obtendría una protección tan completa, que lograría el cese definitivo de las afirmaciones que lo desprestigian e incluso una rectificación pública para reconstruir el prestigio de su marca.

Actos de comparación (Art. 13 Ley 256 de 1996): Otro de los comportamientos que se encuentran permitidos por la LCD es la comparación pública entre empresarios. Incluso se permite, aunque se utilicen signos distintivos ajenos. No obstante, ese tipo de comparaciones se consideran desleales cuando se utiliza información que no corresponde con la realidad, cuando se comparan extremos que no son análogos, o se usa información cuya veracidad no se puede verificar.

Así las cosas, si un empresario es víctima de una comparación pública en la que se utiliza información falsa y uno de los extremos comparados son sus activos de propiedad industrial -viéndose estos afectados, por ejemplo, por una pérdida de valor por afectación de su prestigio-, podría obtener protección de dichos signos distintivos o invenciones, según sea el caso, bajo la figura de la comparación desleal que ofrece la LCD.

Las comparaciones públicas entre empresarios se consideran desleales cuando se utiliza información que no corresponde con la realidad, cuando se comparan extremos que no son análogos, o se usa información cuya veracidad no se puede verificar.

Actos de explotación de la reputación ajena (Art. 15 Ley 256 de 1996): La LCD juzga negativamente a aquellos empresarios que se valen injustamente del reconocimiento ganado por otro, para ganar su propio espacio dentro del mercado. Lo anterior, puesto que lo deseable es que cada participante logre su posición a partir del propio y legítimo esfuerzo y no a través de conductas parasitarias. En este mismo sentido, la LCD considera desleal el uso no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas.

Puestas de este modo las cosas, el titular de un signo distintivo podría acudir ante el juez invocando la protección de la LCD cuando la reputación de su derecho de propiedad industrial esté siendo injustamente explotada, por ejemplo, a partir del uso no autorizado del signo.

Actos de violación de secretos (Art. 16 Ley 256 de 1996): La Decisión 486 de 2000, norma de propiedad industrial aplicable en Colombia, protege lo que se denomina el secreto empresarial.

El secreto empresarial es definido por el artículo 260 como “cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercer”. Es importante agregar que, para que dicha información sea considerada secreto empresarial debe reunir tres requisitos, a saber, a) que no sea generalmente conocida ni de fácil acceso por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan ese tipo de información, b) debe tener valor comercial debido a que es secreta, c) su legítimo poseedor debe haber adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

Foto: Pexels.com.

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Ahora bien, quien sea titular de un activo de esta importante categoría como es el secreto empresarial, puede protegerlo acudiendo a la LCD, pues esta contempla diversas situaciones que son consideradas desleales, como se muestra a continuación:

1. a) Por una parte, reprocha la divulgación o explotación no autorizada del secreto empresarial al que se haya tenido acceso legítimo, pero con deber de reserva.
2. b) También se reprocha la divulgación o explotación no autorizada del secreto empresarial al que se haya tenido acceso de manera ilegítima.
3. c)La sola adquisición del secreto por medio de procedimientos como el espionaje se considera desleal, incluso si no se divulga o no se explota.

De esta manera puede observarse que la acción por actos de competencia desleal, al igual que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial que revisamos en pasada publicación, es una herramienta útil para proteger los derechos de propiedad industrial, aunque ese no sea su propósito directo.

Es importante tener en cuenta que las acciones mencionadas no son excluyentes entre sí, por ello, pueden adelantarse las dos al tiempo o solamente una de ellas, todo dependerá de que las circunstancias particulares del caso lo permitan y de la decisión del titular del derecho.

La acción de competencia desleal es un mecanismo de protección que se pone en funcionamiento acudiendo ante un juez^[6] y que, además de garantizar la libre y leal competencia económica, también es útil para la protección de la propiedad industrial.

Las órdenes que pueden recaer sobre el infractor

En caso de iniciarse una acción por actos de competencia desleal y de verificarse que un participante del mercado cometió alguno de los actos que reprocha la Ley 256 de 1996, la víctima puede lograr varias órdenes por parte del juez.

De un lado, es posible solicitar que se ordene al empresario desleal remover todos los efectos producidos por su conducta, por ejemplo, retirando del mercado los productos marcados con los que se causa confusión, o retirando la publicidad con la que se esté desprestigiando a su competidor, o corrigiendo la información falsa utilizada en comerciales donde se realizaban comparaciones, entre otras. Todo dependerá de los aspectos particulares del pleito puesto en conocimiento del juez.

Por otra parte, es posible solicitar la indemnización de los perjuicios causados con el acto de competencia desleal. Estos perjuicios pueden ser de tipo patrimonial como es el caso del daño emergente y el lucro cesante^[7]. Igualmente, en el caso de las personas naturales, puede solicitarse el reconocimiento de perjuicios extra patrimoniales como lo es el daño moral.

El trámite de la acción por actos de competencia desleal.

Finalmente, resta exponer acerca del trámite que debe surtirse en el marco de una acción por actos de competencia desleal. Dicho tema será abordado en el siguiente escrito, en el que, de manera transversal, tendremos oportunidad de revisar los aspectos procedimentales más relevantes tanto de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial como de la acción por actos de competencia desleal.