Superintendencia de Industria y Comercio
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Mediante Auto del pasado 28 de septiembre de 20171 la Sección Primera del Consejo de Estado, quien conoce en única instancia de los asuntos relativos a la propiedad industrial2, cambió su jurisprudencia en relación con la viabilidad del desistimiento de las acciones de nulidad relativa incoadas en contra de registros marcarios que fueren concedidos en contra del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o se hubieran efectuado de mala fe.
En este caso se trataba de una acción de nulidad relativa instaurada por la sociedad Hewlett Packard Development Company LP en contra de la Resolución No. 11621 del 12 de marzo de 2009 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca “TOUCH SMART (nominativa) a la sociedad PC SMART S.A..
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Hasta la fecha del mencionado Auto, la Alta Corporación no permitía que los demandantes desistieran de las acciones de nulidad relativa, pues defendía la posición según la cual esta acción establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, no está dirigida únicamente a amparar derechos de terceros, sino que permite salvaguardar así mismo los derechos de los consumidores y de los otros actores del mercado competidores del titular del registro marcario cuya nulidad se persigue3.
Mediante el precitado Auto de 28 de septiembre de 2017 la Sección Primera cambió su jurisprudencia en el sentido de aceptar el desistimiento de acciones de nulidad relativa, retomando de esta manera la jurisprudencia que en algún momento la misma Sección Primera había sostenido al respecto4.
La Alta Corporación apeló principalmente a cinco razones para fundamentar su decisión. En primer lugar, en criterio de la Sección Primera la acción de nulidad relativa tiene el alcance de definir una situación jurídica particular y concreta, consistente en un derecho de propiedad industrial que persiguió durante el trámite administrativo el solicitante de una marca.
En segundo lugar, la Sala resaltó que la norma comunitaria andina establece para la acción de nulidad relativa un término de prescripción, esto es, cinco (5) años contados a partir de la fecha de concesión del registro marcario, contrario a lo que ocurre con la acción de nulidad absoluta establecida en el mismo artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, la cual puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto no prescribe.
En tercer lugar, el Consejo de Estado tomó en consideración la naturaleza de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, que junto con la mala fe constituyen las causales para incoar la acción de nulidad relativa, indicando que estas están dirigidas a proteger derechos particulares de terceros. Esta concepción se encuentra en línea con lo afirmado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para quien “la nulidad relativa (…) tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona.”5
Precisamente, y como el cuarto de los argumentos esgrimidos por la Alta Corporación, el hecho de que el artículo 172 de la precitada norma comunitaria no establezca un sujeto jurídicamente calificado o exija acreditar un interés particular para ejercer la acción de nulidad relativa, sino que esta pueda iniciarse por cualquier persona, no suprime el hecho de que la acción comporta, por las causales que se alegan, la defensa de un interés jurídico particular.
Por último, afirma la Sección Primera, basándose en providencias anteriores proferidas por la misma Sección, que la acción de nulidad relativa es una acción sui generis, que puede asemejarse para algunos efectos al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues existe una vulneración a un derecho particular que pretende reestablecerse con la nulidad del registro marcario, ordenándose a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro de la marca objeto de disputa.6
Con esta decisión el Consejo de Estado no desconoce la importancia de los postulados del derecho marcario respecto de la protección del público consumidor, sino que afianza a todas luces la postura según la cual la acción de nulidad relativa es una acción en donde se discuten intereses particulares y concretos.
Puede afirmarse, por lo demás, que la decisión del Consejo de Estado no desconoce la realidad de los medios de control adelantados ante la Sección Primera de dicha Corporación en materia de propiedad industrial respecto del tiempo de decisión de los mismos. Entretanto el accionante obtiene una decisión final, los intereses de este respecto de la acción pueden variar sustancialmente, ya sea por circunstancias atribuibles a su derecho presuntamente vulnerado, como por ejemplo por su presencia o no en el mercado con determinados productos o servicios, o por hechos directamente relacionados con el registro marcario demandado, como la renuncia al mismo por parte de su titular o la cancelación del registro por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
A manera de ejemplo de lo anterior, la acción de nulidad relativa iniciada por Hewlett Packard Development Company LP en el presente asunto fue radicada en el Consejo de Estado en junio de 2011, sin que a la fecha de la solicitud de desistimiento presentada en mayo de 2017 se contara con una sentencia que resolviera el asunto. Así las cosas, el proceso terminó con el auto de 28 de septiembre de 2017 que aceptó el desistimiento de la acción, el cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 314 del Código General del Proceso, tiene los mismos efectos de una sentencia absolutoria, produciendo efectos de cosa juzgada.