Superintendencia de Industria y Comercio

Por: Jeny Paola Villate Becerra, Coordinadora Grupo de Ciencias Farmacéuticas y Biológicas - Dirección de Nuevas Creaciones - SIC

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La Oficina Europea de Patentes, (EPO, por sus siglas en inglés) realiza cada año un seminario sobre las cámaras de recursos y decisiones relevantes tomadas por las mismas, el cual se realiza en la ciudad de Munich, Alemania, y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha tenido la oportunidad de conocer algunos de sus procedimientos, examen de patentabilidad, la imparcialidad de las cámaras, y la presentación de un simulacro de un juicio sobre la legalidad de la patente. A estos encuentros asisten agentes de patentes, abogados, jueces y personal de oficinas de patentes.

Dentro de los temas que tuvimos la oportunidad de conocer en el seminario, se encuentran los siguientes:

Claridad de las reivindicaciones

En la EPO, las oposiciones se presentan luego de la concesión de la patente, contrario a la legislación de la Comunidad Andina de Naciones, en la cual las oposiciones se presentan luego de la publicación de la solicitud, es decir, durante el trámite. De acuerdo a lo que nos mencionaron, en la fase de recurso se debe revisar que las modificaciones no introduzcan contravenciones a cualquier requerimiento de la EPC, incluyendo el Art. 84, el cual menciona que las reivindicaciones deben ser claras, concisas y estar enteramente soportadas en la descripción.

Se dijo que en los casos en los que la modificación involucra la inclusión de una característica no clara, que previamente se encontraba en una reivindicación dependiente, en la reivindicación independiente para intentar delimitar el alcance de la reivindicación, y así evitar la afectación por arte previo, esta modificación no es aceptable en los casos en los que esto lleve a la necesidad de un examen adicional y donde el análisis de novedad, nivel inventivo sea considerablemente más difícil.

Se mencionó que en algunos casos puede ser difícil decir si una modificación es de fondo o no, que las modificaciones pueden tener efecto en la sustento en la descripción y que no existe seguridad sobre la exhaustividad con la cual se estudiaron las reivindicaciones dependientes; sin embargo, teniendo en cuenta que el solicitante paga por el estudio de las reivindicaciones adicionales, se entendería que el capítulo reivindicatorio fue estudiado en su totalidad.

En conclusión, nos mencionaron que las oposiciones no fueron diseñadas para continuar con el trámite y que las modificaciones deben ser estudiadas para verificar el cumplimiento del Art. 84, es decir, si se cumple con la convención se mantiene la patente como se modificó, si no cumple con los requerimientos de la convención se revoca la patente.

Cuestiones de Procedimiento

En cuanto al procedimiento de admisión del recurso, se mencionó que se tienen 2 meses para presentar el recurso y pagar la tasa y 4 meses para presentar la motivación del recurso. Si no se cumple con esto, no se admite el recurso. Asimismo, se dice que la admisibilidad del recurso puede ser cuestionada en cualquier parte del procedimiento.

Por otra parte, se estableció que cuando el opositor presenta otro documento que puede afectar la patentabilidad y que no se tuvo en cuenta en la decisión, es necesario que sus argumentos enlacen este documento a la decisión. Además, les recomendaron a los agentes del solicitante y del opositor que el recurso esté motivado, presentando un caso completo con las razones por las cuales solicita revocar, modificar o mantener la decisión, y especificar expresamente los hechos argumentos y evidencia relacionada.

El recurso debe estar motivado para todas las razones de la decisión, se mencionó que en los casos en los que se modifican las reivindicaciones sin decir porque la decisión tomada por la EPO no está correcta, no se admite el recurso. Tampoco se admite que el recurrente quiera armar un nuevo caso sin decir porque estaba mal la decisión.

El método problema solución para el examen del nivel inventivo

Se resaltaron las siguientes consideraciones que tienen en cuenta las cámaras de recursos:

• Es importante seleccionar el estado de la técnica más cercano y definir la diferencia de la invención con la materia divulgada en este documento. Luego se debe evaluar cuál es el problema solucionado por la diferencia (problema objetivo). Se considera que si la invención es inventiva frente al estado de la técnica más cercano, es inventiva frente a los documentos más cercanos.
• En algunos casos pueden existir varios documentos cercanos, pero al resolver el recurso se revisa si la materia es inventiva a partir del documento que seleccionó el examinador.
• En los casos en los que el examinador escogió D1 como el más cercano, pero en la sala encuentran que el documento más cercano es D2, se observa que se trata de un examen retrospectivo.
• Es importante que el documento más cercano tenga el mismo propósito de la invención de la solicitud, en algunos casos, a pesar de que el documento no menciona el mismo problema técnico, el mismo es implícito. Adicionalmente, se menciona que hay diferencia entre química y mecánica, que cada campo decide si algo es implícito o no.
• En algunos casos, así el documento revele la mayoría de características en común, si el propósito es diferente no es posible considerarlo como el documento más cercano.
• También se dice que no se puede tomar como documento más cercano uno que dice que posiblemente se puede obtener algo, tiene que ser algo concreto.
• El problema objetivo es para lograr el efecto, no la diferencia.
• Cuando no se encuentra un efecto, el problema objetivo se formula para la obtención de una alternativa.
• En un caso en el que se reclamaban en la reivindicación 1 semillas con una secuencia de ADN, se mencionó que el efecto técnico para las semillas correspondía al aumento de producción de plantas, sin embargo, en la reivindicación 3 reclaman la harina hecha de las semillas de la reivindicación 1, y para esta reivindicación ya no es posible atribuir el mismo efecto porque ya no se tienen las semillas.
• Cuando la solución es obvia, pero nadie en el arte previo había reconocido el problema se considera que la materia reclamada cumple con nivel inventivo. Encontrar el problema es una contribución al campo técnico.
• Debe existir una razón para combinar los documentos.
• Hay documentos que tienen una generalidad y luego varios productos, en estos casos se realiza el análisis desde el producto más cercano.
• Si un documento tiene la mayoría de características, pero divulga que no sería buena idea obtener esta opción de producto/procedimiento no se puede tomar como el documento más cercano.

Simulacro de un Juicio

En el simulacro, la cámara se compone por un director, que usualmente tiene calificación en lo técnico, un ponente, que tiene calificación en lo técnico, y un miembro con calificación legal, la composición de la cámara puede cambiar dependiendo del caso. El director dirige la audiencia y los representantes legales exponen sus argumentos. Posteriormente, el director, el ponente y el miembro legal se retiran a deliberar sobre el caso y a dar su opinión sobre cada aspecto, teniendo en cuenta que el ponente cuenta con conocimiento técnico, el miembro legal le hace preguntas para tener claro cuál es “el punto” del caso estudiado, asimismo, la parte legal da su opinión sobre los argumentos de las partes.

Comentarios en decisiones seleccionadas

Independencia de las cámaras de recursos

Una de las situaciones más relevantes en las cámaras de recursos en el 2015 fue la objeción por sospecha de parcialidad en contra del director de la sala de recursos ampliada debido a su doble función como director de las salas de recursos de la EPO y como vice-presidente de la EPO. Al respecto se mencionó, que de acuerdo a la Convención Europea de Patentes las cámaras de recursos hacen parte de la EPO y por esto era imposible tener total independencia por la estructura de la EPO, pero se aclaró que no existe ninguna unión jerárquica entre la parte judicial y la administrativa.

Se resaltó que la legislación es clara respecto a la independencia como director de las salas cámaras de recursos y que las funciones como director judicial prevalecen sobre las administrativas. Sin embargo, en ese momento se mencionó que tenían un proyecto de modificación en la EPO para dar más independencia a las cámaras de recursos, y vemos como desde el año 2016 se realizó una reforma estructural en la que las cámaras fueron separadas desde el punto de vista organizacional y ahora las mismas son dirigidas por el presidente de las cámaras de recursos¹.

Divisionales presentadas en fase de recurso

En cuanto a las solicitudes divisionales presentadas en fase de recurso, pero en las cuales el recurso aún no se admite, se menciona que la divisional se acepta, pero esta decisión no es final hasta que se cumplan los términos para presentar la motivación del recurso. Si finalmente el recurso no se admite, ya no se puede estudiar como una divisional, pero si se admite sigue el procedimiento como divisional.

Además de lo anterior, se presentaron las fuentes de información generadas por las salas de recursos, entre las que se encuentran libros electrónicos, herramientas de búsqueda de casos y la base de datos de recursos.

Referencias

¹https://www.epo.org/about-us/boards-of-appeal/faq-boards-of-appeal.html

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