Superintendencia de Industria y Comercio

1.- Marcas no tradicionales (artículo 88). El acceso al registro de marcas no tradicionales se ha obtenido con la reforma del concepto técnico-jurídico de lo que constituye una marca a los fines de la ley nacional. En 1991 el legislador mexicano, influido por el texto del proyecto que años más tarde sería adoptado como el Acuerdo ADPIC, limitó la posibilidad de proteger una marca a los casos en que ésta fuese perceptible visualmente (artículo 15). De acuerdo con la reforma de 2018, puede constituir marca: todo signo perceptible por los sentidos susceptible de representarse…tales como: sonidos, olores, la forma de presentación de los productos, et caetera.

2.- Denominaciones de variedades vegetales y razas animales (artículo 90, XXI). Dos nuevas causales de negativa de registro se han incorporado al texto nacional, las cuales facultan a la autoridad a objetar y negar el registro de una marca consistente en la denominación de una variedad vegetal protegida por un lado, y la denominación de una raza animal por otro, siempre que su adopción pueda causar confusión en el público consumidor respecto de los productos o servicios a distinguir. Habrá que tener presente que no todos los nombres de plantas o animales están excluidos de la protección, sino sólo los que correspondan a la categoría taxonómica conocida como individuo, esto es, la subdivisión de una especie (reino, división, clase, orden, familia, género, especie, individuo). Tratándose de otra categoría taxonómica distinta a las subespecies, no aplica la prohibición Tratándose de denominaciones de variedades vegetales, éstas sólo están excluidas cuando la variedad esté protegida, exigencia no prevista para las razas animales que no gozan de protección.

3.- Elementos de obras literarias (artículo 90, XIV). La ley nacional ya prevé el impedimento de registro como marca de personajes de caracterización, humanos y ficticios, cuando no se cuente con el consentimiento correspondiente (antigua fracción XIII del artículo 90). Además de estos personajes, es común que en las obras literaria y artísticas estén presentes otros elementos no mencionados en el texto legal anterior a la reforma, como por ejemplo el nombre de un restaurante o de un juego de cartas, que al no constituir personajes en estricto sentido, la objeción de su registro se dificultaba cuando terceros no autorizados intentaban lucrar con la difusión y publicidad que reciben elementos ficticios como los que presumiblemente se tenían en mente por los redactores del texto. La reforma proveé un apoyo sólido para ser utilizado en casos apropiados. La prohibición aplica cuando el elemento en cuestión forma parte de una obra literaria o artística, sin distinción del tipo de obra, y, además, dichos elementos tengan relevancia o reconocimiento, de modo que sean susceptibles de producir engaño en el púbico o algún tipo de asociación con las obras en las que aparecieron esos elementos con anterioridad.

4.- Mala fe (artículo 90, XXII). La mala fe, como impedimento para que un hecho sea generador de efectos jurídicos está presente de modo permanente en la jurisprudencia mexicana. Ello no obstante, la mala fe como causal de no registrabilidad una marca sólo está sobreentendida a lo largo del texto legal que trata estos temas. Aparece por primera vez como apoyo para objetar y negar el registro de una marca en la reforma de 2018. La mala fe se define en el nuevo texto utilizando conceptos próximos o análogos a los que sirven para identificar la presencia de un conducta reprimida por las reglas de la competencia desleal, esto es, cuando al solicitar el registro se incurre en un acto contrario a los buenos usos, costumbres y prácticas en el sistema de propiedad industrial, el comercio o la industria; o que se pretenda obtener una ventaja indebida en perjuicio de su titular. Se trata de una definición ilustrativa y no limitativa, pues el nuevo texto es claro al indicar que pueden darse otros supuestos de mala fe distintos de los ilustrados en la nueva disposición, lo cual se consigue con el uso de la expresión “entre otros” para aludir a los supuestos de mala fe escogidos por los redactores.

5.- Documentos de consentimiento (artículo 90, último párrafo). Administraciones anteriores a la que estuvo a cargo de la Oficina de Marcas los últimos seis años impusieron la práctica de atribuir nulos efectos a los documentos de consentimiento libremente negociados por particulares como medio para solucionar un posible conflicto por confusión de marcas. La práctica adoptada por la actual administración consistente en valorar caso por caso la pertinencia del uso de este tipo de acuerdos a los fines indicados --en contraste con su rechazo indiscriminado que caracterizó la práctica de administraciones de la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI-- ha sido formalizada por el legislador mexicano de 2018 en términos del último párrafo del nuevo artículo 90 de la Ley, de acuerdo con el cual los impedimentos por confusión podrán ser superados (…) cuando se exhiba el consentimiento expreso, por escrito, de conformidad con el reglamento de esta Ley.

6.- Distintividad sobrevenida. Secondary Meaning (artículo 90, antepenúltimo y último párrafos). La posibilidad de superar objeciones de registrabilidad con apoyo en el hecho que el signo en cuestión ha adquirido distintividad como consecuencia, entre otras cosas, de un uso intenso del mismo se prevé por primera vez en el Derecho doméstico a través de una norma que expresamente alude al tema. Se trata de una posibilidad restringida para ciertas objeciones por registrabilidad intrínseca del signo, en contraste con objeciones de derechos de terceros. Tratándose de formas tridimensionales, el nuevo texto incluye una limitante en el sentido que no es admisible que la forma inherente a su naturaleza o funcionalidad adquiera distintividad, la cual amerita amplio comentario, reservado para otra oportunidad. Una disposición a propósito de la distintividad sobrevenida existe en el Convenio de París (artículo 6 quinquies, C.1)

--incorporada al texto internacional desde las revisiones de Washington (1911) y revisada en Actas posteriores-- la cual no incluye restricciones como las incorporadas por el legislador mexicano: Artículo 6 quinquies , C.1) del Convenio de París: “Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca”.

7.- Declaración de uso (Artículo 128). Con anterioridad a la reforma de 2018, el ordenamiento nacional ya preveía la obligación de usar las marcas registradas y sancionaba la falta de uso con la caducidad del registro correspondiente. La reforma da formalidad a la práctica consistente en presentar declaraciones de uso para dejar constancia del cumplimiento de esta obligación como lo exigía la Ley de 1975 abrogada por la ley en vigor. La reforma de 2018 vuelve al sistema de 1975 de acuerdo con el cual la falta de presentación de una declaración de uso se traducía en la caducidad de pleno derecho del registro marcario. A diferencia de la Ley de 1975, que permitía cumplir con esta obligación en cualquier momento del trienio siguiente al otorgamiento del registro, la Reforma de 2018 introduce la obligación de presentar la declaración de uso de la marca precisamente dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de los tres años posteriores al otorgamiento del registro de la marca. La falta de presentación de la declaración dentro de este trimestre se traduce en la caducidad de pleno derecho del registro, esto es, en la pérdida del registro. Se trata de un rigor procedimental que no se justifica ni responde a la razón de ser de la obligación de uso de las marcas registradas, cuyo cumplimiento se puede acreditar de modo menos hostil para los titulares de registros de marca, como el previsto en la antigua Ley mexicana de 1975 o en la legislación estadounidense en vigor que permite el cumplimiento de esta obligación a través de la presentación de una declaración de uso entre el quinto y sexto año de la fecha de registro (Section 8 Affidavit).

8.- Productos específicos en la solicitud (Artículo 113, IV). La práctica permitida por la Oficina de Marcas en el sentido de amparar clases de productos como aparecen identificadas en los encabezados o títulos de la Clasificación de Niza vigente en México debe descontinuarse a partir de la entrada en vigor de la reforma de 2018 aplicable a estos temas. En lo sucesivo, los solicitantes de registros de marca están obligados a identificar los productos o servicios específicos que el interesado desee distinguir con la marca cuyo registro se solicita. Esta modalidad es congruente con la práctica de otros países que siguen el mismo sistema.

9.- Oposición (Artículo 125). La reforma de 2018 introduce de novedades procedimentales y de fondo aplicables al tema de las oposiciones. De estas últimas debe destacarse el hecho que la ambigüedad existente en el texto anterior a la reforma sobre el tratamiento que la autoridad debía dispensar a las oposiciones, desaparece con un nuevo texto introducido por el legislador mexicano. La reforma aclara que a toda oposición debe necesariamente recaer una resolución propiamente dicha: el Instituto dictará la resolución que corresponda a las oposiciones recibidas, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

10.- Declaración de notoriedad de una marca (Artículo 98 ter 2). Los cambios en esta materia consisten fundamentalmente en reacomodos y ajustes de forma, no de fondo. Se conserva el texto de la ley que exige la presentación de todas y cada una de las pruebas identificadas en el ordenamiento como condición para acceder al registro de una marca notoria a través de lo que el legislador mexicano ha llamado Declaración de notoriedad y Declaración de fama: “el solicitante aportará los siguientes datos”. Se estima que esta exigencia está en conflicto con la Recomendación de la OMPI en materia de marcas notorias y con la Resolución de INTA que hace suya la Recomendación de la OMPI. Es lamentable que no se haya aprovechado la reforma de 2018 para corregir esta grave anomalía del texto nacional. Esto aplica para los casos en que el dueño de la marca notoriamente conocida desee obtener una declaración de notoriedad o fama sin que esté de por medio una controversia. Estas reglas no operan, o no debieran en situaciones caracterizadas por la necesidad de invocar la notoriedad de una marca como fuente de derechos en los conflictos marcarios que requieren que la autoridad estime que una marca es notoriamente conocida para acceder a la protección prevista en disposiciones del Derecho internacional de la propiedad industrial como son los artículos 6 bis del Convenio de París y el artículo 16 (2) y (3) del Acuerdo ADPIC, donde aplican las reglas jurisprudenciales y doctrinarias ajenas al sistema de declaración en general, y a las del artículo 98 ter 2 en particular.

11.- Denominaciones de origen, indicaciones geográficas, marcas colectivas y marca de certificación.
Limitaciones de espacio impiden identificar la naturaleza y alcance de las reformas en estas materias. Me limito, por tanto, a señalar que el legislador mexicano ha introducido importantes cambios en estas cuatro materias cuya trascendencia amerita comentario y tratamiento aparte.