Superintendencia de Industria y Comercio
Top bar
.png){kind=small}
logo presidencia
A todos nos distingue algo en particular. Lo mismo ocurre con las marcas.
La distintividad de una marca consiste en la capacidad para identificar productos y/o servicios determinados y, a su vez, permitir asociarlos a un origen empresarial particular. Es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca2. En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 señala que “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.
Sin embargo, cuando el signo es utilizado de manera habitual para referirse directamente a un producto o servicio, sin vincularlo a un empresario en específico, derivando en la necesidad para los demás competidores de hacer uso de este para referirse a sus propios productos o servicios, pierde su aptitud distintiva y es objeto de vulgarización.
Al respecto, señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que “se conoce como denominación vulgar, corriente o de uso común a la que en sus inicios era un nombre original para un producto y se ha convertido por su uso y con el paso del tiempo en un apelativo obligado de los productos o servicios identificados”3.
La vulgarización recae sobre las marcas que no tienen la capacidad distintiva necesaria para identificar un determinado origen empresarial, dado que el signo constituye en la actualidad una expresión común o genérica para uno o varios productos o servicios.
De conformidad con el artículo 169 de la Decisión 486 “se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica”.
Así mismo, la normativa referida señala como presupuestos para determinar que una marca registrada se ha transformado en un término genérico, la concurrencia de los siguientes hechos:
a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;
b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y
c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.
De esta forma, además de utilizar el signo en el mercado para identificar los productos o servicios de la cobertura frente a la cual fue concedido, el titular de una marca tiene la carga de velar por que esta no se convierta en un término genérico en el comercio, o en una designación común de un producto o servicio.
De lo contrario, cuando el titular de un signo hubiese provocado o tolerado que este se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada, la Oficina Nacional Competente podrá decretar la cancelación de la marca por vulgarización.
La acción de cancelación de un signo distintivo busca dar por terminado los derechos conferidos a un empresario con la concesión del registro de su marca. En el caso en que una marca se haya convertido en un término genérico en el mercado y por lo tanto, haya sido “vulgarizada”, el trámite de cancelación podrá interponerse por un tercero legítimamente interesado o iniciarse por esta Entidad de oficio.
Cuando se determine que en efecto, el signo perdió la distintividad de la cual estaba revestido al momento de su concesión, y finalmente se declare su cancelación, este entrará a ser parte el dominio público, por lo que podrá ser utilizado por cualquier empresario del sector que lo requiera, pero no podrá ser monopolizado por ninguno.
A propósito de esta acción, la Delegatura para la Propiedad Industrial mediante Resolución N° 75314 de 5 de octubre de 2018, decidió confirmar la decisión proferida por la Dirección de Signos Distintivos, en el sentido de cancelar por pérdida de distintividad el registro de la marca nominativa CARTONPLAST para identificar “materias plásticas semielaboradas, específicamente láminas de polipropileno con textura similar al cartón”, productos comprendidos en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza.
El despacho fundamentó su decisión en que el término “cartonplast” es entendido como una lámina extruida en polipropileno con textura similar al cartón en su estructura interna, que en consideración a sus características, conforma artículos de diferentes naturalezas y finalidades.
Señaló que “el término “cartonplast” es una denominación con la cual se designa un material específico que, por su uso en el mercado, se ha convertido en una expresión necesaria para los competidores del sector para desarrollar sus actividades, pues no existe otro nombre adecuado para identificar el material respectivo. Así mismo, su uso se da en el mercado por los consumidores, los comercializadores y, medios publicitarios, sin que se haga como identificador de un origen empresarial concreto”.
De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente administrativo, se llegó a la conclusión que “cartonplast” es un término utilizado para identificar una característica del producto, consistente en el material utilizado y no, como un signo distintivo de productos particulares, elaborados exclusivamente por el titular del registro, COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.
Con fundamento en lo anterior, la marca CARTONPLAST perdió su carácter distintivo al convertirse con el paso del tiempo en un término genérico para identificar láminas conformadas por plástico, por lo cual, equivale a la designación de un producto en el mercado utilizado de manera indiscriminada por los empresarios que identifican artículos que contienen dicho material.
Así entonces, con el fin de evitar que sus marcas registradas se vulgaricen en el mercado y, de esta forma, mantener su distintividad y titularidad exclusiva, los empresarios deberán optar por un rol activo en la implementación de medidas de promoción, publicidad y protección de sus signos distintivos, tales como: i) la adopción de estrategias de reconocimiento de sus marcas como signos registrados; ii) la adopción de estrategias que afiancen el conocimiento del consumidor de las marcas como signos que identifican determinado origen empresarial: iii) la implementación de manuales de uso sobre sus marcas; iv) el ejercicio de los mecanismos de defensa legalmente establecidos, entre otros.