Superintendencia de Industria y Comercio
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Desde el 23 de marzo de 2016, entró en vigor el Reglamento 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo que corresponde al procedimiento de registro de la marca de la Unión Europea. Sin embargo, sólo a partir del 1 de octubre del 2017, se podrá aplicar la totalidad del articulado en los países de la Unión.
Dicha disposición trae importantes reformas normativas, entre las que se debe reseñar la eliminación de la exigencia de representación gráfica para las marcas que puedan ser individualizadas en un tipo de soporte diferente a una representación visual.
En esencia, la mayoría de los tipos de marcas tradicionales, como las palabras o combinación de palabras, las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos, pueden ser representados gráficamente sin ninguna dificultad. Incluso las marcas no tradicionales del tipo visual, como las tridimensionales, las marcas de color, las marcas animadas y las marcas de posición, no revisten mayor problema al momento de representarlas gráficamente.
El desafío se presenta con las solicitudes de registro de marcas no tradicionales de tipo no visual, como las marcas sonoras, táctiles y olfativas, de las cuales sólo la descripción literal como forma de representación gráfica del signo y objetivo a reivindicar, permite plasmar con nivel de certeza el alcance del derecho que se está confiriendo con el registro.
El espíritu de la reforma quedó plasmado en el Considerando Décimo del Reglamento que establece lo siguiente:
“Se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.”[1]
La anterior reforma, implica que el registro de marcas no tradicionales (no visuales), no tendrán más limitaciones respecto de su representación que los medios tecnológicos que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea -EUIPO, disponga para la recepción de las solicitudes y la publicación de dichas marcas.
Por su parte, la reforma sobre la representación gráfica queda claramente evidenciada en el literal b) del Artículo 4 del Reglamento, el cual define los signos que pueden constituir una marca de la Unión:
“Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para:
a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;
b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (el «Registro») de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.”[2]
La omisión de la representación gráfica en el literal b) de dicha norma abre el espectro de las marcas que se consideran registrables.
Es de anotar, que la mayoría de las legislaciones de Propiedad Industrial conservan el requisito de representación gráfica, definiendo la susceptibilidad de representación gráfica como:
“la aptitud que posee un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor”[3]
Por está razón, bajo la Norma Andina un solicitante que pretenda el registro de una marca sonora necesariamente deberá aportar una descripción del signo por medio de pentagramas, fonogramas o cualquier otro medio que permita su identificación y de esta manera cumplir con el requisito de la representación gráfica.
En contraste, el nuevo Reglamento Europeo ante una solicitud de registro de una marca no tradicional del tipo de las sonoras no requerirá más que aportar un archivo que reproduzca el sonido compatible con el sistema de la oficina de registro, y que dicha reproducción permita a la autoridad competente en este caso la EUIPO y al público en general, determinar el objeto exacto de la protección que se solicita.
Es importante precisar que cualquier medio tecnológico que escoja la EUIPO, para sustituir la representación gráfica, deberá garantizar que dicha representación alterna se acoja a los criterios de claridad, precisión, accesibilidad, inteligibilidad, duración y objetividad. Exigencias que se desarrollaron jurisprudencialmente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde el famoso caso Sieckman[4] el cual sentó un importante precedente respecto de las marcas no tradicionales.
Si bien la Decisión 486 de la Comunidad Andina, actualmente tiene el requisito de la representación gráfica para todos los tipos de marcas, esta norma se ha visto complementada por importantes avances jurisprudenciales, como la Interpretación Prejudicial 242-IP-2015[5], la cual se refiere al caso puntual de las marcas táctiles y estableció que el requisito de la representación gráfica se entenderá cumplido con una representación de la textura que puede ser obtenida por medios fotográficos, una descripción de la textura, clara, precisa y completa, y adicionalmente la presentación de un espécimen de la marca.
La Superintendencia de Industria y Comercio implementó la formalidad respecto de la representación gráfica para acatar con ésta la interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, admitiendo medios complementarios como las descripciones del signo o la complementación por vía de especímenes de la marca. A manera de ejemplo las marcas sonoras en donde persiste la exigencia de representación gráfica, la solicitud debe acompañarse de un archivo de sonido que permita acceder al signo.
Si bien la práctica nacional y las regulaciones internas como la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra a la altura de las exigencias del mercado a efectos de obtener el registro de marcas no tradicionales no visuales, sería recomendable que la definición de marca contemplada en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[6] se flexibilice suprimiendo definitivamente el requisito de representación gráfica y de esta manera se pueda dinamizar el registro de estos nuevos tipos de marcas que han aparecido bajo las exigencias actuales del mercado. Todo esto, sobre la base de que, al igual que la EUIPO, la Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con los medios tecnológicos para la presentación de marcas no tradicionales en nuevos soportes, para ser recibidas y consultadas por el público.
Adicional a lo anterior, la reforma en la Norma Andina resultaría imperativa debido a que los sistemas internacionales de marcas requieren estandarización en sus requisitos para la obtención y protección de las marcas.
[1]Considerando 10 del Reglamento 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea.
[2]Artículo 4 del Reglamento 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea.
[3]Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2010.
[4]Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia C-273 del 12 de diciembre de 2002.
[5]Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 242-IP-2015.
[6]DECISION 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: