Superintendencia de Industria y Comercio

Un sistema de propiedad industrial no puede considerarse completo si se limita a la protección de los signos distintivos y de las nuevas creaciones a través del registro que de ellos se hace ante la oficina nacional competente^[1]. Es necesario además que la legislación ofrezca mecanismos judiciales idóneos para lograr la tutela del Estado frente al uso que se haga de los derechos de propiedad industrial por parte de terceros no autorizados por el titular.

A partir del presente escrito y a lo largo de los que posteriormente serán publicados en este mismo medio, dedicaré algunas líneas a exponer brevemente acerca de dichos mecanismos, o mejor, “acciones judiciales” por ser ese su nombre técnico. Para esto, comenzaremos con aquella cuyo objeto directo de protección son todos los derechos de propiedad industrial, se trata de la que se ha denominado “acción por infracción de derechos de propiedad industrial”. De manera posterior, hablaremos sobre la “acción de competencia desleal”, que ofrece una protección indirecta, pero también idónea, sobre los derechos de propiedad industrial.

¿De qué trata esta acción judicial?

Comencemos recordando que cuando se es titular de un derecho de propiedad industrial se logra obtener exclusividad sobre el signo distintivo registrado o sobre la creación, según sea el caso.

Pues bien, cuando esa exclusividad es ignorada y en consecuencia otras personas distintas al titular hacen uso de los derechos de propiedad industrial, sin contar con su autorización, se abre la posibilidad para que este se presente ante una autoridad judicial buscando detener los comportamientos infractores.

Se trata entonces de un mecanismo de protección que se pone en funcionamiento acudiendo ante un juez^[2] y sirve para mantener incólume la exclusividad que se ostente sobre cualquier derecho de propiedad industrial.

Comencemos recordando que cuando se es titular de un derecho de propiedad industrial se logra obtener exclusividad sobre el signo distintivo registrado o sobre la creación, según sea el caso.

Los derechos de propiedad industrial que pueden ser protegidos

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000, la acción de la que estamos hablando puede ser ejercida por quien sea titular de un derecho de propiedad industrial, cualquiera que sea ese derecho, incluso si no es de aquellos que se obtienen mediante registro sino a través del primer uso en el comercio. En esa medida son susceptibles de protección las patentes, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los diseños industriales, las marcas, los lemas comerciales, las marcas colectivas, las marcas de certificación, los nombres comerciales, las enseñas comerciales y las denominaciones de origen.

Comportamientos frente a los que puede ejercitarse esta acción judicial

A lo largo de la Decisión 486 de 2000 se pueden identificar los diferentes derechos que se confieren a los titulares a través de su derecho de propiedad industrial. Allí mismo pueden identificarse los comportamientos a los que pueden oponerse en relación con terceros.

Son diversas las posibilidades de comportamientos frente a las que puede ejercitarse la acción por infracción, ello va a depender del derecho cuya protección se reclama. Por ejemplo, en el caso de las patentes de producto, su titular puede oponerse a la fabricación, ofrecimiento en venta, venta y uso no autorizado^[3]. En el caso de las marcas el titular puede oponerse, entre otros, a la fabricación de etiquetas, envases, envolturas o embalajes que contengan su marca. También puede oponerse al uso de un signo distintivo similar o idéntico a su marca si con dicho uso puede ocasionarse un riesgo de confusión o asociación^[4].

En el caso de las marcas el titular puede oponerse, entre otros, a la fabricación de etiquetas, envases, envolturas o embalajes que contengan su marca.

Este mismo ejercicio puede realizarse con cada uno de los derechos de propiedad industrial contenidos en la Decisión 486 de 2000, en relación con los cuales esta norma comunitaria contiene diversos listados sobre los comportamientos que se reprochan, sin embargo, para efectos de la exposición en este corto escrito, nos limitaremos a los antes mencionados^[5].

Es importante tener en cuenta que la posibilidad que tienen los titulares de oponerse a comportamientos no autorizados no cuenta con carácter absoluto, como ocurre en general con los derechos reconocidos dentro del sistema jurídico colombiano. Es por ello que, en el caso de las patentes, el titular no puede impedir que los terceros hagan uso de ella, por ejemplo, cuando dicho uso tiene fines de enseñanza o de investigación^[6]. En el caso de las marcas, el titular no puede impedir a terceros, entre otros, usar la marca en publicidad comparativa u ofrecer en venta productos legítimamente marcados^[7].

Es por ello que, en el caso de las patentes, el titular no puede impedir que los terceros hagan uso de ella, por ejemplo, cuando dicho uso tiene fines de enseñanza o de investigación^[8].

Las órdenes que pueden recaer sobre el infractor

En caso de ejercitarse la acción por infracción de derechos de propiedad industrial y una vez se verifique que el tercero ha llevado a cabo alguna de las conductas que se consideran infractoras, se abre la posibilidad de que el juez profiera diversas órdenes, algunas de ellas encaminadas a que cesen los actos infractores y otras encaminadas a lograr una reparación integral.

Es así como el infractor puede verse obligado a abstenerse de continuar ejecutando el comportamiento que se le reprochó; a retirar los productos infractores que aún se encuentren circulando; a destruir los productos infractores; a cerrar su establecimiento de comercio, y, en fin, cualquier otra medida que pueda resultar útil para el cese de las conductas, todo dependerá de las circunstancias particulares de cada caso^[9].

Además de lo anterior, el titular del derecho de propiedad industrial infringido puede perseguir la reparación de los daños sufridos por cuenta de la infracción. Para ello existen algunas medidas de reparación de tipo no pecuniario y otras que ofrecen una reparación estrictamente pecuniaria.

En las primeras encontramos la posibilidad de solicitar al juez la publicación de la sentencia condenatoria, medida que resulta apta para mitigar los efectos de la confusión que se haya generado entre los consumidores ante la presencia, por ejemplo, de una marca similar a la registrada.

Además de lo anterior, el titular del derecho de propiedad industrial infringido puede perseguir la reparación de los daños sufridos por cuenta de la infracción.

En las segundas, es decir dentro de las medidas de reparación pecuniarias, encontramos la posibilidad de solicitar una indemnización bajo diversas modalidades de perjuicios que aparecen enlistados en el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 de la siguiente forma:^[10]

El daño emergente: Que consiste, de acuerdo con el artículo 1614 del Código Civil, en el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento. Esto podría representarse, por ejemplo, en los gastos publicitarios en que incurrió el titular del derecho de propiedad industrial para disminuir la confusión generada por el infractor.

El lucro cesante: Que en los términos del artículo 1614 del Código Civil consiste en la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento. Esto se ve representado en las ganancias que deja de recibir el titular del derecho de propiedad industrial debido a que se estaba cometiendo la infracción.

El monto de los beneficios obtenidos por el infractor: También es posible solicitar al juez que se ordene pagar a favor del titular todos aquellos beneficios que el infractor obtuvo gracias a la infracción, caso en el cual no es necesario que el titular haya sufrido pérdidas, basta que el infractor haya obtenido el beneficio.

El precio que se habría pagado por una licencia: Finalmente, el artículo 243 ofrece la posibilidad de que se solicite el pago de una suma equivalente a aquella que hubiera tenido que pagar el infractor por concepto de una licencia. Para lo anterior se puede tener en cuenta el valor comercial del derecho de propiedad infringido o el de las licencias que ya se hubieran otorgado.

Debe tenerse en cuenta que esta no es una lista agotada de los daños que pueden reclamarse, de manera que es posible solicitar otros distintos siempre y cuando logren demostrarse dentro del respectivo proceso, piénsese por ejemplo en una indemnización por pérdida de oportunidad o por daño moral en el caso de las personas naturales.

El trámite de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial

Resta conocer las particularidades del trámite que se debe llevar a cabo para hacer efectiva la protección de los derechos de propiedad industrial, sin embargo, dicho tema será motivo de un escrito que será publicado posteriormente.