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Qué es y cómo probar la distintividad adquirida

Por: Daniel Mor García1 y Carolina Tobar Zarate2

Todo signo que pretenda convertirse en una marca registrada debe tener en sí mismo la capacidad de identificar un producto o servicio, de manera que el consumidor le atribuya un origen empresarial específico y lo diferencie de otros signos que concurren en el mercado. La utilidad de este registro de la Propiedad Industrial para los empresarios radica en que es una forma de proteger sus esfuerzos empresariales y promover la sana competencia entre ellos.

Una manifestación de esa promoción de la sana competencia consiste en evitar que una persona en particular se apropie de manera exclusiva de términos que deben permanecer disponibles para la utilización de todos los empresarios de un sector determinado. En este sentido, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo 135, prohíbe el registro de aquellos signos que no cumplen el estándar de distintividad por motivos de interés público.

No obstante, dentro de este grupo de causales de irregistrabilidad, existen algunas susceptibles de ser superadas. Así, vemos que el parágrafo del artículo 135 señala que es posible acceder al registro de aquellos signos que carezcan de distintividad, que sean exclusivamente descriptivos, que consistan exclusivamente de términos genéricos o técnicos, designaciones usuales, o que sean un color aisladamente considerado.

A esta posibilidad se le conoce comúnmente como distintividad adquirida o segundo significado (secondary meaning) y consiste en la posibilidad de acceder al registro del signo, en principio inapropiable, si éste ha sido usado de manera constante, hasta el punto de que ese uso le haya otorgado distintividad y, por consiguiente, el público consumidor reconoce un origen empresarial determinado detrás de él.

Si bien el artículo 135 compendia una serie de prohibiciones tendientes a proteger la sana competencia, la posibilidad que existe de superar algunas de aquellas causales de irregistrabilidad se fundamenta en el hecho de que el régimen de Propiedad Industrial también reconoce y salvaguarda el esfuerzo empresarial. Este esfuerzo empresarial se ve materializado a través del uso constante, real e intenso de un signo, hasta el punto en que éste adquiere una distintividad. Por lo tanto, para acceder al registro de un signo que en principio está incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad que protegen la sana competencia, el empresario tiene la carga de la prueba de acreditar que éste ha adquirido distintividad a través de un uso serio a lo largo del tiempo, dotándolo de un significado propio y exclusivo.

Es decir, al empresario le corresponde probar el uso del signo en cuestión, sin limitarse a probar simplemente el uso por el uso mismo (el uso per se), sino siempre teniendo en cuenta que el acervo debe ser conducente hasta el punto de inferir la configuración de la distintividad. Se trata de demostrar el esfuerzo empresarial que ha dotado de un segundo significado al signo en cuestión, mediante pruebas que acrediten el despliegue de conductas que reflejen un uso exclusivo e intenso, ya que si mediante ese uso un empresario ha convertido “(…) un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos o servicios, resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada (…)”3.

Respecto del tema de las pruebas, se debe tener en cuenta que se aplica el principio de libertad probatoria, razón por la que no sería preciso realizar un listado taxativo de pruebas que necesariamente debería aportar un empresario que pretende acreditar la distintividad adquirida de su signo a través del uso que le ha venido dando. Sin embargo, sí es importante que el empresario jamás pierda de vista cuál es el objeto que deben satisfacer las pruebas que aporte, esto es, que sean tanto pertinentes respecto del tema que se discute, como conducentes hacia la constatación del hecho consistente en la adquisición de una distintividad.

Para demostrar una distintividad adquirida las pruebas que se aporten necesariamente deben referirse tanto al uso que el empresario le ha venido dando al signo, como al hecho de que este ha logrado dotarse de una distintividad de la que originalmente carecía; todo aquello que no tenga que ver con el uso del signo, ni con su pretendida distintividad es impertinente para el tema que se discute. Asimismo, es importante aclarar que no basta con que las pruebas aportadas sean pertinentes, ya que estas en conjunto deben conducir a la conclusión de que efectivamente ese empresario ha logrado erigir un segundo significado no utilizado por sus competidores; puede darse el caso de que solo se aporten pruebas de uso pero que no permitan inferir la adquisición de la distintividad, lo cual, en últimas, conllevaría a valorar dicho acervo como pertinente pero inconducente al objetivo final que debe satisfacer aquel que tiene la carga de la prueba.

En este orden de ideas, el reconocimiento propio de la obtención de la calidad de distintivo es el efecto de su difusión a través del uso que se le ha dado a ese signo, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y geográfico en donde se han desplegado dichas conductas de utilización.

Ámbito geográfico

En materia de distintividad adquirida, las pruebas necesariamente deben referirse a que el signo es conocido por los consumidores del país miembro en donde se pretende su registro. La extensión geográfica, además, no puede limitarse a una región del país, sino que debe dar razón de un reconocimiento razonable del signo a nivel nacional, atendiendo al principio de territorialidad de las marcas.

En este punto, es importante precisar que no se exige que el producto sea efectivamente comercializado en todo el país, sino que la comercialización en parte de éste o incluso en el exterior tenga como consecuencia un reconocimiento en el territorio nacional.

Ámbito temporal

A diferencia de lo que acontece en otras legislaciones de Propiedad Industrial, la normativa andina no aborda el tema de la temporalidad exigida en los signos que alegan haber obtenido una distintividad, como una cuestión de contar un número específico de días, meses o años que ha venido siendo distintivo el signo, sino que se trata más bien de cuantificar una intensidad que con el paso del tiempo ha logrado configurar una distintividad y mantenerla de manera ininterrumpida.

Cuando hablamos de que se debe probar un uso constante no necesariamente nos referimos a un uso a lo largo de un periodo determinado de tiempo, sino más bien a que dentro del ámbito temporal el empresario ha usado intensamente ese signo con una carga semántica propia, exclusivamente empleada por él. Es posible que un signo haya venido siendo usado durante un periodo de tiempo no muy extenso, pero aun así haber alcanzado la intensidad requerida para crear un segundo significado que le permita al público consumidor individualizar ese signo de tal manera que lo diferencie de los otros signos que contienen el concepto en cuestión pero con el significado primario, atribuyéndole así un origen empresarial específico.

Teniendo claridad respecto del ámbito temporal y geográfico dentro del que se enmarcan las conductas que conforman el uso del signo, ahora es necesario señalar que este uso debe cumplir una serie de características que pueden resumirse de la siguiente manera:

1. El uso debe ser intenso

Se refiere a la exteriorización de una serie de conductas de tal envergadura que han logrado llamar la atención del sector pertinente y particularmente del público consumidor. Para acreditar esta intensidad puede ser útil allegar documentos relativos a:

  • Material publicitario del signo
  • Ferias, exposiciones u otros eventos donde se hayan promocionado los productos y/o servicios identificados con el signo.
  • Estrategias de mercadeo efectuadas para promover el signo o los productos y/o servicios frente a los que se aplique.

2. El uso debe ser real

Esto significa que el signo ha sido empleado para identificar productos y/o servicios de acuerdo con su naturaleza y modos de comercialización habituales. Las pruebas que pueden ser útiles en esta materia tendrían que ver con:

  • La cantidad de los productos fabricados, almacenados o vendidos, identificados con el signo.
  • Las facturas de venta del producto y/o servicio que viene siendo identificado con el signo.
  • Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya distintividad se alega.
  • Los contratos de comercialización o distribución del producto y/o servicio que viene siendo identificado con el signo.
  • El valor contable del signo como activo empresarial.

3. El uso debe conducir al reconocimiento de la individualidad del signo por parte de los medios y del público consumidor

Este reconocimiento es la meta final a la que debe conducir el acervo probatorio en su conjunto, ya que en últimas probar un segundo significado implica demostrar la adquisición de una distintividad mediante el uso. Para acreditar la individualización del signo, su diferenciación respecto de los otros signos y la identificación de un origen empresarial determinado detrás de él pueden ser útiles pruebas que demuestren:

  • El grado de conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente, reflejado a través de mecanismos como encuestas de opinión dirigidas a los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique, las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique, o los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
  • El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo.
  • Artículos de prensa o de revistas que hacen referencia al signo4.

Todas estas pruebas tendientes a demostrar una distintividad adquirida pueden aportarse desde el mismo momento en que se radica la solicitud de registro del signo, o más adelante durante el trámite, bien sea como respuesta a una oposición, o como anexos a un recurso de apelación.

Ejemplos de marcas concedidas en Colombia por distintividad adquirida

Después de haber aportado un material probatorio tanto pertinente como conducente, estos son algunos de los signos que han obtenido el registro en Colombia en virtud del reconocimiento de su distintividad adquirida:



Consideraciones finales

-Si bien, en principio, en nuestro sistema jurídico los derechos marcarios se adquieren mediante el registro, “(…) la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y estableciendo una importante excepción a determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el artículo 135 de la Decisión 486 (…)”5. Para que se declare la existencia de una distintividad adquirida, se requiere necesariamente que el signo que, en principio no goza de distintividad, demuestre la obtención de esa calidad mediante el uso que le ha dado el empresario que ha desplegado su esfuerzo encaminado en tal sentido.

-No hay una fórmula para probar exitosamente la distintividad adquirida, pues deben estudiarse las particularidades de cada caso. Además, el uso que conduce a la adquisición de la distintividad no es sinónimo de que acaece un éxito empresarial. Siempre se debe valorar el acervo en su conjunto, verificando que queden demostradas conductas de uso que han ido construyendo una distintividad en un signo a lo largo de un periodo ininterrumpido de tiempo.

-El reconocimiento de que se ha construido efectivamente un segundo significado por parte de un empresario particular respecto de su signo no implica que los demás competidores no puedan seguir usando el primer significado que transmite el concepto original. Si bien el reconocimiento de la protección mediante el registro de una nueva carga semántica es muestra del amparo que recibe el esfuerzo empresarial dentro del régimen andino de Propiedad Industrial, no se debe perder de vista que la Decisión 486 también tiende por garantizar la sana competencia entre los agentes del mercado y, por eso, el significado primario de un concepto siempre permanecerá disponible para ser utilizado por todos los empresarios de ese sector.

-Necesariamente el segundo significado debe ser consecuencia del esfuerzo exclusivo de un empresario, siendo imposible su existencia si llega otro empresario a probar que también usa el signo con esa connotación. Ese esfuerzo expresado en las conductas constitutivas del uso del signo también puede verse reflejado en cabeza de posibles licenciatarios o eventuales cesionarios, ya que para efectos prácticos, todos estos sujetos conforman una única parte respecto de la que se reputa la utilización exclusiva de ese nuevo significado.

Referencias

1Abogado del Grupo de Vía Gubernativa. Delegatura para la Propiedad Industrial – Superintendencia de Industria y Comercio
2Coordinadora del Grupo de Vía Gubernativa. Delegatura para la Propiedad Industrial – Superintendencia de Industria y Comercio
3Proceso 388-IP-2015. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
4Consultar https://www.village-justice.com/articles/acquisition-caractere-distincti...
5Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 388-IP-2015.