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Batalla legal por UGG: ¿Marca, Nombre Genérico, Denominación de Origen?

Por: Diana Mariño López – Editora Boletín Ruta PI

Cuando un producto trasciende fronteras, la protección de su propiedad industrial debe ser más cuidadosa. Un riguroso estudio de mercados que permita obtener una proyección realista del desarrollo de un negocio resulta imprescindible para tomar decisiones importantes, como por ejemplo dónde y cuándo proteger la marca que identifica un bien que tiene acogida global.

Durante casi un siglo, los australianos han fabricado y usado las “ugg”, nombre genérico con el que se conocen unas botas planas de piel de oveja que los protege del frío y que usan sobre todo como pantuflas. Este tipo de calzado es tan tradicional en ese país como lo es la ruana para los colombianos.

Por esta razón, el término ‘ugg’ en su país de origen es genérico como para nosotros lo es “arepa”, “panela” o “ruana” y, por lo tanto, no puede registrarse como marca para identificar esos mismos productos o productos similares o relacionados.

Sin embargo y gracias a la moda, las ‘ugg’ pasaron de ser populares en Australia a posicionarse como producto apetecido en el extranjero, de forma que el negocio empezó a crecer y a conquistar nuevos y poderosos mercados.

¿Faltó asesoría?

La gran falla fue que los fabricantes australianos no registraron el término ‘ugg’ como marca en los países en los que creció el mercado, así que sufrieron un revés increíble que ha permitido a otros quedarse con buena parte de las ganancias de su producto.

Porque si bien en su país de origen es un término irregistrable, en el resto del mundo no es un término genérico luego sí puede protegerse por propiedad industrial. Y eso fue lo que hizo la firma estadounidense Deckers Outdoor Corporation: registró en 1999 la marca UGG y a partir de entonces se ha opuesto legalmente a los fabricantes australianos originales impidiendo que vendan sus botas en los Estados Unidos y otros países donde seguramente tienen registrada la marca.

Las consecuencias

“No he podido exportar ningún par de botas desde 2009. Es terrible. Todos mis clientes quieren botas ugg de fabricación australiana, pero Deckers nos ha impedido venderlas en otros países", dijo Oygur a la BBC. (BBC MUNDO, 2017)

Este fabricante australiano fue demandado por la empresa norteamericana, lo que significa un pago millonario por violación de su marca registrada en los Estados Unidos. Sin embargo, la batalla jurídica continua, como lo informa la BBC, ya que para los tribunales australianos se trata de un término genérico.

Las peticiones de la empresa Deckers Outdoor Corporation son drásticas: a la millonaria compensación añade la solicitud de que toda la producción de botas ‘ugg’ sea enviada a los Estados Unidos para ser destruida. Por su parte, el empresario australiano pide la anulación de la marca en USA, lo que le permitiría a él y los demás fabricantes del país de origen vender sus botas en el mundo entero.

¿País de origen?

La tradición australiana afirma que las ‘ugg’ son originarias de Nueva Gales del Sur y que son tan originales como la “Champagne de Francia o el queso Feta de Grecia”, en palabras del senador Nick Xenophon al informativo inglés. Los ejemplos citados en la comparación son Denominaciones de Origen declaradas.

Según comenta al mismo medio el experto en marcas Dean Winkie, la firma Deckers Outdoor Corporation promociona las botas ‘ugg’ que fabrica con imágenes evocadoras de Australia, aprovechando la imagen del país de origen, aunque muchas de estas son fabricadas en China.

La empresa norteamericana afirma, por su parte, que las botas fueron creadas por un australiano en California en el año 1978. Esta firma tiene una tienda en Melbourne, Australia y vende miles de botas a turistas que consideran el producto como típico del país y que lo compran allí sin saber que la firma ni es australiana y que posiblemente sus botas son hechas en China.

Quedamos pendientes del fallo de este interesante caso que nos muestra el porqué la protección de la marca es un tema mayor que debe analizar el empresario también bajo la luz del derecho marcario a nivel internacional.

Referencias

BBC MUNDO (2017). La millonaria batalla legal por las codiciadas UGG, las icónicas botas de lana australiana. Recuperado de: http://www.bbc.com/mundo/noticias-41672382