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La importancia de los derechos de propiedad industrial en el contrato de franquicia

Por: John Alexander García Rodríguez, Coordinador del Grupo de Trabajo de Vía Gubernativa de la Delegatura para la Propiedad Industrial

La franquicia como figura jurídica no tiene una definición otorgada por la ley. Al tratarse de un contrato de los denominados atípicos, el contrato de franquicia no se encuentra regulado en el Código de Comercio, en el Código Civil ni en una regulación específica en la materia. Al ser un contrato atípico su desarrollo en Colombia no está dado por ley, sino por la jurisprudencia y la doctrina, lo que no impide que sea una de las figuras más utilizadas en la actualidad en materia empresarial.

Un aspecto importante a tener en cuenta en este tipo de contratos, que se puede resumir en el negocio celebrado entre una parte que se compromete a autorizar a otra la fabricación de determinados productos o a la prestación de ciertos servicios bajo un signo distintivo, compartiendo una serie de conocimientos y brindando acompañamiento para el desarrollo de una actividad comercial a cambio de una contraprestación económica, es la presencia de uno o más derechos de propiedad intelectual. Un contrato de franquicia contiene entonces, como uno de sus elementos principales, una licencia para la explotación de un derecho de propiedad intelectual.


Dentro de los derechos de propiedad industrial que el contrato de franquicia puede vincular (signos distintivos, nuevas creaciones, derechos de autor), toma un papel preponderante la licencia de marca, así como otros elementos adicionales como el trade dress o el know how, al permitir la utilización por parte de un tercero de la imagen y los procedimientos para crear una identidad tanto en la presentación como en el producto.

Para generar una identificación frente a los consumidores y de esta manera atraer una clientela, es necesario que el establecimiento del franquiciado conserve la misma impresión visual y desarrolle su actividad con el mismo nombre del franquiciante. Es aquí donde se habla de la licencia de marca, pues es a través de esta herramienta que se permite la utilización del signo distintivo y, a su vez, se genera una relación entre el franquiciante y el franquiciado para la correcta utilización y protección del signo frente a terceros. 

Algunos aspectos de importancia surgen en torno a la licencia de marca como parte del contrato de franquicia. Por una parte, la franquicia es una forma válida de explotar una marca. No es dable al franquiciado, por lo general, introducir cambios al signo, pues estas variaciones dificultan, en primer lugar, la identificación del consumidor del establecimiento y por esta vía su percepción de la legitimidad de los productos o servicios y, en segundo lugar, la unidad de explotación para la protección en una eventual acción de cancelación. En este sentido, si bien la obligación de usar y proteger el derecho conferido con la marca es del titular, es común encontrar que el franquiciado está llamado a acudir solidariamente –por lo menos a disponer del material probatorio necesario para su protección– con el fin de evitar que desaparezca el signo.

Por otra parte, la defensa del derecho de propiedad industrial también se constituye en otro de los elementos que pueden hacer parte del contrato de franquicia, hasta el punto de que eventualmente el franquiciado podría iniciar las acciones legales correspondientes con tal finalidad.1

Es aquí donde se resalta la importancia de la marca, pues si esta no está protegida, o ha sido cuestionada y no se defiende el derecho, la pérdida de aquella (o en su defecto, el cambio de imagen en el mercado) dificultará la debida explotación de una determinada empresa. No resulta atractivo para un comerciante involucrarse en una relación contractual donde una de las consideraciones implique un litigio actual o futuro, por ejemplo con la vigencia y titularidad de la marca que será explotada.2


Así, por ejemplo, si la franquicia tiene un signo distintivo protegido en el exterior pero en el país en que se va a desarrollar el contrato no está registrado, resultaría conveniente establecer en el contrato la obligación del franquiciante de proteger su marca o autorizar el registro a nombre del franquiciado, con los riesgos que conlleve no tener a su nombre el elemento identificador del establecimiento.

Ahora bien, deben hacerse igualmente consideraciones respecto de la enseña comercial, la forma como está dispuesto el establecimiento para atender al público, lo que en propiedad industrial se conoce como trade dress. No es extraño encontrar en los negocios que explotan la franquicia el uso de colores y atuendos institucionales en determinada manera, o hacer uso de menús, nombres de productos, distribución de espacios, mobiliarios y hasta el papel tapiz de las paredes. Si la franquicia solamente se limita a la marca y no al trade dress, se pierde la uniformidad del negocio, perjudicando la imagen de la franquicia o, incluso, podría darse el caso de un tercero que simplemente asemeje su presentación visual a la franquicia.

El último aspecto de propiedad intelectual al que se hará mención en esta oportunidad, pero vital en la elaboración de una franquicia, corresponde al know how, es decir, a grandes rasgos, la forma de elaborar un producto o desarrollar un servicio, actividades que normalmente están protegidas como secreto empresarial. Si no se toman las medidas adecuadas para evitar la divulgación del secreto, este pierde su valor y cualquiera podría tomar estos conocimientos e introducir en el mercado un producto de iguales características sin necesidad de pagar por la franquicia. Esta situación si duda afectaría económicamente al franquiciado, por una parte, quien sí tuvo que hacer este desembolso y al franquiciante, por la otra, pues carecerá de valor su franquicia para ampliarla. Por todo esto, dentro del contrato de franquicia o de manera anexa, deberán estar dispuestas las medidas a las que se obliga el franquiciado para evitar la divulgación o pérdida del secreto empresarial, una restricción a no hacer uso de este en el evento en que se termine el contrato y una compensación económica disuasiva.


A pesar de no tratarse de una figura regulada en el derecho colombiano, un contrato de franquicia negociado o redactado de manera inadecuada y sin tener en consideración la importancia de los derechos de propiedad industrial podrá ser válido pero no tener valor económico.

Referencias

1“En este orden se tiene que, si bien en principio la facultad para efectos de ejercer una acción por infracción de derechos marcarios se encuentra en cabeza del respectivo titular del registro, el licenciatario podrá, a su vez, ser facultado para instaurar tal acción en el respectivo contrato de licencia.” Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto de 18 de septiembre de 2007 con radicado No. 07-054267. Esta facultad sin embargo es objeto de discusión por varios sectores, pues la Decisión 486 de 2000 indica en su artículo 238, que es el titular de un derecho protegido el que pueden entablar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
2En Colombia, como lo indica el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la protección de la marca se da solamente desde que se concede su protección a través del registro por parte de la oficina nacional competente.