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Modificaciones a la solicitud en trámites de registro marcario

Por: Matilda Renata Vega-Abogada Despacho Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial

De manera recurrente los usuarios del Sistema de Propiedad Industrial-SIPI preguntan si una vez iniciado el trámite de registro de su marca pueden modificarla.

Esta duda surge por cuanto con posterioridad a la presentación de la solicitud, cambian de parecer respecto del diseño de la etiqueta presentada o bien consideran que han debido incluir algunos productos o servicios adicionales en su solicitud o, en algunas ocasiones, se equivocan al momento de diligenciar- bien sea en línea o de manera física- el formulario de solicitud de registro marcario.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones en su artículo 143, es enfática en señalar que el solicitante podrá modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, siempre que la misma no implique modificaciones de los aspectos sustanciales de la marca.

Artículo 143: “- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.”(Subrayado fuera de texto)

Lo primero que debe aclararse, es que la norma indica que las modificaciones a la solicitud pueden presentarse en cualquier momento del trámite, esto es desde el momento en que se asigna fecha de presentación de la solicitud de registro, hasta antes de que se profiera una decisión que culmine la actuación administrativa.

El segundo aspecto relevante es que la norma establece las condiciones a efectos de que la Superintendencia pueda aceptar la modificación a la solicitud presentada durante el trámite, a saber:

“En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo”, lo cual se traduce en que la Oficina de marcas podría llegar a aceptar que el solicitante modifique su solicitud si la misma se refiere a correcciones ortográficas o mecanográficas o que consistan en la eliminación de expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, mas no aquellas que sean distintivas y susceptibles de ser apropiadas en exclusiva por terceros y que, por ende, alteren el signo inicialmente solicitado. De igual forma, bajo ninguna circunstancia, se acepta que la modificación implique la introducción de elementos nuevos en la marca, bien sea nominativos o gráficos o su cambio total por otro signo distintivo, como quiera que dichas modificaciones alterarían y distorsionarían el signo inicialmente presentado a registro, beneficiándose de una fecha de presentación asignada a un signo diferente.

El Tribunal Andino de Justicia en Interpretación Prejudicial PROCESO 107-IP-2014, marca Golden Piña (mixta) reiteró lo señalado al respecto:

¿Qué se consideran aspectos secundarios o accesorios? El Tribunal de Justicia, en anterior Interpretación Prejudicial, ha respondido esta pregunta de la siguiente manera:

“(…) una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación.

Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial. Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro”. (Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 1015 de 27 de noviembre de 2003).

“En ningún caso podrá implicar la ampliación de los productos o servicios”, lo cual significa que el solicitante podrá limitar la cobertura de sus productos o servicios excluyendo algunos de los inicialmente reivindicados, mas no podrá solicitar que se incorporen productos o servicios nuevos ni que se adicionen clases del Nomenclador Internacional de Niza a su solicitud, salvo que dicha adición de clases-previo pago de la tasa respectiva- obedezca a la respuesta a un requerimiento efectuado por la Dirección de Signos Distintivos en aquellos eventos en los que el solicitante clasificó mal sus productos o servicios.

La modificación a la solicitud dentro de un trámite de registro marcario también puede versar sobre el cambio de solicitante de la marca, como consecuencia de una cesión de la solicitud de registro (por ejemplo se pretende la cesión de la solicitud de Pedro Pérez a María Rodríguez), en cuyo caso el solicitante deberá radicar su solicitud, junto con los documentos que acrediten la cesión, en el Sistema de Información de Propiedad Industrial –SIPI-, dentro del trámite correspondiente y sin que haya lugar al pago de una tasa.



Finalmente, es pertinente indicar que el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- busca que la base de datos de la Delegatura para la Propiedad Industrial esté depurada y unificada, por lo cual, los cambios de nombre (por ejemplo de Los Patitos Ltda. a Los Patitos S.A.S.), los cambios de dirección y domicilio deberán efectuarse como una Inscripción de Actualización de la Información del solicitante o titular, con el respectivo pago de la tasa, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.2.1.6.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, a efectos de que pueda ser aceptada por la Oficina de Marcas.