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La temible piratería marcaria

Por: Diana Mariño López – Editora boletín Ruta PI – Periodista SIC OSCAE
 

Recientemente hablamos en Ruta PI sobre los Troll Marcarios que, como se mencionó, se definen de la siguiente manera:

“… individuos que en el ámbito de la Propiedad Industrial se dedican a “pescar” marcas ya posicionadas para registrarlas en distintos países y así presionar al dueño original del signo correspondiente a negociar económicamente por el título, al momento de entrar al mercado de los países donde el troll ha registrado tal marca”. (RUTA PI - MARZO 8 / 2017)

Si bien estos individuos se han denominado ´trolles marcarios’, la conducta que ejercen alrededor de las marcas es conocida como Piratería Marcaria.

Una buena definición de Piratería Marcaria la presentó el abogado uruguayo Armando Sciarra durante su participación en el Décimo Congreso de ASIPI (1988):

Para nosotros, el acto de Piratería Marcaria se configura cuando una persona intenta o logra registrar una marca ajena, como de su propiedad. No es que el infractor use una marca ajena sin autorización, o que la imite o la falsifique o adultere, no. La situación es distinta, aquí aparece un individuo, una persona física o moral, que se presenta ante la autoridad competente del Registro de Marcas y solicita registrar una marca que declara ser de su propiedad, pero resulta que esa marca no es suya, es una marca ajena.
Quién actúa de esta forma, no solo pretende usar la marca ajena sino que además pretende hacerla pasar por ser de su propiedad, cubriéndola con el manto de presunta legalidad que le otorga el registro.


De acuerdo con Jorge Otamendi, la falsificación de marcas es:j

(La) (r)eproducción exacta de la marca registrada. Por lo general la falsificación va acompañada de la copia, a veces perfecta, del producto que distingue la marca (…) Sin embargo debe tenerse muy en cuenta que para que se dé la falsificación no es necesario que la marca esté en uso. El delito se consuma con la fabricación material de la marca en cuestión. Con la impresión de las etiquetas que la contengan, con la fabricación del envase cuando éste sea la marca; con todo acto que permita la materialización del signo distintivo ajeno. También incurre en este delito el que borda, estampa o de otra manera materializa la marca sobre el producto. (OTAMENDI, 2010).

La piratería marcaria en la legislación colombiana

En primer término, vale la pena anotar que la norma colombiana en materia de propiedad industrial es la Decisión 486 de 2000, norma comunitaria de los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones (CAN). En ella se contempla que el registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

  1. Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
  2. Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
  3. Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
  4. usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
  5. usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
  6. usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

De esta forma, el titular de una marca registrada puede impedir el uso de un signo distintivo similar al suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor. En este sentido, si una persona utiliza en el mercado una marca sin autorización de su titular, podrá incurrir en infracción marcaria, salvo que acredite que lo hace conforme a lo dispuesto en el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000.

De otra parte, en Colombia, la mercancía de marca falsa está definida en el artículo 1° del Decreto 4540 de 2006, por el cual se adoptan los controles de aduana para la protección de la Propiedad Intelectual:

“…Cualquier mercancía, incluido su embalaje, que lleve puesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tal mercancía, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, o sea confusamente similar, y que de ese modo lesione los derechos del titular de la marca de que se trate…”

Igualmente, como lo menciona Herrera (2015), el Código Penal colombiano Ley 599 de 2000, contempla la falsedad marcaria como Delito Contra la Fe Pública, de la siguiente forma:

Artículo 285. Modificado por el art. 3. de la Ley 813 de 2003. (Link fuera del original) Falsedad marcaria. El que falsifique marca, contraseña, signo, firma o rúbrica usados oficialmente para contrastar, identificar o certificar peso, medida, calidad, cantidad, valor o contenido, o los aplique a objeto distinto de aquel a que estaba destinado, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años y multa de uno (1) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Así mismo, la citada norma considera la Usurpación de Derechos de Propiedad Industrial como delito Contra el Orden Económico y Social, así: (HERRERA, 2015, p.11)

Artículo 306. Usurpación de marcas y patentes. El que utilice fraudulentamente nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial protegido legalmente o similarmente confundible con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro años y multa de veinte (20) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes producidos o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior.

En 2014, la oficina estadounidense USTR (United States Trade Representative), que inició sus reportes en 2006 sobre los mercados que presentan mayor piratería a nivel mundial, reportó entre las principales violaciones a la propiedad intelectual en el planeta lo que sucede en Colombia:

A su vez vinculó a los centros comerciales San Andresito ubicados en Bogotá, Cali y otras ciudades colombianas, con la reproducción y distribución ilegal de música, películas, videojuegos y otros productos de contrabando, incluyendo farmacéuticos. (DINERO, 2014)

La piratería crece a nivel mundial, tal como lo establece un estudio encargado recientemente por INTA y la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

Espere en una próxima entrega, información sobre cómo la Falsificación y la Piratería Marcaria sigue aumentando a nivel mundial.

Referencias

DECRETO NÚMERO 4540 DE 2006 Por medio del cual se adoptan controles en aduana, para proteger la Propiedad Intelectual, Art. 1. Recuperado de: http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/187670/Decreto+4540+de+...

DINERO REVISTA, 2014, sección Internacional, Colombia entre los más piratas. Recuperado de: http://www.dinero.com/internacional/articulo/colombia-entre-mas-piratas/...

HERRERA, DIANA. 2015, P.11) Ensayo Final de Investigación: La falsedad marcaria como elemento que incide en el desarrollo de las empresas importadoras de productos con marcas reconocidas en Colombia. Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Gerencia en Comercio Internacional. Recuperado de: http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7515/1/TRABAJO%20DE%...

SCIARRA, ARMANDO, 1988. Conferencia Piratería Marcaria y Figuras Conexas. Décimo Congreso de Asipi. Buenos Aires 11/1988. Recuperado de: http://www.ingenieriaplastica.com/patentes/Notas/n2.html

OTAMENDI, JORGE, 2010. Citado en: Herrera, Diana. 2015. Ensayo Final de Investigación: La falsedad marcaria como elemento que incide en el desarrollo de las empresas importadoras de productos con marcas reconocidas en Colombia. Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Gerencia en Comercio Internacional. Recuperado de: http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7515/1/TRABAJO%20DE%...