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El requisito de ‘claridad’ en las solicitudes de patente

Por: José Luis Salazar López – Director de Patentes – SIC

El Director de Nuevas Creaciones de la SIC, José Luis Salazar, nos explica en qué consiste el requisito de claridad para las solicitudes de patente:

Claridad, un requisito fundamental:

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) como oficina de patentes debe realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente verificando que la misma reúna los requisitos exigidos por la norma andina.

Uno de estos requisitos es el que se relaciona con la claridad que debe tener la solicitud de patente. Como bien se anota, la normativa comunitaria exige que en la presentación de la solicitud de patente exista una descripción de la invención. Pues bien, la descripción mencionada en el epígrafe anterior debe cumplir con lo que indica el artículo 28 de la Decisión 486:

“Artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;

b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;

c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;

d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;

e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,

f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

Si el examinador de patentes no comprende de manera clara y completa la invención, como consecuencia de una inadecuada presentación de la descripción, estará facultado para advertir al solicitante en los términos de los requerimientos formales establecidos por la normativa andina.

El artículo 26 anteriormente mencionado también establece que la solicitud de patente deberá contener una o más reivindicaciones y las características que deben o pueden contener las mismas. En concordancia con lo anterior, el artículo 30 de la norma citada establece al respecto:

“Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina TJCA[1], cuando ha citado a doctrinantes sobre el particular, ha indicado que:

“… en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos … Pero … que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.

Las reivindicaciones constituyen, en términos jurídicos, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, ya que a partir del cumplimiento de los requisitos formales de las mismas, el examinador de patentes contará con los elementos necesarios para determinar lo que se está pretendiendo proteger por parte del solicitante, el alcance de la invención y su definición a los efectos de hacer el análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Por lo tanto, la claridad de las reivindicaciones es requisito fundamental que permite entender el sentido técnico de una reivindicación, o en su defecto, trasladarse a la descripción para interpretarla, conocer lo que se está pretendiendo proteger a través de la patente y, en consecuencia, que el examinador pueda determinar si es o no es patentable. En otras palabras, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión.

¿En qué momento del trámite administrativo se analiza este requisito?

El examinador puede consultar el estado de la técnica para constatar, por ejemplo, que los términos que esté usando el solicitante sean de uso común para el sector tecnológico en cuestión y de esa manera tener una mejor comprensión de la solicitud, pero ello no significa que al hacerlo se esté realizando un examen de patentabilidad de los requisitos sustanciales.

Ahora bien, en lo relacionado con la etapa del proceso administrativo en la que puede ser advertido el solicitante por la inobservancia de los requisitos de claridad y/o concisión, no parece encontrarse dentro de la Decisión 486 una limitante para que se realice en cualquier momento del trámite y, de preferencia, en las primeras etapas del mismo ya que, por ejemplo, el examinador de patentes en el examen de forma podrá revisar la solicitud, esto es, reivindicaciones y descripción junto con los dibujos si fuere el caso, y estará facultado para advertir de manera temprana los defectos de la solicitud que, entre otros, podrían estar relacionados con términos imprecisos o con formas de redacción que no permiten que la solicitud sea clara y comprensible para realizar un adecuado examen de patentabilidad.

De esta manera, para la última etapa donde se hará el estudio de los requisitos sustanciales, la discusión se centrará en si la invención reclamada es nueva, tiene nivel inventivo y es susceptible de aplicación industrial, sin perjuicio de que la SIC pueda advertir del incumplimiento de algún otro de los requisitos establecidos en la norma andina para la concesión de la patente y notificárselo al solicitante.

Como se puede observar, a pesar de que la claridad en estricto sentido pertenece a los requisitos de forma, su importancia radica en que si esta no se cumple cabalmente, no será posible realizar adecuadamente el examen de los requisitos sustanciales de patentabilidad.

En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar de manera clara, concisa y comprensible el objeto o procedimiento a que se hace referencia.

¿Quiénes se benefician con el cumplimiento de dicho requisito?

En primer lugar, el solicitante, pues satisfecha la claridad de la solicitud es entonces posible continuar con el trámite y obtener una decisión de mérito sobre la patentabilidad de la invención. También es deseable que el público en general pueda entender de qué se trata la invención de manera que sea consultable en el estado de la técnica por cualquier interesado, pero además cuando la solicitud se publique, podrá ejercerse el derecho a la oposición por parte de terceros a la concesión de la patente.

Referencias

[1]ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99.



Última actualización: 
Miércoles, Julio 12, 2017 - 20:54