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La notoriedad de un signo: no supeditada a su registro ante la Oficina Nacional Competente

Por: John Alexander García. Coordinador del Grupo de Trabajo de Vía Gubernativa. Delegatura para la Propiedad Industrial

La protección otorgada por el registro de una marca tramitada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, como Oficina Nacional Competente en los términos de la Decisión 486 de 2000, es de carácter constitutivo, esto significa que solamente surge el derecho agotadas exitosamente las etapas requeridas para expedir una resolución de concesión. 

Sin embargo, un fenómeno de protección que puede darse como complementario radica en la protección que tiene una marca por ser notoriamente conocida y cumplir con una serie de factores tales como su grado de conocimiento en el sector pertinente, duración, amplitud y extensión de su uso y promoción; valor económico del signo, los ingresos que haya generado a su titular, su inversión en publicidad1, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Sin embargo, la Decisión 486 de 2000 como Régimen Común de Propiedad Industrial, no se limita a un registro marcario cuando se refiere a la notoriedad; por el contrario, la normatividad comunitaria siempre se refiere a un signo notoriamente conocido, siendo amplio en su definición pues aplicaría para cualquier signo distintivo y no exclusivamente para marcas (lemas, nombres comerciales, marcas de certificación, entre otros). De esta manera, el artículo 229 de la Decisión 486 expresamente manifiesta: “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero”.

En concordancia con lo anterior, hay que reiterar la posibilidad que tienen los Países Miembros de la Comunidad Andina para establecer si el régimen de protección de los nombres comerciales se decanta por un registro o depósito2. Independientemente del sistema utilizado, un nombre comercial, una marca, o incluso un signo que no cuente con protección mediante registro, puede ser notorio.

Piénsese en el evento en que un empresario cuente con un registro marcario nominativo, pero su explotación económica, su esfuerzo publicitario y la recordación generada en el sector pertinente está acompañada de un diseño particular. Así dicho diseño no se encuentre debidamente registrado, no podría desconocerse que este signo merece una protección especial y de ser reconocido como notorio, será impedimento para que terceros puedan acceder a la protección como marca de conformidad con lo dispuesto en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. Por otra parte, podrá tratarse de un empresario que tenga múltiples registros marcarios pero su notoriedad se reconozca a través de la explotación y recordación de uno de los registros. Esto no significa que todo el portafolio marcario de este empresario sea considerado como notorio.

Mediante Resolución No. 28756 de 24 de mayo de 2017 la Dirección de Signos Distintivos reconoció la notoriedad de la marca mixta consistente en dos letras C entrecruzadas a nombre de CHANEL SARL, en relación con “cosméticos, vestuario y bolsos o carteras”, cobertura que no es la de un único registro, ni es la única protección como marca que se tiene sobre la configuración visual. Esta protección fue reiterada en segunda instancia mediante Resolución No. 35401 de 24 de mayo de 2018, teniendo en cuenta que en el examen de registrabilidad realizado a la marca solicitada a registro se evidenció, entre otros aspectos, que esta contaba con una configuración visual que igualmente incluía dos letras curvas, una con orientación hacia la derecha y la otra hacia la izquierda, entrelazadas en el centro3, reproducidas a continuación:

Foto interna artículo. Imagen contiene: símbolos entrelazados. Izquierda, marca Gisella Gastelbondo. Derecha, marca de lujo Chanel


En el caso anterior, la notoriedad no se extendió a la totalidad de registros marcarios, sino que se reconoció respecto de los productos que cumplían con los presupuestos del artículo 228 de la Decisión 486 de 2000. 

En otro caso, la Dirección de Signos Distintivos reconoció la notoriedad de una marca cuya etiqueta no se encuentra registrada como tal, pero cumple con los requisitos para la declaratoria de dicha característica. En efecto, mediante Resolución No. 41320 de 13 de junio de 2018, la Dirección de Signos Distintivos extendió el reconocimiento inicialmente hecho a la notoriedad de la marca CLUB COLOMBIA, sin embargo, contextualizó tal reconocimiento a un arte gráfico que corresponde al que el titular del signo presenta en el mercado sin que se haga mención expresa a un registro marcario como tal. De la siguiente manera lo señaló la Dirección de Signos Distintivos:4

‘Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios cualitativos y cuantitativos necesarios, se extiende la notoriedad del signo CLUB COLOMBIA desde el año 2010 hasta diciembre de 2016, para productos como lo son “cervezas” clases 32 y bajo la imagen que se refiere a continuación que resultan de la revisión en conjunto de las pruebas

Imagen contiene: Signo marca Club Colombia, Titular Bavaria S.A., Cobertura cervezas


Así las cosas, la notoriedad no necesariamente está supeditada a un registro marcario per se, menos en la totalidad de los registros de un empresario, pues puede consistir en el signo registrado con una cobertura diferente, con múltiples productos, como en el caso de la marca mixta CC de Chanel SARL. O por otro lado, como en el caso de Bavaria S.A., puede tratarse de un diseño visual que no está registrado como marca, pero que identifica determinado producto dentro del sector pertinente, diseño con el que más contacto tiene el consumidor y que genera los niveles de recordación suficientes para este tipo de protección.

Referencias

1 El listado enunciativo de los factores que permiten establecer la notoriedad de un signo se encuentran dentro del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad andina.
2 El artículo 193 establece que, “Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo”
3 Resolución No. 35401 de 24 de mayo de 2018 expedida por la Delegatura para la Propiedad Industrial,
4 Resolución No. 41320 de 13 de junio de 2018 expedida por la Dirección de Signos Distintivos,