Solicitudes Internacionales

 

¿Qué es el Protocolo de Madrid?Protocolo de Madrid

El Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas- el Protocolo de Madrid- es uno de los dos tratados que comprende el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. Este protocolo ofrece a los propietarios de una marca la posibilidad de protegerla en varios países (Miembros de la Unión de Madrid) mediante la presentación de una solicitud única directamente en la oficina de marcas nacional (Superintendencia de Industria y Comercio), en un solo idioma (español), con una serie de tasas previamente establecidas en una única moneda y no se requiere de un agente local en los países designados para la solicitud.

La solicitud de registro de una marca internacional tiene los mismos efectos que una solicitud de registro de una marca efectuada en cada uno de los países designados por el solicitante, esto implica que cada país designado se reserva su derecho de conceder o negar la protección de una marca. El Protocolo de Madrid también simplifica la gestión posterior al registro de la marca, pues con un solo trámite se pueden inscribir cambios de titular o de nombre, de dirección del titular, la renovación de la marca en cada uno de los países designados o la designación posterior de otros países.

¿A partir de cuándo se puede hacer uso del Sistema de Madrid en Colombia?

Mediante Ley N° 1455 de 2011- se aprobó en Colombia el  "Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas" y su "Reglamento", el cual entró en vigor el 29 de Agosto de 2012, fecha a partir de la cual se puede hacer uso del Sistema de Madrid.

¿Cuáles son los países miembros del Protocolo de Madrid?

86 países hacer parte del Protocolo de Madrid. Estos países son llamados "Partes Contratantes".  Una lista actualizada de los países contratantes está disponible en internet en el sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI):
http://www.wipo.int/madrid/es/members

¿Quiénes pueden presentar una solicitud de registro de marca internacional ante la SIC?

Cualquier titular de una solicitud presentada registrada en la SIC, que tenga nacionalidad colombiana, tenga domicilio o tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio colombiano, puede presentar una solicitud de registro de marca internacional a través de la SIC.

¿Cuáles son los requisitos para presentar una solicitud de registro de marca internacional por conducto de la Sic?

Para presentar una solicitud de registro de marca internacional por conducto de la SIC, el solicitante debe tener una solicitud o un registro de marca previo en Colombia, llamado "Solicitud base" o "Registro Base". La marca y el titular de la solicitud internacional deben ser los mismos que la marca y los titulares que figuran en la solicitud o registro base. La solicitud Internacional debe incluir una lista de productos o servicios idéntica, reducida o más limitada que la lista de productos o servicios de la solicitud o registro base.

Así mismo, el solicitante del registro internacional debe pagar una tasa de transmisión a favor de la SIC, sin perjuicio de la tasa internacional que el solicitante deberá abonar directamente a la Oficina Internacional por cualquiera de las formas aceptadas por ésta.

La lista de requisitos mínimos para obtener una fecha de presentación de una solicitud de marca internacional se encuentra en el numeral 6.1.3 del Capítulo Sexto del Título X de la Circular Única. Los requisitos para presentar una solicitud de marca internacional completa se encuentran establecidos en el artículo 3 y la Regla 9 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo.

¿Puede el titular de una solicitud o registro de marca en Colombia presentar directamente una solicitud de registro de marca internacional ante la Oficina Internacional?

No. La solicitud de registro de marca internacional debe ser presentada a través de la SIC. La SIC debe certificar (revisar y confirmar) que cierta información de la solicitud de registro de marca internacional es la misma que la que contiene la solicitud o registro base en Colombia, posteriormente, la SIC remite la solicitud de registro de marca internacional a la Oficina Internacional.

¿Cuál es el costo de una presentación de solicitud de registro de marca internacional a través de la SIC?

El solicitante de un registro de marca internacional debe pagar a la SIC una tasa por concepto de transmisión de la solicitud, establecida en la resolución N° 47754 de 2012.

La Oficina Internacional cobra unas tasas que varían en función de si la reproducción de la marca es en blanco y negro y/o a color, las partes contratantes designadas en la solicitud internacional y el número de clases de productos y/o servicios señalados en la solicitud internacional. La tabla de tasas, las tasas individuales y el calculador de tasas de la Oficina Internacional están disponibles en el sitio Web de la OMPI: http://www.wipo.int/madrid/es/fees/.

Las tasas correspondientes a la solicitud de registro de marca internacional deben ser pagadas por el solicitante directamente a la Oficina Internacional de la OMPI en Francos Suizos.

¿Cómo debe solicitante presentar una solicitud de registro de marca internacional ante la SIC?

La solicitud de registro de marca internacional debe realizarse en papel,  a máquina  utilizando el formulario oficial MM2 dispuesto por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI en su sitio Web:
http://www.wipo.int/madrid/es/forms/

Para mayor información siga las Instrucciones para diligenciar los formularios dispuestos en cada forma

¿Cuál es el idioma en que se debe presentar las solicitudes ante la SIC?

De conformidad con el numeral 6.1.2del Capítulo Sexto del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, las solicitudes de registro internacional y demás documentos que deban ser enviados a la Oficina Internacional por conducto de la SIC deberán ser presentados en el idioma Español, excepto aquellos formularios oficiales que, de conformidad con el Reglamento, correspondan a requisitos especiales relativos a una declaración de intención de utilizar la marca, exigidos por una Parte Contratante designada en la solicitud internacional, los cuales deberán presentarse en el idioma exigido por la referida Parte Contratante.

¿Qué pasa después de que una solicitud de registro de marca internacional es presentada ante la SIC?

Si la solicitud de registro de marca internacional presentada en el formulario oficial dispuesto por la Oficina Internacional-OMPI cumple con los requisitos establecidos en el numeral 6.1.4 del Capítulo Sexto del Título X de la Circular Única, la SIC firmará, certificará y enviará la solicitud de registro de marca internacional a la Oficina Internacional.

Si la solicitud de registro de marca internacional no cumple con los requisitos del numeral 6.1.4 del Capítulo Sexto del Título X de la Circular Única, la SIC expedirá un requerimiento de conformidad con el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo, indicándole al solicitante la información o documentación faltante, y advirtiéndole que la solicitud debe ser corregida o completada con la mayor celeridad posible, dado que, de conformidad con el Artículo 3.4) del Protocolo, si ésta no es recibida por la Oficina Internacional dentro del plazo de dos (2) meses, contados a partir de su fecha de presentación ante la SIC, la fecha del registro internacional que resulte no será esta última sino aquella en la cual la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional.

En cuanto el solicitante cumpla con corregir o completar la solicitud internacional, de conformidad con el requerimiento anteriormente señalado, dicha solicitud será enviada a la Oficina internacional sin demoras.

Si en el plazo establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo, el solicitante no complementa la información o documentación faltante, la SIC mediante resolución considerará desistida la actuación administrativa de solicitud de transmisión de la solicitud internacional y ordenará el archivo del expediente, sin perjuicio de que el solicitante pueda presentar nuevamente la solicitud internacional.

¿La Oficina Internacional automáticamente registra la solicitud de marca, una vez ha sido certificada por la SIC?

No. La certificación que realiza la SIC es solo para asegurar que la solicitud internacional está correctamente basada en una solicitud o registro previo en Colombia y para validar la fecha de presentación por la SIC. La Oficina Internacional estudia la solicitud de registro de marca internacional para determinar si esta cumple con todos los requisitos de presentación establecidos en el Protocolo de Madrid.

Si la solicitud internacional cumple con todos los requisitos y las tasas ya se han pagado, la Oficina Internacional registrará la marca, y la publicará en la Gaceta Oficial de  Marcas Internacionales de la OMPI, y enviará un certificado al solicitante de la marca internacional, ahora denominado "titular del registro de marca internacional", y notificará a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en la solicitud internacional. La Gaceta de la OMPI es publicada electrónicamente y se encuentra disponible en el sitio Web de la OMPI en:
http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/index.html


¿Qué es una Notificación de Irregularidad en relación con una solicitud internacional y como se puede responder?

En el evento de que los requisitos de presentación establecidos en el Protocolo de Madrid no se han cumplido, la Ofician Internacional enviará una notificación a la SIC y al solicitante internacional que explica las irregularidades de la solicitud. Estas notificaciones se denominan "Notificaciones de Irregularidad".  La respuesta a estas notificaciones deben ser enviadas a la Oficina Internacional, por la SIC o por el solicitante, según sea el caso en el periodo de tiempo indicado en la notificación de irregularidad.

Ciertas irregularidades deben ser respondidas por la SIC como oficina de origen. En esos casos el solicitante debe responder la irregularidad y enviar la respuesta a la SIC. La respuesta será revisada, y si es aceptada, será enviada a la Oficina Internacional.

¿Cuál es la fecha de registro de marca internacional?

La fecha de registro de marca internacional es la fecha de presentación de la solicitud de marca internacional ante la SIC a condición de que la Oficina Internacional reciba la solicitud dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de presentación en la SIC. Si la Oficina Internacional no recibe la solicitud internacional dentro de los dos (2) meses contados a partir de la fecha de presentación en la SIC, la fecha de registro internacional será la fecha en que la Oficina Internacional la reciba.

Protección Otorgada
¿Qué pasa después de que la Oficina Internacional registra la marca internacional?

Una vez la Oficina Internacional registra la marca, la Oficina Internacional notifica a cada una de las Partes Contratantes designadas en el registro internacional de la solicitud de extensión de la protección a ese país. Luego, cada Parte Contratante designada examinará la solicitud de extensión de la protección como si fuera una solicitud de registro nacional bajo sus leyes. Si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en ese país, entonces la Parte Contratante concederá la protección de la marca en su país.

Existen unos límites estrictos de tiempo para negar o conceder la extensión de la protección (máximo 18 meses). Si la Parte Contratante no notifica a la Oficina Internacional de la extensión de la protección dentro del período de tiempo establecido en el artículo 5.2) del Protocolo de Madrid, la marca es concedida de manera automática en ese país.

¿Luego de que la marca internacional es registrada, puede el titular del registro internacional solicitar la extensión de la protección en países adicionales?

Sí. El titular de un registro internacional puede designar Partes Contratantes en una designación posterior. Una designación posterior es una solicitud realizada por el titular de un registro internacional de una extensión de la protección de su registro internacional a las Partes Contratantes adicionales. Una designación posterior también puede ser utilizada para extender la protección a los bienes y servicios que no fueron originalmente solicitados a las Partes Contratantes designadas previamente.

Por ejemplo, si el titular de una marca solicito el registro internacional en 3 clases de productos o servicios, pero limitó la designación inicial a una sola clase de productos o servicios a las Partes Contratantes, el titular del registro internacional puede con posterioridad designar algunos o todos de los productos o servicios contemplados en el registro internacional en los países previamente designados o en los nuevos países identificados en la designación posterior.

¿Puede una designación posterior ser presentada a través de la SIC para su remisión a la Oficina Internacional?

Sí. Si el titular del registro internacional tiene nacionalidad colombiana, o tiene domicilio o un establecimiento comercial o industrial real y efectivo en Colombia, y si el registro internacional tiene como base una solicitud o un registro colombiano, entonces la designación posterior puede ser presentada a través de la SIC, utilizando el formulario MM4 disponible en el sitio Web de la OMPI
http://www.wipo.int/madrid/es/forms/  y pagando la tasa correspondiente al trámite. El titular también tiene la posibilidad de presentar la designación posterior directamente ante la Oficina Internacional.

¿Cuál es el término de protección de un registro de marca internacional?
La protección de un registro de marca internacional dura 10 años desde la fecha de registro y pueden ser renovados por periodos adicionales de 10 años pagando la tasa de renovación establecida por la Oficina Internacional.

¿Si la solicitud o registro base del registro de marca internacional es abandonada, cancelada o vence, el registro de marca internacional es cancelado?

Es posible que sí. Durante los primeros cinco (5) años, el registro de marca internacional es completamente dependiente de la solicitud o registro base en Colombia. Esto significa que, si durante los primeros cinco (5) años de vida del registro internacional, la solicitud o registro base es negada, renunciada, cancelada o limitada en todo o en parte, la Oficina Internacional cancelará el registro internacional.

Una negación o cancelación de la solicitud o registro base luego de la finalización del período de cinco (5) años también tendrá como consecuencia la cancelación del registro internacional, si la acción que causó la negación o cancelación comenzó dentro del período de cinco (5) años. No obstante, luego que el período de cinco (5) años ha finalizado, el registro internacional se vuelve independiente de la solicitud o registro base.

Recomendaciones para tener en cuenta cuando vaya a realizar una solicitud de marca internacional.

  • Utilice los formularios dispuestos por la OMPI

La Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual exige que las solicitudes de registro de marca internacional y las designaciones posteriores sean presentadas en los formularios oficiales, de conformidad con las Reglas 9.2) y 24. 2) b) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo. Los formularios oficiales de la Oficina Internacional se encuentran disponibles en el sitio Web de la OMPI:http://www.wipo.int/madrid/es/forms/

El formulario debe ser mecanografiado o impreso en máquina. Si el formulario se encuentra escrito a mano, la Oficina Internacional no lo aceptará.

  • Respuesta a notificaciones de irregularidades

La Oficina Internacional no cuenta con un formulario para dar respuesta a las notificaciones de irregularidades. Los solicitantes de registro de marca Internacional que presenten las respuestas a la SIC para su remisión a la Oficina Internacional deben incluir en su respuesta: el número de la solicitud o registro base y una copia de la notificación de irregularidad de la Oficina Internacional. Las tasas determinadas para corregir las irregularidades deben ser pagas directamente a la Oficina Internacional.

  •  El pago de las tasas internacionales debe realizarse a la Oficina Internacional.

Si usted presenta una solicitud de registro de marca internacional o designaciones posteriores, usted debe pagar las tasas internacionales a la Oficina Internacional con sede en Suiza. La tabla de tasas, las tasas individuales y el calculador de tasas de la Oficina Internacional están disponibles en el sitio Web de la OMPI: http://www.wipo.int/madrid/es/fees/