Por el cual se niega el decreto de unas medidas cautelares
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las contenidas en el artículo 31 de la Ley 256 de 1996, y
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que las sociedades Óptica Alemana E y H Schmidt S.A., Óptica Alemana Schmidt Hijos Ltda. y Óptica Alemana Unicentro Ltda., mediante apoderado, presentaron acción de competencia desleal en contra del señor Jerónimo Ezequiel Miranda Mestra, por la presunta incursión en los actos de competencia desleal descritos en los artículos 8, 10, 11 y 15 de la Ley 256 de 1996.
SEGUNDO: Que junto con la acción, la parte accionante presentó solicitud de decreto de las siguientes medidas cautelares:
“3.3.1 Que se ordene a la parte denunciado(sic) la suspensión inmediata de la reproducción y utilización del nombre comercial y de la enseña ÓPTICA ALEMANA, la cual es confundiblemente similar con la marca y nombre comercial ÓPTICA ALEMANA, de los denunciantes.
“3.3.2 Que se ordene a la parte denunciado(sic) la suspensión inmediata de toda propaganda oral, visual, o escrita de su establecimiento de comercio ÓPTICA ALEMANA en la presentación comercial confundiblemente similar a la del establecimiento ÓPTICA ALEMANA de propiedad de mis poderdantes.
“3.3.3 Que se ordene a la parte denunciado(sic) la destrucción de material impreso de propaganda, rótulos, dibujos, papelería, etiquetas, publicidad, avisos de cualquier naturaleza y cualquier objeto, en los que de alguna manera se incorpore la marca nominativa ÓPTICA ALEMANA y que se encuentren en las instalaciones del establecimiento de comercio del Sr. MIRANDA MAESTRA.
“3.3.4 Que se ordene a la parte denunciado(sic) el retiro del aviso exterior de su establecimiento de comercio, el cual aparece con el nombre de ÓPTICA ALEMANAel cual es confundiblemente similar con el utilizado a mis poderdantes.
“3.3.5 Que con el fin de garantizar el cabal cumplimiento de las medidas cautelares descritas en los numerales 3.3.1 a 3.3.4 se ordene al Sr. MIRANDA MAESTRA presentar una póliza de cumplimiento expedida por una entidad aseguradora a favor de las sociedades denunciantes”.
TERCERO: Que tanto los fundamentos de hecho de la acción, como los de la solicitud de medidas cautelares son los siguientes:
- De acuerdo con la narración de la apoderada de la parte accionante, en 1922, los hermanos Ernesto, Walter y Guillermo Schmidt Trudel, fundaron en Bogotá el establecimiento de comercio Óptica Alemana Ernesto Schmidt y Hermanos, dedicado a la explotación del negocio de óptica en toda su extensión técnica y comercial. Así es como entre el año de su inauguración y 1977, se abrieron en Bogotá los establecimientos Óptica Alemana en locales del centro de la ciudad, en el barrio Chapinero y en el Centro Comercial Unicentro, que hasta la fecha siguen prestando sus servicios.
- Siguiendo la apoderada accionante con el relato de los hechos, afirma que sus poderdantes son titulares de los siguientes derechos de propiedad industrial:
- En 1965, el Ministerio de Fomento concedió a los señores Ernesto, Wolfgang y Helmuth Schmidt, la exclusividad sobre el nombre comercial Óptica Alemana, por el término de 10 años a partir del 23 de junio de 1965, para distinguir: “nombres comerciales, rótulos de establecimientos, almacenes, clubes, asociaciones, etc., relacionados con la fabricación, exhibición, explotación, agencia, comercio, principalmente de artículos de óptica, instrumentos quirúrgicos y accesorios para medicina, dentistería y veterinaria; de física, matemáticas y científicos y mercancías en general y para distinguir sobres y papeles de escribir, publicaciones y propaganda hablada o escrita relacionada con el comercio de los producto antes nombrado; establecimientos comprendidos en la Clase 14 del Decreto 1707 de 1931, lo mismo que actividades comprendidas en la misma clase del citado Decreto”, según consta en el certificado de registro de rótulo o nombre comercial número 59.470.
- El 22 de octubre de 1976, se depositó el nombre comercial Óptica Alemana, a nombre de los señores Ernesto y Helmuth Schmidt, para distinguir “establecimientos comerciales o industriales y similares destinados a la venta, y producción de anteojos, monturas, lentes, y demás producción con destino a la corrección de la vista”. El nombre comercial Óptica Alemana ha sido utilizado de manera continua e ininterrumpida.
- Las tres sociedades que conforman la parte accionante son titulares del registro de la marca nominativa Óptica Alemana, para identificar servicios de la clase 42 internacional, como se prueba mediante el certificado de registro número 231608.
3. Según las sociedades accionantes, Óptica Alemana E y H Schmidt S.A., Óptica Alemana Schmidt Hijos Ltda. y Óptica Alemana Unicentro Ltda., han adquirido a través de sus establecimientos de comercio reconocimiento a nivel nacional por la calidad y eficiencia en la prestación de sus servicios.
4. Manifiesta la apoderada de las sociedades accionantes, que a principios del 2003, sus mandatarias iniciaron averiguaciones en diferentes ciudades del país con el fin de determinar la posibilidad de abrir nuevas sucursales a lo largo del país. Como producto de esta actividad, se estableció que en la ciudad de Apartadó, Antioquia existía a la fecha de presentación de la acción -18 de julio del 2003- un establecimiento comercial ubicado en el local 132 del Centro Comercial El Cóndor, denominado Óptica Alemana, destinado a la venta de artículos ópticos, servicios especializados, optometría y adaptación de lentes de contactos, a nombre del señor Jerónimo Ezequiel Miranda Mestra, registrado como comerciante en la Cámara de Comercio de Urabá desde el 8 de noviembre del 2001.
5. Dice la parte accionante que debido a la identidad existente entre el nombre de establecimiento de comercio del señor Miranda Mestra y la marca registrada y el nombre comercial de las accionantes, Óptica Alemana, la clientela de éstas ha logrado confundir el establecimiento de Óptica Alemana en la ciudad de Apartadó como si fuera una sucursal de los establecimientos de la Óptica Alemana en Bogotá
CUARTO: Que mediante Auto 5054 del 30 de diciembre del 2004 se corrió traslado de la solicitud de medidas cautelares al accionado, quien a través de apoderada, el 27 de enero del 2005, respondió en los siguientes términos:
- Las medidas cautelares solicitadas en los acápites 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 y 3.3.5 de la denuncia no son procedentes y carecen de objeto, dado que el establecimiento de comercio del señor Miranda Mestra, ubicado en Centro Comercial El Cóndor, Local 132, de Apartadó, Antioquia, actualmente se denomina Óptica Germana y su signo distintivo y logotipo no son similares a los de las sociedades denunciantes.
- Todos los signos que identifican actualmente el establecimiento del señor Miranda Mestra -propaganda, rótulos, dibujos, papelería, etiquetas, publicidad y avisos-son alusivos al signo Óptica Germana y no presentan similitud ni parecido alguno con los de la Óptica Alemana.
- De acuerdo con lo anterior, no es procedente y carecería de objeto la póliza que garantice hechos imposibles de cumplir.
- Para acreditar los hechos expuestos adjunta certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Urabá, propaganda del establecimiento de la parte denunciada, papelería variada y una fotografía del establecimiento de comercio del denunciado.
- No han sido allegadas al expediente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia, exigidas por el Artículo 247 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 247 de la Decisión 486 de 2000, el Artículo 568 del Código de Comercio y el Artículo 31 de la Ley 256 de 1998, y en subsidio de las peticiones y oposiciones anteriores, solicito a ese Despacho que, en el evento de considerar pertinente decretar las medidas cautelares solicitadas por la parte accionante, en todo o en parte, le sea solicitada a la parte accionante una caución suficiente.
QUINTO: Que habiéndose dado respuesta oportuna a la solicitud de medidas cautelares, procede esta Superintendencia a resolverla, en los siguientes términos:
1. Consideraciones generales
El Artículo 31 de la Ley 256 de 1996 dispone que “[c]omprobada la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma, el Juez, a instancia de persona legitimada y bajo responsabilidad de la misma, podrá ordenar la cesación provisional del mismo y decretar las demás medidas cautelares que resulten pertinentes” (subrayado fuera de texto).
En consecuencia, un presupuesto básico para que sea procedente la orden de cesación provisional de un acto que se demanda como de competencia desleal, y, en general, para que el decreto de medidas cautelares sea procedente, consiste en que la petición provenga de una persona legitimada para presentar tal solicitud. En el caso de la ley de competencia desleal, tal legitimación está determinada por los artículos 20 numeral 1 y 21 inciso primero de la Ley 256 de 1996, en armonía con el artículo 3 de la misma norma.
El Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil, mediante sentencia de noviembre 4 de 2003, señaló en relación con el decreto de medidas cautelares, que éstas “son una forma de tutela jurídica de carácter instrumental y preventiva que el legislador autoriza para ciertos casos, por fuera del proceso, antes o en curso del mismo, cuando quien las solicita muestra unas precisas circunstancias, como es la apariencia del derecho por cuyo reclamo aboga (fumus boni iuris) y el peligro de daño por la demora del proceso o de los mecanismos normales de protección (periculum in mora). De manera que las cautelas son herramientas para garantizar un estado de hecho o de derecho, o las resultas de un proceso judicial.”
En este sentido, dado el carácter instrumental y preventivo de las medidas cautelares en materia de competencia desleal, el legislador dio para su trámite un tratamiento preferencial al señalar que “[l]as medidas previstas en el inciso anterior serán de tramitación preferente. En caso de peligro grave e inminente podrán adoptarse sin oír a la parte contraria y podrán ser dictadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la presentación de la solicitud.”
De lo anterior, se colige que la solicitud de medidas cautelares tiene un trámite preferente y que, de acuerdo con el peligro que representa el acto de competencia desleal realizado o por realizarse, se pueden tramitar por el juez de la siguiente manera:
- Sin oír a la parte contraria, para lo cual pueden ser adoptadas dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud, siempre y cuando exista un peligro grave e inminente.
- Oyendo la parte contraria, para lo cual deberá correr traslado de las medidas cautelares a la otra parte antes de resolver la solicitud, caso en el cual se entenderá que se solicitan de esta forma para evitar el daño que se pueda ocasionar por la demora del proceso.
En la presente actuación, las medidas cautelares no fueron solicitadas para que pudieran ser decretadas sin oír a la parte contraria.
2. El caso concreto
Legitimación activa
Tal como ya se mencionó, el Artículo 31 de la Ley 256 de 1996 dispone que “[c]omprobada la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma, el Juez, a instancia de persona legitimada y bajo responsabilidad de la misma, podrá ordenar la cesación provisional del mismo y decretar las demás medidas cautelares que resulten pertinentes”.
De conformidad con lo anterior, para este Despacho se encuentra legitimada por activa para solicitar medidas cautelares por supuestos actos de competencia desleal, la persona que piense que puede llegar a ser afectada por los actos de competencia desleal que demanda, pues habiendo demostrado su participación en el mercado o su intención de participar en él, sus intereses económicos resultan amenazados.
Para establecer si en el presente proceso la parte solicitante de las medidas cautelares se encuentra legitimada para obtener su decreto, es menester determinar si sus intereses económicos resultan afectados por los actos que demanda, para lo cual debe estar acreditado en el expediente que participa en el mercado en que se realizaron los supuestos actos de competencia desleal, o que tenía o tiene intención de participar en éste.
a) Participación en el mercado
Una persona participa en un mercado, cuando compite en éste, buscando disputar o adquirir para si una clientela. En tal sentido, el mercado no es un lugar abstracto e ilimitado, sino que frente a cada situación requiere ser precisado, teniendo como base quiénes son los potenciales compradores de los bienes o servicios que se ofrecen y cuáles son los factores que determinan la posible adquisición por parte de ellos.
Así las cosas, si bien para determinar cuál es el mercado en el que un oferente participa se pueden seguir diferentes criterios (por ejemplo el demográfico o el psicodemográfico), cualquiera que sea el método que se emplee, siempre estarán presentes dos factores primordiales, como son el tipo de producto oservicio que se ofrece, y el ámbito geográfico de influencia de la oferta que se presenta.
En el caso que se analiza, los hechos en los que se fundamenta la acción impetrada se realizan dentro del mercado de los productos ópticos y los servicios optométricos de la ciudad de Apartadó, Antioquia, pues es respecto de esos productos, servicios y lugar geográfico, en donde la expresión Óptica Alemana utilizada por el accionado puede influir en la atracción de una clientela.
De las pruebas obrantes en el expediente, se tiene que las accionantes, Óptica Alemana E y H Schmidt S.A., Óptica Alemana Schmidt Hijos Ltda. y Óptica Alemana Unicentro Ltda., son sociedades cuya principal actividad consiste en prestar servicios de salud relacionados con la optometría y la comercialización de artículos y accesorios ópticos, así como de elementos técnicos que se relacionen directamente con la óptica y la optometría, por lo cual su oferta está referida al mercado de los servicios optométricos. Igualmente, está demostrado en el expediente que la actora ofrece los servicios arriba citadosen la ciudad de Bogotá. De lo anterior se concluye que las sociedades Óptica Alemana E y H Schmidt S.A., Óptica Alemana Schmidt Hijos Ltda. y Óptica Alemana Unicentro Ltda. participan en el mercado de servicios y productos optométricos en la ciudad de Bogotá.
En el expediente no existe prueba que demuestre que las sociedades accionantes, que tienen su domicilio en la ciudad de Bogotá, hayan sido afectadas y perjudicadas en sus intereses económicos por los actos que cuestionan o que dichos intereses se vean amenazados por estar demostrada su intención de participar en el mercado de productos y servicios optométricos de la ciudad de Apartadó.
Por lo tanto, las sociedades Óptica Alemana E y H Schmidt S.A., Óptica Alemana Schmidt Hijos Ltda. y Óptica Alemana Unicentro Ltda. no participan en el mercado de los productos y servicios optométricos de la ciudad de Apartadó.
b) Intención de participar en el mercado
En cuanto al punto de la intención de participar en el mercado, el Despacho considera que si bien es posible que una sociedad se establezca en una ciudad y a medida que crezca su éxito, se expanda a otras ciudades, tal posibilidad no es más que eso, es decir, una posibilidad, pues también es posible que a pesar de que una compañía tenga un éxito cada vez más creciente, dicha compañía decida no expandirse a los mercados de otras ciudades.
Esta apreciación es acorde con la ley de competencia desleal, la cual prevé para la determinación de la legitimación activa (Artículo 21), que el accionante “participe o demuestre su intención para participar en el mercado” y no simplemente que se prevea que posiblemente pudiera llegar a expandirse por ser lo que algunas compañías exitosas suelan hacer.
Conforme a la Ley 256 de 1996, la intención de participar en un mercado -cuando no se participa en éste- es un hecho que debe haber sidodemostrado por el actor en el proceso, pues corresponde a una carga procesal que la propia ley fija en cabeza del accionante, al establecer que estará legitimada por activa para ejercer las acciones previstas por el artículo 20 de la mencionada ley, “cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado”.
En el caso que se analiza, la parte accionante argumenta que tenía la intención de participar en el mercado de Apartadó, así:
“1.16 Las sociedades ÓPTICA ALEMANA SCHMIDT HIJOS LTDA., ÓPTICA ALEMANA UNICENTRO LTDA. ÓPTICA ALEMANA E Y H SCHMIDT S.A. iniciaron averiguaciones a inicios del presente año, en diferentes ciudades del país con el fin de determinar la posibilidad de abrir nuevas sucursales a lo largo del país.
“1.17 Como producto de dichas averiguaciones, se pudo establecer que en la ciudad de Apartadó, Departamento de Antioquia, existe a la fecha un establecimiento de comercio destinado a la venta de artículos ópticos y examen de optometría denominado OPTICA ALEMANA, ubicado en el Centro Comercial El Cóndor local 132”.
Sin embargo, como ya se vio, no basta con afirmar que se va a “determinar la posibilidad de abrir nuevas sucursales a lo largo del país” para demostrar que existe una clara intención de las sociedades accionantes de participar en el mercado de Apartadó, donde tiene domicilio el accionado. En este caso se hacía necesario que la parte actora cumpliera su carga procesal de demostrar su intención cierta de participar en el mercado de productos ópticos y servicios optométricos de la ciudad de Apartadó, Antioquia, actividad procesal que, a esta altura del proceso, no consta en el expediente.
Por lo tanto, este Despacho considera que, de acuerdo con el conjunto probatorio, las sociedades Óptica Alemana E y H Schmidt S.A., Óptica Alemana Schmidt Hijos Ltda. y Óptica Alemana Unicentro Ltda. no han probado a esta altura del proceso su participación o la intención de participar en el mercado de la ciudad de Apartadó, siendo ésta su carga procesal, por lo que de acuerdo con el Artículo 31 de la Ley 256 de 1996 carece de legitimación activa para solicitar medidas cautelares por supuestos actos de competencia desleal.
En consecuencia, dado que la actora no participa en el mercado en el que se realizaron los hechos objeto de este proceso, esto es, en el mercado de los productos y servicios optométricos de la ciudad de Apartadó, y que tampoco ha demostrado su intención de hacerlo, el Despacho concluye que las sociedades Óptica Alemana E y H Schmidt S.A., Óptica Alemana Schmidt Hijos Ltda. y Óptica Alemana Unicentro Ltda. no están legitimadas por activa para obtener el decreto de medidas cautelares en el marco del presente proceso de competencia desleal.
Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el decreto de las medidas cautelares en contra del señor Jerónimo Ezequiel Miranda Mestra.
ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.
NOTIFÍQUESE POR ESTADO Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D.C., a
El Superintendente de Industria y Comercio,
JAIRO RUBIO ESCOBAR
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