Auto 1600 DE MAYO 04 DE 2005

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Auto 1600 del 04 de Mayo de 2005

Por el cual se resuelve una solicitud de medidas cautelares

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las contenidas en el Artículo 31 de la Ley 256 de 1996, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S. A., mediante apoderado, presentó solicitud de medidas cautelares en contra de la sociedad TECNOQUÍMICAS S. A., por la presunta incursión en los actos de competencia desleal descritos en los Artículos 10 y 14 de la Ley 256 de 1996.

Al presentar el escrito de acción, la sociedad accionante solicita que se decreten como medidas cautelares las siguientes:

 “PRIMERA:Que se ordene a Tecnoquímicas abstenerse de usar en el mercado colombiano, para la comercialización o promoción de su producto yodopovidona Mck, en cualquiera de sus presentaciones o variedades, cualquier etiqueta y cualquier envase que reproduzca o evoque aquellos utilizados por Boehringer Ingelheim para distinguir o promocionar su producto “ISODINE”.En este orden de ideas deberá prohibirse a Tecnoquímicas el uso de envases, colores, leyendas, tipos de letra y cualquier otra característica que pueda confundir al consumidor de este tipo de productos. Esta medida cautelar tiene como propósito exclusivo evitar el que Tecnoquímicas siga incurriendo en actos de confusión e imitación en contra de mi representada”.

 “En forma subsidiaria, esto es, en el evento en que el Despacho no considere necesaria la tajante orden de abstención de uso solicitada, entonces solicito que se le ordene a Tecnoquímicas introducirle a sus etiquetas y envases uno o varios elementos materiales, gráficos o cromáticos, que, a juicio del Despacho, releven cualquier posibilidad de confusión en el consumidor”.

 “SEGUNDA: Que se ordene a Tecnoquímicas recoger en forma inmediata de los puntos de venta en que actualmente se exhiban, los productos de la variedad Yodopovidona McK, en cualquiera de sus presentaciones, que en cualquier forma reproduzca, imite o evoque aquellos elementos propios del “Trade Dress” de “ISODINE”.Esta medida cautelar tiene como propósito exclusivo evitar el que Tecnoquímicas siga incurriendo en actos de confusión e imitación en contra de mi representada.Para efectos de la efectividad de esta medida solicito a la Superintendencia requerir un inventario detallado de las existencias que al momento de la orden existan en puntos de venta”.

 “TERCERA: Que se oficie a Asomedios, para que esta asociación ordene a sus miembros abstenerse de recibiry dar curso en los medios de comunicación a cualquier forma de publicidad (anuncio, valla, cuña, propaganda,etc.)en la que aparezcan o se promocionen los productos de la línea yodopovidona McK, en cualquiera de sus presentaciones o variedades, o en cualquier etiqueta y cualquier envase que reproduzca o evoque aquellos utilizados por Boehringer Ingelheim para distinguir o promocionar su producto “ISODINE”. 

SEGUNDO: Los hechos que motivaron la solicitud, expuestos por la parte accionante, pueden resumirse así:

  1. Se afirma que la marca ISODINE se encuentra registrada desde hace más de 14 años para distinguir productos desinfectantes a base de yodo; Boehringer la ha venido usando por un término cercano a la década y adquirió oficialmente su registro marcario hace 6 años.
  2. Sostiene el solicitante que ISODINE es el producto de mayor recordación en la categoría de antisépticos para desinfectar heridas y raspaduras de la piel y es la segunda marca de mayor recordación dentro de la categoría de productos desinfectantes para combatir y prevenir infecciones de boca y garganta.
  3. Los productos de la línea ISODINE se presentan en el mercado haciendo uso de un “Trade Dress” determinado, del cual hacen parte, además de la marca registrada ISODINE, los siguientes elementos: (i) un envase plástico en una forma y color que son claramente identificados por el consumidor como pertenecientes a ISODINE y a la naturaleza del producto; (ii) una sucesión de colores asociados a los diferentes usos del ISODINE; y (iii) el diseño especial de una etiqueta que a su vez comprende, entre otros elementos, la forma de uso de unos colores, el uso de unos tipos y tamaños de letra determinados, y la ubicación espacial de los elementos dentro de la misma.
    3. Según el actor, desde hace más de 6 años Boehringer desarrolló una secuencia de colores asociada a cada uno de los productos dé la línea, a saber: rojo para la Espuma; verde para la Solución; y azul para el Bucofaríngeo.
  4. Señala el peticionario, que hace cerca de 4 meses, Tecnoquímicas lanzó al mercado un producto químicamente similar a ISODINE, el cual reproduce en forma prácticamente idéntica los siguientes elementos de la forma presentación, tales como, color, destinación del color, forma degradada de uso del color, envase, tipo y tamaño de letra, la prestación mercantil “Dúo” y los textos del envase.
  5. Se dice en la petición, que los productos de Tecnoquímicas son expuestos en los puntos de venta en forma próxima a los productos de Boehringer Ingelheim, aumentando la posibilidad de confusión.
  6. Boehringer Ingelheim solicitó a una firma especializada en el tema, la elaboración de un estudio de mercado sobre la percepción de los productos Isodine y Mck por parte de quien es el consumidor final, el que concluyó que al ser expuesto el envase con los colores usados por McK, el 78% de los encuestados lo asoció con la marca Isodine; el 95% consideró que las presentaciones de Isodine y McK son parecidas; 9 de cada 10 mujeres consideró que los productos son similares en cuanto a tamaño, colores, degradado, diseño de la etiqueta y envase; y el 75% afirmó que si los dos productos estuvieran en el mercado existiría confusión al momento de la compra.

Por otra parte, la argumentación de la parte accionante para explicar la pertinencia de las medidas cautelares, es la siguiente:

  1. Sobre la inminencia o la realización de un acto de competencia desleal, señala la parte actora, que en el presente caso no existe una mera sospecha sobre la realización del acto, sino que de los elementos de juicio presentados, las pruebas aportadas y los antecedentes relacionados, resulta evidente que de manera inminente podrían seguirse vulnerando los derechos de Boehringer.
  2. En relación con el peligro grave e inminente, precisa que los signos de la parte actora están expuestos con ocasión de la conducta desplegada, a un riesgo de dilución de su fuerza distintiva, y adicionalmente, existe un peligro inminente de confusión, si se tiene en cuenta que los consumidores no prestan una especial atención para efectos de la escogencia de este tipo de productos.A su vez, los daños causados a la marca y a los productos con ella distinguidos la resienten en forma grave e irreparable como consecuencia del decaimiento acelerado de las ventas.

TERCERO: Que para resolver la solicitud de medidas cautelares solicitadas por Boehringer Ingelheim, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

Normatividad aplicable

El artículo 31 de la Ley 256 de 1996 dispone que “[c]omprobada la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma, el Juez, a instancia de persona legitimada y bajo responsabilidad de la misma, podrá ordenar la cesación provisional del mismo y decretar las demás medidas cautelares que resulten pertinentes.”

“Las medidas previstas en el inciso anterior serán de tramitación preferente. En caso de peligro grave e inminente podrán adoptarse sin oír a la parte contraria y podrán ser dictadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la presentación de la solicitud.”

Examinada la anterior norma, se concluye lo siguiente:

  1. Para que el decreto de medidas cautelares sea procedente, la petición debe provenir de una persona legitimada para presentar tal solicitud.
  2. 2.Para decretar las medidas cautelares por parte del juez, debe existir comprobación de la realización de un acto de competencia desleal o la inminencia de la misma, lo cual se demuestra con las pruebas que tenga el funcionario para decidir.
  3. 3.De acuerdo al peligro grave e inminente que representa el acto de competencia desleal realizado o por realizarse, las medidas cautelares se pueden tramitar por el juez de la siguiente manera:
    • Sin oír a la parte contraria, caso en el cual podrá resolver la petición dentro de las 24 horas siguientes al recibo de la solicitud, siempre y cuando, reiteramos, exista un peligro grave e inminente.
    • Escuchando a la parte contraria, para lo cual deberá correrse traslado de la solicitud de las medidas cautelares, luego de lo cual se resolverá. En este caso no se requiere demostrar la existencia de un peligro grave e inminente para el solicitante.

En la presente actuación, las medidas cautelares fueron solicitadas para que pudieran ser decretadas dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud.

Con respecto al decreto de medidas cautelares, el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil, mediante sentencia de noviembre 4 de 2003, señaló que estas “son una forma de tutela jurídica de carácter instrumental y preventiva que el legislador autoriza para ciertos casos, por fuera del proceso, antes o en curso del mismo, cuando quien las solicita muestra unas precisas circunstancias, como es la apariencia del derecho por cuyo reclamo aboga (fumus boni iuris) y el peligro de daño por la demora del proceso o de los mecanismos normales de protección (periculum in mora). De manera que las cautelas son herramientas para garantizar un estado de hecho o de derecho, o las resultas de un proceso judicial”.

Análisis de procedencia del decreto de medidas cautelares

1. Legitimación activa

En la ley de competencia desleal, tal legitimación está determinada por los artículos 20 numeral 1 y 21 inciso primero de la Ley 256 de 1996, en armonía con su Artículo 3.

En el presente caso, Boehringer Ingelheim S. A. participa en el mercado colombiano fabricando y comercializando productos químicos y farmacéuticos, lo cual se encuentra acreditado con el certificado de existencia y representación legal visible a folios 26 a 28 del expediente, y con los envases de ISODINE (solución, espuma y bucofaríngeo) que se anexaron con la solicitud, en donde se aprecia que tanto en la etiqueta adherida al envase como en la tapa del producto, figura el nombre de ‘Boehringer Ingelheim’.

En ese orden de ideas, para este Despacho es clara la participación de la sociedad Boehringer Ingelheim S. A. en el mercado colombiano de fabricación y comercialización de productos químicos y farmacéuticos. Por lo tanto, se encuentra legitimada para elevar solicitud de decreto y práctica de medidas cautelares, pues sus intereses económicos podrían verse afectados con las supuestas conductas de competencia desleal desplegadas por la accionada.

A continuación se analizará si resulta procedente decretar las medidas cautelares solicitadas por esta sociedad.

2. Comprobación de la realización de un acto de competencia desleal o la inminencia del mismo

La Ley 256 de 1996 en su artículo 31, prevé que para decretar válidamente unas medidas cautelares, es necesario que se encuentre “[c]omprobada la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma”, para lo cual se exige que el juez tenga un grado de certeza razonable sobre la realización o la inminencia del acto de competencia desleal. Si bien este grado de certeza es distinto al que debe tener para adoptar una decisión definitiva sobre el fondo del proceso, para efectos de decretar unas medidas cautelares es necesario que existan pruebas suficientes que demuestren, aunque sea de forma sumaria, la realización o inminencia del acto que se denuncia, y que éste se enmarque dentro de una de las conductas previstas por la Ley 256 de 1996 como acto de competencia desleal.

Dado que en el presente trámite se discute acerca de la supuestatrasgresiónalasnormasde competencia desleal -confusión e imitación, por parte de la sociedad Tecnoquímicas S. A., la cual surgiría como consecuencia del uso de un empaque que supuestamente imita y genera confusión con el de los productos ISODINE de la sociedad Boehringer Hingelheim, es necesario establecer cuál de los empaques en conflicto fue primero, lo que constituirá el primer elemento para determinar la procedencia o improcedencia de las medidas cautelares solicitadas.

Para tal efecto, se hace necesario relacionar las pruebas aportadas con la solicitud.

2.1 Pruebas aportadas

a) Original del certificado de existencia y representación de la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S. A. (folios 26 26 a 28 del exp.)

b) Original del certificado de existencia y representación de la sociedad TECNOQUÍMICAS S. A. (folios 29 a 40 del exp.)

c) Original del estudio “Evaluación de la percepción de las marcas Isodine y Yodopovidona”, elaborado por Market Research, Investigación de Mercados y Consultoría (Folios 41 a 103 del exp.)

d) CD que contiene el estudio denominado “Evaluación de la percepción de las marcas Isodine y Yodopovidona”, elaborado por Market Research, Investigación de Mercados y Consultoría (Folio 104 del exp.)

e) Fotocopia simple de un documento que contiene los criterios de exhibición del producto Yodopovidona de McK (Folios 105 a 107 del exp.)

f) Muestras de los empaques en conflicto.

2.2 El caso concreto

Considera el Despacho que con las pruebas aportadas con la solicitud de decreto y práctica de medidas cautelares, no se encuentra en el expediente legalmente comprobada la realización de actos de competencia desleal o su inminente ejecución por parte de la sociedad Tecnoquímicas S. A.., por cuanto, amen de que no existe prueba en el expediente que demuestre que la sociedad Boehringer Ingelheim es la titular de la marca mixta ISODINE, tampoco se demuestra que la solicitante empezó a usar los empaques de los productos ISODINE en el mercado, antes de que Tecnoquímicas S. A. empezara a usar los empaques para el producto YODOPOVIDONA McK, en los productos solución, espuma y bucofaríngeo.

Este factor impide que jurídicamente se pueda determinar quién estaría imitando u originando confusión con respecto a los productos solución, espuma y bucofaríngeo identificados con los nombres ISODINE y Yodopovidona McK, lo cual, a su vez, hace innecesario analizar si efectivamente existe o no la imitación y confusión alegada. En este orden de ideas, no existiendo prueba siquiera sumaria que pueda ser judicialmente valorada y que dé certeza a este Despacho para acceder a la solicitud, se considera procedente negar las medidas cautelares solicitadas.

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer personería al doctor José Antonio Lloreda Londoño, identificado con cédula de ciudadanía número 17.159.681 y portadora de la tarjeta profesional número 10784 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la sociedad Boehringer Ingelheim S. A., en los términos del poder conferido visible a folio 25 del expediente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el decreto de las medidas cautelares en contra de la sociedad Tecnoquímicas S. A.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese por estado la presente decisión, informando que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los

El Superintendente de Industria y Comercio,

 

JAIRO RUBIO ESCOBAR

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Artículo 20 numeral 1º de la Ley 256 de 1996. El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al accionante. El accionante podrá solicitar en cualquier momento del proceso, que se practiquen las medidas cautelares consagradas en el artículo 33 de la presente Ley”. (La remisión debe hacerse al artículo 31 de la Ley 256 de 1996.)

Artículo 21. Legitimación activa. En concordancia con lo establecido por el artículo 10 del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley.

Artículo 3. Ámbito subjetivo de aplicación. Esta Ley se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado.- La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal.

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