“Por el cual se niega el decreto de unas medidas cautelares”
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las contenidas en el artículo 31 de la Ley 256 de 1996, y
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la sociedad Natural Protein Technologies S.C.A., (en adelante Natural Protein o la peticionaria) presentó el día dieciocho (18) de enero de 2005, solicitud para que la Superintendencia se “... sirva ORDENAR MEDIDAS CAUTELARES DENTRO DE LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE ESTE ESCRITO contra BIGSA C.I. S.A., ... CARULLA VIVERO S.A., ... INVERCARDENAS S.A., ... y los señores SOFIA ESLAVA SANDOVAL Y WILLIAM G SÁNCHEZ ZEQUEDA o quienes lleguen a determinarse durante las diligencias, ...”, radicada bajo el número 05003458.
SEGUNDO: Que las medidas cautelares solicitadas por la actora son las siguientes:
“1.1. ORDENAR a BIGSA I.C. S.A., INVERCARDENAS S.A., CARULLA VIVERO S.A., SOFIA ESLAVA SANDOVAL y WILLIAM G. SÁNCHEZ ZEQUEDA, cesar inmediatamente en la comisión de los actos de competencia deslealque adelante se precisan, y prestar caución en cuantía no inferior a $200.000.000.oo como garantía de que acatará lo ordenado.
“1.2. ORDENAR el retiro inmediato, de los circuitos comerciales de los productos con que se están perpetrando los actos desleales, esto es conservas de pescado en presentación idéntica a la de las muestras físicas anexas y a las de las reproducciones que contiene este escrito.
“1.3. ORDENAR a BIGSA C.I. S.A., INVERCARDENAS S.A., CARULLA VIVERO S.A., Sofía Eslava Sandoval, y William G. Sánchez Zequeda, a abstenerse de emitir comunicaciones amenazantes a los distribuidores de la marca CAROLINA de PESCAGRO S.A.C., antes Consorcio Pesquero Carolina S.A.C., ahora Natural Protein Technologies S.C.A.
“En caso de renuencia a las ordenes anteriores, DISPONER el cierre temporal de los establecimientos de comercio de los presuntos infractores”.
TERCERO: Que la peticionaria sustenta la necesidad de decretar y practicar las medidas cautelares, refiriendo los siguientes hechos:
- Afirma el apoderado de la sociedad Natural Protein, que su cliente comercializa en Perú su producto (conserva de pescado) desde hace más de 20 años, el cual distingue con la marca “CAROLINA”, la cual tiene registrada en dicho país, al igual que la grafica y el diseño de la etiqueta que envuelve el envase (lata de atún)de dicho producto.
- Expone que ésta comercialización no se limita al comercio de Perú, sino que hace más de 20 años dicho producto ha sido exportado a Colombia en cantidades industriales.
- De otro lado, afirma que en Perú la sociedad Pacific Sunny Foods S.A.C., la cual es competidora directa de la sociedad Natural Protein, ya que produce y vende conserva de pescado, está exportando a Colombia su producto, el cual es importado por la sociedad BIGSA C.I. S.A.
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Agrega que el producto (conserva de pescado) importado en Colombia por BIGSA C.I S.A., es comercializado con una etiqueta idéntica a la usada por la sociedad Natural Protein Technologies S.A.C., generando presuntas conductas desleales como imitación, confusión y engaño en el consumidor, lo que trae como consecuencia, la desviación desleal de la clientela.
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A más de lo anterior, esta comercialización se está realizando en los establecimientos de comercio de Carulla Vivero S.A., Invercárdenas S.A., y por los señores Sofía Eslava Sandoval y William G. Sánchez Zequeda, contra quienes también se dirige la presente solicitud de medidas cautelares.
CUARTO: Que el Despacho procede a resolver la solicitud de medidas cautelares presentada por la sociedad Natural Protein Techonologies S.A.C. en los siguientes términos:
Normatividad aplicable
El artículo 31 de la Ley 256 de 1996 dispone que “[c]omprobada la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma, el Juez, a instancia de persona legitimada y bajo responsabilidad de la misma, podrá ordenar la cesación provisional del mismo y decretar las demás medidas cautelares que resulten pertinentes.”
“Las medidas previstas en el inciso anterior serán de tramitación preferente.En caso de peligro grave e inminente podrán adoptarse sin oír a la parte contraria y podrán ser dictadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la presentación de la solicitud.”
De la anterior norma se concluye lo siguiente:
- Para decretar las medidas cautelares por parte del juez, debe existir comprobación de la realización de un acto de competencia desleal o la inminencia de la misma, lo cual se demuestra con las pruebas que tenga el funcionario para decidir.
- La solicitud de medidas cautelares tiene un trámite preferente y, de acuerdo al peligro grave e inminente que representa el acto de competencia desleal realizado o por realizarse, se pueden tramitar por el juez de la siguiente manera:
- Sin oír a la parte contraria, caso en el cual podrá resolver la petición dentro de las 24 horas siguientes, a partir del recibo de la solicitud, siempre y cuando, reiteramos, exista un peligro grave e inminente.
En la presente actuación, las medidas cautelares fueron solicitadas para que pudieran ser decretadas dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud.
Ahora bien, el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil, mediante sentencia de noviembre 4 de 2003, señaló en relación con el decreto de medidas cautelares, que éstas “son una forma de tutela jurídica de carácter instrumental y preventiva que el legislador autoriza para ciertos casos, por fuera del proceso, antes o en curso del mismo, cuando quien las solicita muestra unas precisas circunstancias, como es la apariencia del derecho por cuyo reclamo aboga (fumus boni iuris) y el peligro de daño por la demora del proceso o de los mecanismos normales de protección (periculum in mora). De manera que las cautelas son herramientas para garantizar un estado de hecho o de derecho, o las resultas de un proceso judicial.”
En este sentido, dado el carácter instrumental y preventivo de las medidas cautelares en materia de competencia desleal, el legislador para su trámite dio un tratamiento preferencial al señalar que “[l]as medidas previstas en el inciso anterior serán de tramitación preferente. En caso de peligro grave e inminente podrán adoptarse sin oír a la parte contraria y podrán ser dictadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la presentación de la solicitud.”
Legitimación activa
Un presupuesto básico para que sea procedente la orden de cesación provisional de un acto que se demanda como de competencia desleal y, en general, para que el decreto de medidas cautelares sea procedente, consiste en que la petición provenga de una persona legitimada para presentar tal solicitud. En la ley de competencia desleal, tal legitimación está determinada por los artículos 20 numeral 1 y 21 inciso primero de la Ley 256 de 1996, en armonía con el artículo 3 de la misma norma.
En el presente caso, Natural Protein Technologies S.C.A., participa en el mercado colombiano comercializando conserva de pescado que es producida en Perú, y ofrecida al público en ambos países bajo la marca “CAROLINA” + DISEÑO + GRAFICA, lo cual se encuentra acreditado así:
- El empaque del producto que se anexa como prueba al expediente, en el que se indica que es importado por Soberana S.A. con domicilio en Itaguí (Antioquia), la cual lo compra a la sociedad PESCAGRO S.A.C., quien ahora se denomina Natural Protein Technologies S.C.A
- El producto cuenta con autorización otorgada por el INVIMA, lo cual indica que el mismo puede ser comercializado en el territorio colombiano.
En ese orden de ideas, para este Despacho es clara la participación de la sociedad actora en el mercado colombiano de enlatados de conserva de pescado, por lo cual, la sociedad Natural Protein Technologies S.C.A. se encuentra legitimada para elevar solicitud de decreto de medidas cautelares, pues sus intereses podrían verse afectados con las supuestas conductas de competencia desleal desplegadas por las accionadas.
Legitimación pasiva
De conformidad con el inciso primero del artículo 22 de la Ley 256 de 1996, "las acciones previstas en el artículo 20, procederán contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal”.
"Si el acto de competencia desleal es realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley, deberán dirigirse contra el patrono."
A continuación, se entrará a examinar si las sociedades BIGSA C.I. S.A., Carulla Vivero S.A., e Invercardenas S.A. y los señores William G. Sánchez Zequeda y Sofía Eslava Sandoval, se encuentran legitimados por pasiva para que la actora reclame de ellos el respeto por las normas de competencia desleal, en los términos de la Ley 256 de 1996, así como si ellos han contribuido a la realización de actos de competencia desleal.
Para tal efecto, el Despacho analizó en conjunto las pruebas aportadas, las cuales corresponden a:etiquetas que identifican los productos en conflicto, factura de compra del producto en Almacenes de Carulla Vivero S.A., fotografías tomadas en la sección de conservas de pescado del hipermercado SURTIMAX - Avda. Rojas, copia simple del contrato de transferencia de registros de marcas de productos a Natural Protein Technologies S.A.C., así como estado actual de registro ante la oficina peruana de propiedad industrial, copia de las resoluciones que acreditan la titularidad del registro en Perú de la marca CAROLINA + DISEÑO + GRAFICA y muestras físicas del producto comercializado por las sociedades Natural Protein Technologies S.C.A. y Pacific Sunny Foods S.A.C. el cual es comercializado en Colombia por BIGSA S.A C.I., quien actúa como extremo pasivo en el presente proceso. También se adjuntaron al expediente los certificados expedidos por la cámara de comercio de Bogotá de las sociedades que por medio de sus establecimientos ofrecen al consumidor final estos productos y en contra de las cuales también se dirige la medida cautelar solicitada.
Con base en los hechos en los que se fundamenta la solicitud de la medida cautelar, se debe determinar, si todas las personas en contra de quienes está dirigida la misma, se encuentran legitimadas.
Así las cosas, según la muestra del producto que se adjunta al expediente, se encuentra que la sociedad BIGSA C.I. S.A. es “El único importador autorizado para Colombia” del producto pescado en aceite y sal “Carolina”.En consecuencia BIGSA C.I. S.A. está legitimada por pasiva frente a los actos que se le atribuyen.
Ahora bien, respecto de las sociedades Carulla Vivero S.A. e Invercardenas S.A., se encuentra demostrado que ofrecen el producto conserva de pescado en algunos de sus establecimientos de comercio.Sin embargo, considera el Despacho que dicho comportamiento por si solo no contribuye a la realización de los actos de competencia desleal, en los que se fundamenta la solicitud de medidas cautelares, pues no se evidencia su participación en el supuesto acto de copia alegado.Por lo tanto, estas sociedades no se encuentran legitimadas para ser sujetos pasivos de las medidas cautelares.
Por último, respecto de los señores William G. Sánchez Zequeda y Sofía Eslava Sandoval, en el expediente no se exponen ni se demuestran las razones por las cuales se dirigen las medidas cautelares en su contra, ni su relación con el producto conserva de pescado “Carolina”.En ese orden de ideas, frente a ellas no es viable analizar los actos de competencia desleal que se les atribuyen.
De acuerdo con lo anterior, este Despacho resolverá la solicitud de medidas cautelares únicamente frente a la sociedad BIGSA C.I. S.A..
Análisis de la procedencia del decreto de medidas cautelares
La ley 256 de 1996 en su artículo 31, prevé que para decretar válidamente unas medidas cautelares, es necesario que se encuentre “[c]omprobada la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma”, para lo cual se exige que el juez tenga un grado de certeza razonable sobre la realización o la inminencia del acto de competencia desleal. Si bien este grado de certeza es distinto al que debe tener para adoptar una decisión definitiva sobre el fondo del proceso, para efectos de decretar unas medidas cautelares es necesario que existan pruebas suficientes que demuestren, aunque sea de forma sumaria, la realización o inminencia del acto que se denuncia, y que éste se enmarque dentro de una de las conductas previstas por la Ley 256 de 1996 como acto de competencia desleal.
En el presente trámite, los hechos que se debaten y que alega la actora como fundamento para su petición de medidas cautelares, consisten en que la sociedad BIGSA C.I. S.A., estaría realizando un uso fraudulento de la marca y de los diseños de los empaques de los productos de la sociedad Natural Protein Technologies S.A.C. en el mercado colombiano de las conservas de pescado, actuaciones que según la peticionaria, serían constitutivas de competencia desleal por confusión, imitación, explotación de la reputación ajena, engaño, descrédito y desviación de clientela.
Visto lo anterior, a continuación el Despacho mirará con mayor detenimiento la realización o inminencia en la realización de las conductas.
Para tal efecto, dado que la presunta trasgresión a las normas de competencia desleal (confusión, imitación, explotación de la reputación ajena, engaño, descrédito y desviación de clientela) por parte de la sociedad BIGSA C.I. S.A., se deriva del uso tanto de la marca como del diseño de la etiqueta que distingue los productos de la sociedad Natural Protein Technologies, es del caso establecer el mejor derecho que le asiste a ésta.
En el presente caso, se tienen dos sociedades extranjeras que compiten con el mismo producto en el mercado Colombiano (pescado en aceite y sal), el cual es ofrecido al público con etiquetas idénticas.No obstante lo anterior, además de que no existe a favor de la actora ningún registro marcario en Colombia, no hay ningún elemento probatorio dentro del expediente que indique al juzgador cúal de las dos empresas hizo uso por primera vez de la etiqueta en el mercado colombiano, por lo cual, no existe prueba alguna acerca de la fecha en la cual las partes empezaron a utilizar los empaques con los cuales supuestamente se estarían desarrollando las conductas de competencia desleal, ni prueba siquiera sumaria dentro del expediente que permita colegir la misma.
En tal sentido, ante la ausencia de tales extremos de tiempo, es decir, de la fecha a partir de la cual las partes empezaron a comercializar sus productos con unos empaques presumiblemente confundibles, se torna imposible el estudio probatorio sobre la realización o la inminencia de la realización de cada una de las conductas alegadas por la parte actora, pues para que se pueda hablar de confusión, imitación, o explotación a la reputación ajena, se necesita que el producto o empaque del actor sea anterior a la del demandado, lo cual no se encuentra acreditado en el presente caso.
En consecuencia, independientemente del análisis de similitud de los empaques de los productos de las partes, este Despacho, ante la ausencia de los extremos temporales que permitan determinar la anterioridad y posterioridad en el uso de los mismos, se encuentra impedida para decretar las medidas cautelares solicitadas.
De la solicitud subsidiaria de decretar la práctica de las diligencias preliminares de comprobación.
El artículo 26 de la ley 256 establece los parámetros para el decreto y práctica de las diligencias preliminares de comprobación, así:
"Artículo 26. Petición y decreto de diligencias preliminares de comprobación. Las personas legitimadas para ejercitar acciones de competencia desleal podrán pedir al Juez que con carácter urgente decrete la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que puedan constituir actos de competencia desleal.
"Antes de resolver sobre la petición formulada, el Juez podrá requerir los informes y ordenar las investigaciones que considere oportunas.
"Solamente podrá decretarse la práctica de las diligencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la calificación de un acto de competencia desleal y no sea posible comprobar la realidad de la misma sin practicar las diligencias solicitadas..."
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, para que esta Superintendencia decida el decreto de unas diligencias como las solicitadas, es necesario que se presenten de manera simultánea y complementaria, los siguientes requisitos:
1) Que la solicitud de decreto de diligencias preliminares de comprobación, sea presentada por quien estaría legitimado en la correspondiente acción de competencia desleal;
2) Que dadas las circunstancias del caso, sea presumible la calificación de un acto de competencia como desleal;
3) Que no sea posible comprobar la realidad de los hechos que se pretenden calificar como presuntamente constitutivos de competencia desleal, sin practicar las diligencias solicitadas; y
4) Que la solicitud de las diligencias previas de comprobación, sea presentada con anterioridad a la presentación de la acción.
En concordancia con lo anterior, este Despacho encuentra que existe legitimación por parte de quien solicita las diligencias preliminares de comprobación, así como que estas se han presentado previamente a la acción por competencia desleal, no obstante no es posible calificar como presuntamente desleales las conductas que se atribuyen a las personas en contra de quienes se dirige la acción, de acuerdo con las razones expuestas anteriormente en el acápite de “Análisis sobre la procedencia de la medida cautelar”.
Adicionalmente, de lo señalado por el inciso 3 del artículo 26 de la Ley 256 de 1996, el cual dispone que "[s]olamente podrá decretarse la práctica de las diligencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la calificación de un acto de competencia como desleal y no sea posiblecomprobar la realidad de la misma sin practicar las diligencias solicitadas"(negrillas fuera del texto original), se desprende que las diligencias preliminares de comprobación se decretarán solamente en aquellas situaciones en que dada la complejidad de los hechos, la persona legitimada para accionar no tiene otra alternativa que solicitarle al juez el decreto y práctica de las diligencias, para efectos de poder calificar esos hechos en una futura demanda por competencia desleal. En este sentido, cuando existan otras pruebas que eventualmente puedan ser útiles para la calificación de actos de competencia desleal, el decreto y práctica de diligencias preliminares de comprobación es improcedente.
En el presente caso, el hecho que pretende establecerse mediante la diligencia solicitada es la imitación idéntica que hace la sociedad BIGSA S.A. de las etiquetas que la sociedad Natural Protein usa para distinguir su producto, hecho que puede ser demostrado mediante los medios probatorios contemplados en la ley, tales como la solicitud de información a las diferentes sociedades mediante oficio, la inspección judicial y la prueba documental, etc.Por tanto, no es acertado afirmar que estos hechos solamente pueden comprobarse con la diligencia preliminar de comprobación que se solicita.En estos términos no es procedente ordenar la práctica de las diligencias previas de comprobación.
Por lo anteriormente expuesto, este Despacho
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR el decreto de medidas cautelares en contra de las personas accionadas.
ARTÍCULO SEGUNDO: NEGAR la práctica de las diligencias preliminares de comprobación solicitada por la sociedad Natural Protein Technologies S.C.A..
ARTÍCULO TERCERO: Reconocer personería al doctor Alejandro García Urdaneta, identificado con cédula de ciudadanía número 19.408.190 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional número 83.850 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la sociedad Natural Protein Technologies S.C.A., en los términos y para los efectos del poder conferido visible a folio 70 del expediente.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente y en su defecto por edicto la presente decisión al apoderado de la sociedad Natural Proteindoctor Alejandro García Urdaneta, entregándole copia de esta providencia, e informándole que contra la presente procede el recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los
El Superintendente de Industria y Comercio,
JAIRO RUBIO ESCOBAR
Ibídem, artículo 31 inciso 2.
Artículo 20 numeral 1º de la Ley 256 de 1996. El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al accionante. El accionante podrá solicitar en cualquier momento del proceso, que se practiquen las medidas cautelares consagradas en el artículo 33 de la presente Ley”. (La remisión debe hacerse al artículo 31 de la Ley 256 de 1996.)
Artículo 21. Legitimación activa. En concordancia con lo establecido por el artículo 10 del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley.
Artículo 3. Ámbito subjetivo de aplicación. Esta Ley se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado.
La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal. |
