SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONTENIDO

Novedad Normativa

Superintendencia de Industria y Comercio. Circular Externa 00001 del 30 de enero de 2008

Novedades de Doctrina

 Justificación del recurso de reposición.
Auto 76 del 24 de enero de 2008

 La SIC única entidad administrativa con facultades jurisdiccionales en materia de competencia desleal.
Auto 154 del 29 de enero de 2008

Marca derivada.
Resolución 716 del 18 de enero de 2008

La acción de cancelación por no uso puede operar contra la marca notoriamente conocida.
Resolución 1168 de 22 de enero de 2008

En la publicidad comparativa debe existir analogía entre los extremos objeto de comparación.
Resolución 00001 del 2 de enero de 2008

Índice de Conceptos

Novedad Jurisprudencial

NOVEDAD NORMATIVA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
CIRCULAR EXTERNA 00001 DEL 30 DE ENERO DE 2008.

Publicada en Diario Oficial No. 46.889 del 1 de febrero de 2008
Asunto: Por la cual se modifica el Capítulo I del Título IV de la Circular Única

Principales puntos de interés:

Con fundamento en las facultades instructivas contenidas en  el numeral 21 del artículo 2 del Decreto 2153 de 1992, la Superintendencia de Industria y Comercio estableció el procedimiento para el registro a través de la página web, de  fabricantes, importadores y proveedores de bienes y/o servicios sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos cuyo control y vigilancia le corresponde a esta Entidad. Es así que dispuso:

• “Los fabricantes e importadores de bienes y los proveedores de servicios sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos cuyo control y vigilancia haya sido asignado a la Superintendencia de Industria y Comercio, sean personas naturales o jurídicas, deben ins­cribirse en esta Superintendencia informando su número de identificación, el producto o servicio que ofrecerá al mercado y el reglamento técnico al que se encuentra sujeto”.

• “La información debe ser reportada a la Superintendencia de Industria y Comercio pre­viamente al inicio de actividades de comercialización a través del vínculo que para tal fin estará disponible en la página web de la entidad”.

• “Por este medio se confirmará la condición de inscrito y en la misma página se publicará la relación de inscritos en el mismo registro para consulta de cualquier interesado”.

• “La información reportada se deberá actualizar anualmente, dentro de los dos (2) primeros meses del año calendario. Cualquier modificación en la información reportada, deberá ser actualizada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la misma”.

• “Los importadores, fabricantes y proveedores de servicios controlados, que a la fecha de entrada en vigencia de esta resolución se encuentren inscritos en el registro de la Superin­tendencia de Industria y Comercio, continuarán con el código asignado y deberán actualizar su inscripción en la oportunidad prevista en esta resolución”.

• “La inobservancia de lo dispuesto (…), acarreará las sanciones previstas en el Decreto 2269 de 1993”.“Esta Superintendencia podrá eliminar del registro a las personas naturales y jurídicas respecto de las cuales se compruebe un incumplimiento del reglamento técnico y aquellas que sean sancionadas con prohibición de comercialización”.

NOVEDAD DOCTRINA

Justificación del recurso de reposición
Auto 76 del 24 de enero de 2008

“Parte importante del derecho al debido proceso que consagra por supuesto la garantía de contradicción, es la existencia de medios de impugnación que proveen a las partes de los instrumentos procesales idóneos para lograr la enmienda de las providencias en las que hubo un yerro, no solo porque el juez es falible y sus decisiones pueden estar o no ajustadas al derecho, sino porque, además, los litigantes deben contar con la posibilidad de demostrar su inconformidad con las determinaciones  judiciales.
“(…)

“Con relación al recurso de reposición, dado que su finalidad consiste en que el juez reforme o revoque su propio auto, es necesario especificar los motivos de inconformidad, pues así lo impone el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, al establecer que ‘el recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten’.  No obstante, no es dable reafirmar argumentos que ya fueron expuestos por las partes e, incluso, debatidos y resueltos por el fallador de instancia, por cuanto ello se prestaría para dilatar el trámite y transgredir el principio de economía procesal.

“No se trata, por consiguiente, de reiterar las peticiones ya presentadas al juez, sino de señalar los yerros existentes en una providencia que, en cualquiera sentido, ya contiene un pronunciamiento sobre los argumentos presentados inicialmente.

“La dialéctica de la argumentación jurídica, cuando de un medio de impugnación se trata, requiere que el censor señale las premisas de la decisión que cuestiona y con vista en ellas proponga la otra tesis que guiará la razón de un nuevo análisis para demostrar la inadvertida consideración que constituye la incorrección del resultado contenido en la decisión del juez.  Solo la contrastación del argumento que refuta el recurrente con otros considerandos que expliquen la antítesis, podrá servir al fin de discutir, a manera de prueba de falsabilidad o falsación, la providencia y llevarla a  declinar en su modificación o revocación según la gravedad de la errata demostrada”.

“(…)”.

La SIC única entidad administrativa con facultades jurisdiccionales en materia de competencia desleal.
Auto 154 del 29 de enero de 2008

“En lo que hace referencia al segundo medio de impugnación formulado por la pasiva, vale decir que la calidad de sujeto ‘especializado’ de la sociedad demandada no comporta un argumento viable para privar del conocimiento del presente asunto a esta entidad, dado que el ejercicio de funciones administrativas de inspección y vigilancia sobre la demandada… por parte de la Superintendencia Financiera, no implica que las demandas promovidas contra compañías integrantes del sector financiero o bursátil y por lo tanto supervisadas por dicha autoridad, deban ser tramitadas ante ese ente supervisor.

“La competencia, como factor que autoriza a un determinado operador jurídico a resolver un litigio, solo emana de una precisa disposición normativa donde se afirma que un juez es competente para conocer de un determinado caso, no se supone, ni se interpreta, si no existe una ley que así lo establece. Entonces, las funciones jurisdiccionales para tramitar una demanda por competencia desleal únicamente pueden ser ejecutadas por quienes la legislación manifiestamente habilita, por lo que no resulta acertado concluir que facultades administrativas de la Superintendencia Financiera, como las contenidas en el numeral 2º del artículo 98 del Estatuto Financiero, constituyen una ’señal’ de la falta de competencia de esta entidad .

“La seguridad jurídica que dispensa este principio, impide considerar, como en efecto lo hace el recurrente, que por el hecho de desarrollar funciones de vigilancia y control de entidades del sector financiero, bursátil, asegurador y cualquier otro relacionado con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público, la Superintendencia Financiera actúa como juez para resolver los conflictos de competencia desleal en los que se involucren personas sometidas a su control, de hecho, aunque el legislador le atribuyó funciones judiciales a este ente en el artículo 146 de la ley 446 de 1998, la revisión constitucional del tema concluyó la inconveniencia de conferirlas, incluso, en materia de actos y conductas desleales, habida cuenta de la falta de conformidad de tales funciones jurisdiccionales con los requerimientos del artículo 116 de la Carta Política (ver sentencia C-1641 de 29 de noviembre de 2000, nums. 20 a 24).

“Es más, el Decreto 663 de 1993 no concedió este tipo de facultades a la Superintendencia Financiera, por lo que la expresión legal relativa a la posibilidad de ordenar de oficio o a petición de parte “que se suspendan las prácticas que tiendan a establecer competencia desleal” (num.2º art. 98), no es indicativo de una competencia privativa en cabeza de dicha entidad para tramitar, en sede jurisdiccional, los procesos de competencia desleal que involucren personas por ella vigiladas.

“Puntualmente, esa potestad para investigar conductas de competencia desleal y, en caso de ser pertinente, imponer sanciones de tipo administrativas, no se relaciona con el ámbito de regulación de la ley 256 de 1996 y, por tanto, no cobija las acciones judiciales que con apoyo en los hechos de la normatividad de competencia desleal se promuevan.

“Así las cosas, como al expedirse el Estatuto Financiero no se implementó facultad jurisdiccional alguna en materia de competencia desleal a favor de la aludida Superintendencia, así como tampoco en la ley 446 de 1998, en tanto las atribuciones de que trataba el inexequible texto del artículo 146 se referían ‘a las controversias que surjan entre la entidad vigilada y sus clientes o usuarios, relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman en el desarrollo de su objeto social para la prestación de los servicios propios de su actividad financiera, aseguradora, previsional, o capitalizadora’, es claro que ninguna norma se opone a la competencia general que en materia de actos o conductas desleales fue impuesta por el legislador a la SIC, de conformidad con las leyes 256 de 1996 y 446 de 1998.

“Vistas las cosas en retrospectiva, desde la implementación de los artículos 75 a 77 del Código de Comercio, pasando por la expedición de la ley 256 de 1996, hasta llegar a la ley 446 de 1998, las facultades jurisdiccionales en esta precisa materia sólo eran ejercidas por los jueces –que son por antonomasia las autoridades encargadas de administrar justicia- y, las facultades administrativas, por las entidades supervisoras de cada sector, verbigracia, en el financiero, la Superintendencia Bancaria podía ordenar la suspensión de prácticas desleales conforme la atribución otorgada por el Decreto 663 de 1993, hecho que sin ambages, indica que incluso antes de la ley de competencia, como después de la ley de descongestión, eficacia y acceso a la justicia, en el ámbito administrativo estas instituciones podrían conducir la investigaciones por actos o conductas desleales.

“De este modo, es útil precisar en gracia de la discusión, que en verdad ninguna de las Superintendencias que controlan y vigilan en Colombia pueden resolver, con funciones judiciales, conflictos de competencia desleal en los que se involucren entidades a su cargo, por lo que sus competencias se circunscriben al ejercicio de atribuciones administrativas en este campo, muchas de las cuales fueron conferidas por el legislador antes de la expedición de la ley 256 de 1996, como se dijo.

“Efectivamente, varios ordenamientos dan cuenta de funciones de tipo administrativo en el tema de conductas desleales, entre otros, el decreto 1663 de 1994 que faculta a la Superintendencia de Salud para aplicar a la entidades que vigila las normas de competencia desleal, dejando a salvo el conocimiento de la SIC en las materia de que trata la ley 256 de 1996; la ley 01 de 1991 y el decreto 101 de 2000 que autorizan al Superintendente de Puertos y Transporte para adelantar investigaciones de actos de competencia desleal, a pesar de las potestades de esta entidad y de los jueces del circuito; y la ley 142 de 1994, que consagra la potestad sancionatoria de la Superintendencia de Servicios Públicos cuando se incurra en un acto desleal.

“El panorama, entonces, cambió cuando la ley 446 de 1998 otorgó autorización solo a un ente administrativo para cumplir con la función judicial en el específico campo de las conductas de que trata la ley 256 de 1996. Esta entidad fue la Superintendencia de Industria y Comercio, que desde ese momento adquirió competencia excepcional en la materia aludida, la cual, con anterioridad a la normatividad en cita, se itera, sólo era ejercida por los jueces.

“Así las cosas, si en desarrollo del artículo 116 de la Constitución Política, la ley 446 de 1998 confió a la SIC competencia en los procesos jurisdiccionales de competencia desleal, no existe, a la verdad, motivos contundentes para ignorar los mandatos legales y la cláusula general de conocimiento de este Despacho.

“Desde luego que la declaración de inexequibilidad de facultades jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, no constituye acervo suficiente para colegir que desaparecida su posibilidad de actuar como juez, el conocimiento de los procesos que por este tema se promuevan corresponde al juez del circuito, dado que, como ya se ha dejado claro en líneas precedentes, la implementación legal de las facultades judiciales en la ley 446 de 1998 a un ente administrativo con relación a los procesos por actos o conductas desleales, no le fue otorgada a aquella superintendencia y, por tanto, la competencia para tramitarlos se ha radicado tanto en la SIC como en el juez ordinario. No en vano se trata de un conocimiento “a prevención” (artículo 147), es decir, compartido entre ambas autoridades.

“De manera que corresponderá a la voluntad del demandante elegir ante cual de los competentes –la SIC o el juez de circuito- presenta su libelo, pues ya esta claro que desde la expedición de la ley 446 de 1998 se facultó el ejercicio de atribuciones judiciales a ambas autoridades, sin ningún tipo de prelación entre ellas.

“En este orden de ideas, no se ve porqué deba conocer privativamente del presente litigio el juez de circuito, si es claro que el demandante acudió en primer término ante esta autoridad, máxime si la demandada… no demostró que con anterioridad a la formulación del libelo el extremo demandante haya puesto en conocimiento el asunto ante un juez diferente, único supuesto por el cual carecería de competencia este Despacho.

“(…)”.

La sociedad demandada aduce que ‘la competencia en el caso que nos ocupa no corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que las normas del sector financiero son especiales, y por lo tanto excluyen la intervención, incluso jurisdiccional, de esta Superintendencia en presencia de un sujeto especializado como lo es PROYECTAR VALORES S.A. vigilado por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA” (fls. 183 y 184, cdno. 2).  

Marca derivada
Resolución 716 del 18 de enero de 2008

 “(…)
“Conceptualmente, BABALÚ hace referencia a la diosa BABALÚ AYE, que es una de las deidades de la religión yoruba3, mientras que BUBALOO (BUBBALOO) es una expresión de fantasía.
“(…)

“De otra parte, no sobra resaltar que el solicitante del presente registro marcario es titular de las marcas BABALÚ y B BABALÚ, nominativas y mixtas, con Certificados de Registro Nos. 318240, 280817 (Clase 25ª), vigentes a la fecha.

“Las marcas registradas bajo la titularidad del solicitante son:

 ““Por lo anterior, se infiere claramente que la expresión solicitada a registro, FASHION MEN BABALÚ, nominativa, es derivativa de las marcas previamente registradas, cuyo titular es XXX..

“Así las cosas, se observa que se dan los presupuestos adoptados por el Tribunal de Justicia de la CAN para registrar el signo solicitado como una marca derivada de las marcas BABALÚ y B BABALÚ, puesto que: 1) Su distintivo principal es el mismo, BABALÚ y 2) Únicamente varían sus elementos complementarios, como lo es la inclusión de la expresión FASHION MEN.

“Por tanto, la expresión BABALÚ queda fuera de toda discusión relacionada con las marcas BUBALOO, BUBBALOO, BUBBA THE CAT y BUBBALOO NARANJA SALVAJE, nominativas y mixtas, con Certificados de Registro Nos. 110084, 155807, 155806, 212265, 274820, 284890 y 284891 (Clase 30ª), vigentes a la fecha y cuyo titular es la sociedad opositora, CADBURY ADAMS USA LLC.

“(…)”.

3 http://es.wikipedia.org/wiki/Babal%C3%BA_Ay%C3%A9.

La acción de cancelación por no uso puede operar contra la marcanotoriamente conocida.
Resolución 1168 de 22 de enero de 2008

“(…)

“En primer lugar, consideramos que la normativa andina vigente, en su artículo 165, refiriéndose a la cancelación de cualquier registro marcario, al enunciar que ‘el registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito’, consagra tácitamente la obligación de uso de la marca notoria a fin de mantener su notoriedad. Así las cosas, aunque la notoriedad se constituya en un status superior para las marcas, la marca notoriamente conocida no puede pasar por encima del requisito de uso, de modo que el principio de la cancelación por no uso puede lógicamente operar contra ella. Por tanto, la falta de uso sólo podrá ser excusada por fuerza mayor o caso fortuito, conforme a la Decisión 486 de la CAN.
“(…)

“En el caso concreto, aunque la expresión BAVARIA pudiere eventualmente tener el carácter de notoria para amparar ciertos productos, es claro que no se probó su uso real y efectivo para amparar productos de la clase 3ª internacional, específicamente PREPARACIONES PARA LA LIMPIEZA EN GENERAL INCLUYENDO PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA INDUSTRIAL. O sea, el consumidor promedio, según las pruebas aportadas, no identifica la expresión BAVARIA como un signo utilizado para productos de la clase 3ª, por lo que se percibe el deber de esta Oficina de cancelar el signo GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA, con Certificado de Registro No. 210215, a fin de evitar el monopolio sobre un signo sin presencia en el mercado.
“(…)

““Observando el presente caso, se tiene que la consecuencia de cancelar una marca notoria registra un punto de encuentro con su status mismo de notoriedad en el ejercicio del derecho preferente consagrado en la normativa supranacional o dentro del trámite de una simple solicitud (precedida de una cancelación) en la que no necesariamente se aplique el derecho preferente, pues es en ese espacio, en el que por medio de oposiciones en las que se pruebe la calidad de notoria de una marca, se puede negar una solicitud de registro que busque aprovecharse injustamente del good will que ostenta una marca notoriamente conocida o diluirla, ya que la misma legislación andina consagra la prohibición de registrar signos confundibles con marcas notorias. Así las cosas, debe indicarse que la notoriedad, no en todos los casos tiene una injerencia directa en el evento de un trámite de cancelación por no uso, pues creemos que dicho status reviste toda su importancia en el estudio de la solicitud que invoque el derecho preferente o, no invocándolo, pretenda el registro de una marca que sea confundible la marca que se reputa notoriamente conocida. 

En la publicidad comparativa debe existir analogía entre los extremos objeto de comparación.
Resolución 00001 del 2 de enero de 2008

“(…)

“4. 3.       Conducta investigada frente a los preceptos contenidos en el Decreto 3466 de 1982

“(…)

“En el caso en estudio, resulta indiscutible la vulneración de la disposición [artículo 14 del decreto 3466 de 1982] por parte de (…) [la investigada], puesto que en la publicidad alusiva materia de la presente investigación, se comparó explícitamente a esta empresa con (…) [su competidor], refiriéndose a extremos que no son análogos.

“En efecto, no puede calificarse de otro modo el hecho de que se enfrentaran en la propaganda comercial los valores que un potencial usuario debería cancelar por el servicio en la modalidad prepago, respecto de aquellos que tendría que pagar si accediera al servicio en el esquema pospago, cuyas características son evidentemente distintas como de hecho es reconocido por la investigada.

“4. 4.       Analogía de los extremos comparados y mensaje de la publicidad

“Ha sido recurrente la apoderada de la sociedad investigada al señalar que el mensaje contenido en la pieza publicitaria no inducía a error a los consumidores, porque los extremos comparados sí son análogos, en tanto corresponden a productos que se enmarcan dentro de una misma categoría, en este caso la de la comunicación móvil de voz, a lo que agrega que el mensaje transmitido es que ‘…en telefonía móvil celular el consumo en pospago es más económico que en prepago.’.

“4.4.1.    Analogía de los extremos comparados

“Lo primero que debe advertirse es que, contrario a lo afirmado por la investigada, la analogía entre los extremos objeto de comparación no puede determinarse simplemente a partir de la adscripción de los bienes o servicios a un mismo género, pues tal afirmación supondría que, por ejemplo, se pudieran comparar bienes o servicios de gama alta, cuyas características y costos pueden ser elevados, con bienes o servicios de gama baja con condiciones particulares distintas y precios más bajos, sólo amparados en el hecho simple y llano de que pertenecen al mismo género.

“Incontestable resulta que más allá de la ubicación de los bienes o servicios en idéntico género, habrá de verificarse, para efectos de comprobar la analogía en los extremos objeto de confrontación, que las restantes características específicas, que los sitúan en especies concretas, son a tal punto semejantes que realmente son equiparables.

“Estas condiciones de valoración están claramente ausentes en la propaganda comercial empleada por (…) [la investigada], como quiera que las modalidades de prestación del servicio específicamente comparadas en sus valores no comparten la misma naturaleza y, de hecho, la principal y más importante diferenciación existente entre los dos esquemas, prepago y pospago, está determinada precisamente por los costos que debe asumir el usuario en una u otra modalidad.

“No es, pues, de recibo la tesis expuesta por la apoderada especial de la investigada en relación con la supuesta analogía en los extremos objeto de la comparación, puesto que más allá de que compartan algunas características propias del género de los servicios de comunicación móvil de voz, los aspectos puntualmente comparados, en tanto se relacionan directamente con el costo del servicio, evidentemente no son análogos y, por ende, no pueden ser confrontados sin que con ello se torne engañosa la propaganda comercial.

“4.4.2.    Mensaje transmitido

“En cuanto al mensaje transmitido por la publicidad, es claro que esta Superintendencia ha sido enfática al señalar que éste no debe ser engañoso, inducir a error al consumidor o tener siquiera la potencialidad de hacerlo.

“Sobre este particular, debe indicarse que la aseveración de la investigada en torno al supuesto mensaje que la propagada comercial pretendía transmitir es de suyo inconsistente, puesto que resulta innegable que si lo que (…) [la investigada] quería enviar como mensaje era que el servicio de telefonía móvil en la modalidad prepago es más costoso que la pospago, para nada tendría que haber involucrado a uno de sus competidores.

“No otro puede ser el entendimiento que se dé a la publicidad examinada, en especial si se tiene en cuenta que (…) [la investigada] presta el servicio de telefonía móvil en las dos modalidades comparadas (prepago y pospago), lo que permite concluir que contaba con elementos suficientes para realizar la confrontación de costos y enviar a los consumidores el mensaje que, según su apoderada especial, pretendía transmitir, sin incluir alusión alguna a (…) [su competidor].

“Es, precisamente, la mención de (…) [su competidor] en la propaganda comercial lo que hace que el mensaje realmente transmitido sea otro, cuyo contenido puede resumirse en que los servicios ofrecidos por este operador son más costosos que los promocionados por la sociedad investigada.

“A esta conclusión se llega en tanto que (…) [La investigada] no sólo dejó de comparar los valores de los servicios que presta en las modalidades de prepago y pospago, que es lo que ha debido hacer si lo que realmente pretendía era demostrar que esta última es más económica, sino que lejos de realizar una confrontación objetiva de sus esquemas de pago con los ofrecidos por (…) [su competidor], optó por enfrentar los costos en la modalidad prepago de este último operador, que por sus características intrínsecas son más elevados, con aquellos propios de su esquema pospago que por regla general son más bajos que la modalidad prepagada.

“(…)”.

NOVEDAD JURISPRUDENCIAL

ÍNDICE DE CONCEPTOS

*NOTA: La novedad jurisprudencial del Boletín Jurídico del pasado mes de enero, era un extracto de una sentencia de la Corte Constitucional y no del Consejo de Estado. Sentencia C-909 de 2007.