SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONTENIDO

Novedad Normativa

Superintendencia de Industria y Comercio. Circular Externa del 15 de Marzo de 2007.

Novedades de Doctrina

Tramite Preferente o de 24 Horas en las medidas cautelares e improcedencia de su Decreto Oficioso.
Auto 811 del 7 de Marzo de 2007.

Dar la información de los números entrantes al receptor de las llamadas no constituye una infracción al principio de la inviolabilidad de las comunicaciones.
Resolución 5745 del 28 de Febrero de 2007.

El esquema de seguimiento hace parte de las obligaciones adquiridas por la investigada a título de garantías.
Resolución 826 del 24 de Enero de 2007.

No existe control de legalidad a cargo de las cámaras de comercio en materia del registro único de proponentes.
Concepto Of. Jurídica 07018115 del 22 de Marzo de 2007.

Descriptividad de los lemas comerciales.
Resolución 03083 del 12 de febrero de 2007.

Índice de Conceptos

Novedad Jurisprudencial

NOVEDAD NORMATIVA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
CIRCULAR EXTERNA DEL 15 DE MARZO DE 2007.

Publicada en Diario Oficial No. 46.572 del 16 de marzo de 2007.

Asunto: Por medio de la cual se modifica el literal a) del numeral 5.2. del Capítulo Quinto, Título I de la Circular Única y se adiciona el numeral 5.7 al Capítulo Quinto, Título I de la Circular Única, relacionados con las notificaciones en materia de Propiedad Industrial.

Principales puntos de interés:

En razón a que las innovaciones tecnológicas, han permitido la transmisión digital de la información, incluidos los actos administrativos que se profieren; la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), como ente encargado de administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial,  instruyó lo siguiente:

• La notificación personal para aquellos actos que pongan fin a una  actuación administrativa o den traslado a las  solicitudes de cancelación a los titulares de registro, ahora podrá hacerse en línea a través de la página web de la Entidad.

• El servicio de notificación en línea, deberá ser solicitado por escrito, anexando, debidamente firmado, el convenio del servicio de notificación en línea, disponible en la página web de la Entidad, indicando  la disponibilidad de una dirección de correo electrónico principal y preferiblemente  de otra secundaria.

• El buzón de correo deberá cumplir al menos con los requisitos establecidos en el Manual del Usuario, que se encuentra en la página web de la SIC.

• Suscrito el convenio de servicio de notificación en línea y verificados los requisitos anteriores por parte de la SIC, ésta enviará al interesado un correo electrónico en el que se le informará su nombre de usuario y dos contraseñas para su uso privativo.

• El servicio de notificación en línea estará habilitado de domingo a domingo, las 24 horas del día y se utilizará para efectos de la notificación la hora legal colombiana. La hora de cambio de fecha será a las 0:00 horas.

• El sistema de notificación en línea brinda la posibilidad de guardar o imprimir el acto una vez notificado.

• El acto notificado en línea tiene la validez de una copia simple. Sin embargo, sí al momento de la notificación el usuario así lo solicita, podrá ponerse a su disposición, en la Secretaría General de la Entidad, una copia auténtica del acto administrativo una vez notificado.

NOVEDAD DOCTRINA

Tramite preferente o de 24 horas en las medidas cautelares e improcedencia de su decreto oficioso
Auto 811 del 7 de marzo de 2007

“Al haberse considerado en el numeral 2.1. del auto impugnado que las cautelas pedidas no correspondían a aquellas contempladas en el segundo inciso del artículo 31 de la LCD cuyo decreto puede darse sin oír a la parte contraria o dentro de las 24 horas siguientes al recibo de su solicitud, por oposición puede entenderse, con facilidad, que fueron atendidas como medidas contempladas en el primer inciso, las cuales efectivamente son de tramitación preferente como lo dispone claramente la primera frase del inciso 2° de la norma. Basta leer la primera línea de ese segundo inciso para ver que el despacho interpretó correctamente el artículo 31 de la LCD teniendo presente la diferencia entre el trámite discrecional de 24 horas o sin oír a la parte contraria aplicable en casos de peligro grave e inminente y el trámite preferente de las medidas de que trata el primer inciso. Habiéndose resuelto la solicitud sin sujeción al trámite justificado para casos de peligro grave e inminente, no se ve el error que se endilga por haber exigido al solicitante el cumplimiento de los requisitos contemplados en el inciso primero que consagra las medidas de tramitación preferente y cuya adopción, de ser viable, no es exigible dentro de las 24 horas siguientes al recibo de la respectiva.

“De otra parte asegura la recurrente que la petición debió haber sido decidida dentro de las 24 horas siguientes a su presentación y como no fue así, el despacho debió haber oído a la parte contraria, lo cual en su opinión tampoco ocurrió, evidenciándose así un error interpretativo del artículo 31 de la LCD, pues dice que en los procesos declarativos las medidas cautelares, sean de tramitación preferente o no, se decretan “sin intervención” de la parte afectada por las mismas y dentro del día siguiente a su petición, conforme lo disponen los artículos 327 y 685 del C.P.C. 

“La anterior conjetura de la recurrente se desvirtúa al interpretar sistemáticamente los artículos 20 inciso 1° de la LCD, 690 inciso 2° y 327 del C.P.C., pues en la medida en que según dichas normas las cautelas pueden pedirse en el curso del proceso y que las medidas cautelares se deben cumplir inmediatamente a su decreto y antes de que el respectivo auto sea notificado a la parte contraria, nada impide que una demandada – que como parte tiene derecho a examinar los expedientes del proceso (C.P.C., art. 127, num.1°) - conozca durante el proceso de la existencia de cautelas pedidas en su contra e interceda antes de su decreto, sólo que una vez ordenadas procede su cumplimiento al instante, siendo innecesario notificarla a efectos de que intervenga en su ejecución. Lo que dice el artículo 327 del C.P.C. es que las medidas cautelares se cumplirán de forma inmediata y sin esperar a que la parte afectada se notifique del auto que las decreta, pues se notifica cuando interviene en su práctica.

“(…)

“(…) el artículo 31 de la LCD prevé la posibilidad de que sean decretadas las “demás medidas cautelares que resulten pertinentes” y dispone que en lo no previsto en dicho artículo se rige conforme al artículo 568 del Código de Comercio y a los artículos 678 a 691 del C.P.C., por lo cual es dable afirmar la viabilidad de decretar en asuntos de competencia desleal medidas preventivas como las consagradas en los citados artículos de las codificaciones comercial y procesal civil cuando sean procedentes. Sin embargo, en el caso estudiado no fueron desatendidas medidas cautelares contempladas en tales códigos, como quiera que en la petición no se observa que el demandante haya citado o solicitado alguna de ellas en concreto. A diferencia de las medidas cautelares por infracción de derechos de propiedad industrial, que pueden ser decretadas oficiosamente por la autoridad competente si la ley lo permite (Dec. 486, art.246), las medidas cautelares concebidas en el artículo 31 LCD son una carga establecida en interés del solicitante ya que sólo pueden ser decretadas a instancia de persona legitimada y bajo su responsabilidad. De modo que mal podría el juzgador de un asunto de competencia desleal decretar a su arbitrio medidas cautelares no instadas, no sólo supliendo una carga procesal del propio solicitante, sino también comprometiendo la responsabilidad de este último en caso de que con tales medidas inconsultas se le causen perjuicios antijurídicos al sujeto pasivo de las cautelas.
“(…)”.

Dar la información de los números entrantes al receptor de las llamadas no constituye una infracción al principio de la inviolabilidad de las comunicaciones.
Resolución 5745 del 28 de febrero de 2007

“(…)

“Como quiera que el argumento expuesto por el operador para no remitir la información concerniente a las llamadas entrantes de la línea móvil XXXX, está referido exclusivamente a la confidencialidad de las comunicaciones, correspondencia y demás formas de comunicación privada y, que dicha inviolabilidad puede ser superada únicamente por orden judicial de autoridad competente , es necesario traer a colación lo normado en el artículo 7.1.2 de la resolución 87 de 1997 de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones: ‘Inviolabilidad de las comunicaciones. Los operadores de telecomunicaciones deben adoptar todas las medidas de seguridad requeridas para garantizar la inviolabilidad de las comunicaciones y de los datos personales de los suscriptores y/o usuarios. El secreto de las telecomunicaciones se extiende a las comunicaciones de voz, datos, sonidos o imágenes y a la divulgación o utilización no autorizada de la existencia o contenido de las comunicaciones (…)’

“De acuerdo con la anterior norma, se tiene que el legislador busca garantizar, por medio de los operadores de los servicios de telecomunicaciones, la no interceptación o registro de las comunicaciones privadas por parte de terceros no autorizados y, que entonces, solamente pueda ser realizada por orden de una autoridad judicial competente.

“Aunado a lo anterior, y en concordancia con la disposición citada, se tiene que por regla general existe la autorización legal de exhibir el número de abonado desde el cual se realizan las llamadas, la cual se concluye de la interpretación negativa de la existencia normativa de un servicio de no envío del número de abonado desde el que se origina la llamada, el cual tiene como único fin la no identificación del número de origen por los equipos terminales de destino, caso en el cual se está frente a una solicitud expresa de no publicación de la información.

“En este orden de ideas, al encontrarse la autorización general de los suscriptores de revelar el número desde el cual se realizan las llamadas y, de que, aquellos que no hayan autorizado su exhibición permitan su exteriorización en ese sentido, resulta necesario que el operador dé trámite a la solicitud de la sociedad suscriptora y, por lo mismo, proceda a emitir una lista de los números móviles, o su condición de ‘Usuario No Identificado’ que realizaron llamadas, completadas o pérdidas, al móvil XXX el mes de octubre de 2005, del cual es titular la suscriptora, con las especificaciones propias de un soporte técnico.
“(…)”.

El operador sustenta su argumento en los artículos 15 de la Constitución Política y 7.1.2 y 7.8.3 de la resolución 87 de 1997 expedida por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.

Artículo 7.8.3 de la resolución 87 de 1997 de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.

El esquema de seguimiento hace parte de las obligaciones adquiridas por la investigada a título de garantías
Resolución 826 del 24 de enero de 2007

“(…)
“(…). Se inicia una investigación cuyo objetivo es establecer si las conductas del encartado constituyen prácticas restrictivas de la competencia. Durante la etapa de la investigación, con fundamento en el artículo 52 del decreto 2153 de 1992, el investigado puede solicitar la terminación del proceso brindando garantías suficientes  de que suspenderá o modificará la conducta por la cual se le investiga. El Superintendente, por su parte, amparado en la facultad que le otorga el numeral 12 del artículo 4 del citado decreto, termina el proceso si y solo si existen garantías suficientes de que cesarán las conductas que dieron origen a la investigación. En otros términos, las disposiciones en comento permiten la terminación anticipada de una investigación a partir de la convicción de la Administración de que el investigado cesará la conducta.

Dentro de este contexto, es necesario igualmente recordar que el artículo 333 de la Constitución Política consagra la libre competencia económica como un derecho colectivo2 (…).  De otra parte, es preciso   señalar que el propio artículo 333 Superior señala la obligación para el Estado de impedir que se obstruya o se restrinja la libertad económica. En desarrollo de este precepto, se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio -mediante el decreto 2153 de 19925- la facultad de preservar la competitividad en el mercado y es así como  su artículo 2 numeral 1  que alude a las FUNCIONES de esta Superintendencia,  señala:

1. Velar por la observancia de las disposiciones sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, en los mercados nacionales (…) para alcanzar, en particular las siguientes finalidades: mejorar la eficiencia del aparato productivo nacional; que los consumidores tengan libre escogencia y acceso a los mercados de bienes y servicios; que las empresas puedan participar libremente en los mercados; y, que en el mercado exista variedad de precios y calidades de bienes y servicios.”

“(…)
“El acto administrativo de aceptación de garantías señala, en el acápite 3.3:

 ‘Una garantía representa una obligación adicional y accesoria a una principal, que contrarresta o aminora los riesgos del deber a que accede. Aplicado al caso que nos ocupa, debemos señalar que la obligación principal es la que ha quedado descrita en el punto anterior, y lo que se busca es garantizar su efectivo y correcto cumplimiento….’
“Resulta inaceptable, entonces, que el recurrente pretenda señalar como únicas obligaciones adquiridas por la investigada para efectos de obtener la terminación del proceso, aquellas referidas al cumplimiento de la ley, como son:

1. ‘Abstenerse de realizar acuerdos horizontales para la fijación de precios, la repartición de mercados o la discriminación en contra de terceros’6. En el entendido de que estas conductas están contenidas dentro del enunciado del artículo 47 del decreto 2153 de 1992 como acuerdos contrarios a la libre competencia, debe concluirse que esta obligación de la investigada corresponde al deber general de cumplir la ley y, consecuencialmente, no es ese el compromiso a partir del cual se clausuró la investigación.

2. ‘Así mismo, abstenerse de realizar conductas con la intención de impedir el acceso de competidores al mercado del cemento y a sus canales de comercialización’. Igual predicamento que respecto del compromiso señalado en el párrafo anterior.

3. ‘Abstenerse de disminuir los precios del cemento por debajo de los costos variables medios de producción, cuando tal conducta tenga por objeto eliminar uno o varios competidores del mercado o prevenir la entrada o expansión de éstos. Idéntica situación que los casos anteriores.

“Para efectos de terminar la investigación en contra de Cemex se tuvieron en cuenta los siguientes compromisos, los cuales corresponden a los contenidos en la solicitud de ofrecimiento de garantías presentada por esta sociedad:

 ‘b. A informarle a la SIC los criterios que tendrá en cuenta para la determinación unilateral de precios. La información inicial sobre los mencionados criterios será comunicada a la SIC por medio de un memorial confidencial que se presentará dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de radicación del presente escrito, por cada una de las empresas investigadas.

‘En el futuro tal información se mantendrá en todo momento actualizada y lista a disposición de la SIC en cada una de las empresas investigadas.

‘c. A mantener a disposición de la SIC información actualizada respecto de la red de distribución de cemento Pórtland Gris TiPO I, incluyendo los municipios o zonas del territorio nacional en los cuales se encuentran tales distribuidores.
‘(…)
‘Para el efecto, los INVESTIGADOS asumen los costos variables de producción como aquellos que aumentan o disminuyen en respuesta directa a un aumento o disminución del nivel de producción de la empresa. Así mismo asumen los costos medios variables de producción como los costos por unidad de producción que resultan de dividir los costos variables por el número de unidades producidas.
‘(…)’

“Los compromisos trascritos que, a juicio del Superintendente, no cumplían las exigencias del artículo 52 del decreto 2153 de 1992, en cuanto que no se constituían en garantía suficiente que permitiera  terminar la investigación, fueron complementados con una serie de mecanismos a partir de los cuales esta Entidad podría  ‘corroborar el cumplimiento de lo prometido y asegurar que no se está incurriendo nuevamente en las mismas conductas que dieron mérito a la apertura de la investigación’. Dichos mecanismos, que son los enlistados en el acápite 3.4. ‘Esquema de seguimiento’ de la resolución de aceptación de garantías, son obligaciones de hacer a cargo de Cemex, cuyo cumplimiento, al igual que el de  los demás compromisos,  le brinda a la autoridad de competencia la certeza de que el mercado está libre de los presuntos yerros que dieron origen al inicio de la investigación.  

“Debe entonces concluirse que esas obligaciones a cargo de Cemex, las reseñadas en el citado capítulo 3.4, hacen parte de ‘la garantía’ a la que se refiere el artículo 52 del decreto 2153 de 1992. La existencia de una póliza de seguro de  cumplimiento (…)  hace igualmente parte de las seguridades del Superintendente cuando tomó la decisión de terminar anticipadamente el  proceso por prácticas comerciales restrictivas.
 “(…)”.

2 Art. 88 C.P.. y  ley 472 de 1998 art. 4

 No existe control de legalidad a cargo de las cámaras de comercio en materia del Registro Único de Proponentes
Concepto Of. Jurídica 07018115 del 22 de marzo de 2007

“El artículo 8 del Decreto 92 de 1998 establece  lo siguiente, en relación con el Registro Único de Proponentes:

‘DOCUMENTACION E INFORMACION ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES.

‘Para realizar inscripción, modificación, actualización o renovación, las Cámaras de Comercio deberán exigir:

‘1. El formulario adoptado para el efecto en este decreto diligenciado debidamente, en el cual el representante legal o el proponente bien sea persona natural profesional para las actividades de la construcción y la consultoría o persona natural para la actividad de proveedor, certifique la veracidad de la información suministrada.

‘2.   En caso de solicitud de inscripción, renovación, modificación y actualización, según corresponda, los siguientes documentos si no está inscrito en el Registro Mercantil:

‘a)   Prueba del acto de constitución y de las facultades de su representante legal y duración de la Sociedad;
‘b)  El proponente inscrito en el Registro Mercantil, cuyos datos no fueron suministrados en forma completa, deberá informar los necesarios al momento de realizar su inscripción en el Registro Único de Proponentes.

‘PARAGRAFO. Conservación de documentos. En todo caso, el proponente deberá conservar los documentos de soporte de la información suministrada por todo el tiempo durante el cual mantenga el dato respectivo  afectando su inscripción y allegarla a la autoridad respectiva cuando sea necesario de acuerdo con la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes.’

“De acuerdo con lo anterior, se advierte que  las cámaras de comercio  están obligadas a observar las reglas establecidas  en la norma arriba citada a efectos de realizar la inscripción en el registro único de proponentes.  Al respecto es necesario precisar  que las Cámaras de Comercio en su función registral, no tienen un control de fondo sobre la información suministrada por el proponente, pues simplemente efectúan un control formal sobre el formulario.

“Así  lo ha reconocido la Corte Constitucional en sentencia C- 165 de 1995  en la que preciso  lo siguiente:

‘Es indispensable poner de presente que a la Cámara de Comercio no le corresponde el ejercicio del control de legalidad sobre los actos y documentos sujetos a inscripción, su tarea, entonces, se limita a recibir la información y a efectuar la inscripción sin que le sea dado entrar en el examen o control de lo informado, salvo en el caso de la verificación que se exige tratándose de documentos otorgados en el exterior (Ley 80 de 1993 articulo 22 numeral 4o.).

‘En relación con lo anterior, es pertinente recordar que en lo atinente a la clasificación y calificación de los inscritos la Ley 80 de 1993 contiene un desarrollo específico del principio constitucional de buena fe (artículo 83 C.P.), en materia de contratación administrativa, al preceptuar que las aludidas clasificación y calificación serán efectuadas por "las mismas personas naturales o jurídicas interesadas en contratar con las entidades estatales ciñéndose estrictamente a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional en aplicación de criterios de experiencia, capacidad financiera, técnica, organización, disponibilidad de equipos’.

‘Si el registro de proponentes se orienta hacia el objetivo de ofrecer a las entidades estatales y a las personas interesadas información necesaria sobre un contratista determinado de modo que se tenga especialmente por la administración pública, un conocimiento cabal y actualizado del eventual contratante, es obvio esperar que, la ‘información aportada, además de ser lo más completa posible se ajuste, en cada momento, a la verdad y que, de igual manera, la clasificación y calificación respondan a idéntica exigencia; bajo el entendimiento de que los dictados de la buena fe imponen la observancia de un comportamiento leal, tanto en las etapas previas a la constitución de una determinada relación jurídica como en todos los desenvolvimientos posteriores de la misma.

‘Ahora bien, como atrás se indicó, la Cámara de Comercio da curso a la solicitud limitándose a la mera inscripción en el registro, en forma tal que su labor resulta por completo ajena al despliegue de cualquier posibilidad de control de legalidad sobre la información allegada por el proponente. Esta situación torna imprescindible conciliar los postulados de la buena fe con la necesidad de asegurar la confianza en el registro y de evitar irregularidades capaces de desvirtuar la compleción, veracidad y exactitud de las informaciones consignadas, y la corrección de la clasificación y calificación que, con base en los datos aportados, realizan los aspirantes a contratar con el Estado.’ (Resaltado fuera del texto)

“En atención a lo manifestado por la Corte Constitucional en la sentencia arriba citada, esta oficina reconsidera la posición emitida en el concepto 008147 del 29 de noviembre de 2000 adjunto a su comunicación, toda vez  que la información  que  el proponente suministre en el formulario de inscripción no tiene que encontrarse plenamente acreditada para  efectos de que la cámara de comercio proceda  a  efectuar la inscripción en el registro único de proponentes.

“En efecto, se reitera,  la inscripción en el registro de proponentes es un acto meramente registral, dado que la cámara se limita a inscribir al proponente en el registro con la información que éste suministra, sin entrar a hacer ninguna clase de estudio o control de legalidad respecto de la misma. En este sentido,  cuando el numeral 1 del artículo 8 del decreto 92 de 1998, exige  que   el proponente  ‘certifique la veracidad de la información suministrada’, dicha certificación se entiende surtida, en criterio de esta Oficina, con  la firma del  proponente en el formulario respectivo.
“(…)”.

Descriptividad de los lemas comerciales
Resolución 03083 del 12 de febrero de 2007

“(…)

“2.3 Del lema comercial y de los requisitos para su registro.

“El inciso segundo del artículo 175, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que el lema comercial es ‘la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca’.5

“Por otra parte, el artículo 179 de la Decisión 486, refiriéndose a los lemas comerciales establece que ‘Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión’. 6

“2.4  Relación directa de la descriptividad con el producto o servicio

“Para determinar si una marca es descriptiva7 es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, si se sugiere una cualidad o característica esencial de los mismos existe la imposibilidad de acceder a la solicitud marcaria. De igual forma, si se indica la procedencia, cantidad, el destino u otros datos o informaciones.  En efecto, las expresiones descriptivas carecen de distintividad, en tanto explican alguna característica propia del producto o servicio y no pueden ser apropiadas de forma exclusiva al ser necesariamente requeridas por los demás empresarios para dar información a título de frases explicativas sobre los productos o servicios. Adicionalmente, la denominación descriptiva no logra diferenciarse de otros signos del mercado y tiende a confundirse con las oraciones explicativas ya aludidas.

“Los lemas comerciales por cumplir una función primordialmente publicitaria, se pueden constituir como marca.  El lema comercial va más allá de la función publicitaria, lo que hace que cumpla una función distintiva y llegue a identificar en los diferentes medios comerciales el producto o servicio con que se relaciona.

“Los lemas comerciales se establecen en la Decisión 486  expresamente como signos distintivos y a la vez señala un régimen especial para esta clase de signos.  La razón de ser de la norma es que se usen y registren como complemento de una marca.

‘En relación con los lemas comerciales que pudieran considerarse como genéricos o descriptivos, el Tribunal ha señalado que ‘tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga’ (Sentencia dictada en el expediente N° 74-IP-2001, ya citada). Y en la doctrina se enseña que el lema ‘No puede consistir en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de la libertad de usarlas a los competidores. Aunque el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar como marcas, expresiones necesarias. Si así no fuese, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de acción por infracción de terceros’ (BENTATA, Víctor; op. cit., p. 231); que ‘Existe una cantidad de frases que son, y han sido utilizadas por distintos comerciantes y fabricantes en la promoción de sus productos… Se trata de recursos publicitarios que están en el dominio público. Otorgar un derecho exclusivo sobre cualesquiera de estas expresiones a quien primero lo solicite, sería perjudicar a terceros quitándoles lo que hoy les pertenece a todos por igual’ (OTAMENDI, Jorge: ‘Derecho de Marcas’; Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, pp. 47, 48); y que la originalidad de la frase publicitaria no debe confundirse ‘con las distintas palabras que lo forman. Estas últimas, tomadas aisladamente, no importan un derecho exclusivo por el solo hecho de formar parte del conjunto, aunque en forma individual algunas puedan ser marcas por sí mismas. Es muy común, por otra parte, el incluir en los conjuntos palabras descriptivas, y por ello irregistrables. Esto no hace que el conjunto lo sea, y tampoco impide que otros puedan incluir en sus frases o publicidad estas palabras de uso común, desde luego de una forma que no provoque confusión’ (OTAMENDI, Jorge; op. cit., p. 49).8

“3. Examen de registrabilidad

“En el caso que nos compete, debemos establecer si el lema comercial 48 HORAS MAS BARATAS DE COLOMBIA, solicitado para registro, es descriptivo. Como ya lo mencionamos anteriormente, debemos relacionar el lema con el producto a distinguir, es decir, que si al formularnos la pregunta ¿cómo es?, la respuesta es alguna característica o cualidad del producto a distinguir, entonces estaríamos ante un signo descriptivo, momento en el cual es irregistrable por carecer de distintividad.

“De lo anterior, podemos establecer que el lema comercial 48 HORAS MAS BARATAS DE COLOMBIA, es descriptivo, por cuanto indica directamente las cualidades o características de los servicios que busca distinguir,  a saber: ‘servicios de comercio, importación y exportación para terceras partes; promociones de ventas para terceras partes; representación comercial; servicios de reagrupamiento, por cuenta de terceros de productos diversos (con excepción de su transporte) permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad. Abastecimiento para terceros’; en la medida en que, refiere el precio de los mismos, al indicar que son ‘mas barato’ en relación con los demás servicios de la misma clase, específicamente respecto a ‘servicios de comercio y ventas a terceros’ cuya finalidad esta encaminada a ofrecer productos con comodidad, que implica entre otros aspectos, el de obtener un buen precio. De esta manera, podemos concluir, que el signo solicitado en registro, brinda información acerca del valor de los servicios que ofrece, lo cual da lugar a que el consumidor represente en su mente de forma directa lo que el signo quiere trasmitir, sin un mayor esfuerzo.
“(…)”.

“5    TJCA, Interpretación Prejudicial, Proceso 72-IP-2004
‘Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituye su objeto. Ya este Tribunal se ha referido al lema comercial como ‘un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará’ (Sentencia dictada en el expediente Nº 33-IP-2003, de 13 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio del mismo año, caso ‘ONE STEP UP mixta’).
‘Por su parte, la doctrina enseña que ‘los lemas (slogans) son… extensiones, prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizados para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un ‘clima’ o ‘atmósfera’ de valorización...’ (BENTATA, Víctor: ‘Reconstrucción del Derecho Marcario’, Editorial Jurídica Venezolana, 1994, p. 230). 
“La función complementaria del lema encuentra confirmación en las exigencias según las cuales la solicitud de su registro deberá especificar el signo solicitado o registrado como marca y con el cual se usará (artículo 119), y su transferencia deberá llevarse a cabo conjuntamente con el signo al cual se encuentra asociado y de cuya vigencia depende (artículo 121), así como en la prohibición de su registro, caso que aluda a marcas o productos idénticos o similares, o que los pueda perjudicar (artículo 120). Esta prohibición revela además que, para ser registrable, el lema debe ser distintivo.
“La función complementaria en referencia se observa por último en su disciplina normativa (Sección VIII), toda vez que la misma forma parte de la correspondiente a las marcas (Capítulo V). La citada disciplina prescribe que los Países Miembros se encuentran facultados para registrar como marca los lemas comerciales (artículo 118) y que, a los efectos de su registro, les serán aplicables las disposiciones pertinentes del Capítulo sobre Marcas” (artículo 122).

“6  El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, acerca de la distintividad, en el proceso 72-IP-2004, lema comercial ‘SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO’, se expresó en los siguientes términos:
‘Por tanto, el registro de un lema comercial se encuentra sometido al cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 81 eiusdem. 
‘En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. 
En segundo lugar, debe ser distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. El Tribunal ha dicho a este propósito que ‘La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función… podemos señalar con relación a los requisitos que el lema comercial debe cumplir, que uno de ellos es la aptitud distintiva…’ (Sentencia dictada en el expediente N° 74-IP-2001, de fecha 30 de enero de 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº 765, del 27 de febrero del mismo año, caso lema comercial ‘NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA’). 
‘Y en tercer lugar, debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado por escrito, lo que confirma que ha de ser visualmente perceptible. 
En definitiva, podrán registrarse como marca los lemas comerciales que cumplan los requisitos contemplados en los artículos 81, 118 y 119 de la Decisión 344, y siempre que no incurran en las prohibiciones fijadas en los artículos 82, 83 y 120 eiusdem, en lo que les fueren aplicables.’

“7El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, acerca de los signos descriptivos, en el proceso 27-IP-95, marca EXCLUSIVA, se expresó en los siguientes términos: ‘Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no identificar un producto de otro el signo carece de fuerza distintiva suficiente.

‘La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de ‘como es’ el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada por ejemplo por un consumidor medio es igual  a la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación’. (proceso 3-IP-95, G.O. 189 de 15 de septiembre de 1995)’.

“8  El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 72-IP-2004, lema comercial ‘SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO’ “.

NOVEDAD JURISPRUDENCIAL

ÍNDICE DE CONCEPTOS