SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONTENIDO

Novedad Normativa

Superintendencia de Industria y  Comercio. Circular Externa 010 del 23 de Octubre de 2007

Novedades de Doctrina

Por ser un acto de trámite, contra el traslado por competencia no proceden recursos Delegatura de protección al Consumidor
Comunicación  07078215 del 11 de diciembre de 2007.

La oposición andina proveniente de Venezuela no es admisible, puesto que no se trata de un país miembro.
Resolución 38361 del  23 de noviembre de 2007.

La liquidación forzosa constituye fuerza mayor para efectos de la obligación de probar el uso en los casos de solicitud de cancelación del registro marcario.
Resolución 38323  del 23 de noviembre de 2007.

Es engañoso el signo que induzca a error sobre el origen geográfico del producto
Resolución 39336 del 28 de noviembre de 2007

Modo de cumplir las medidas cautelares
Auto  3324  del 9 de octubre de 2007.

Improcedencia del decreto y práctica de pruebas, a petición de parte o de oficio, en el trámite de una petición de medidas cautelares
Auto 2999 del 5 de septiembre de 2007.

Cuando los  nombres de las comunidades indígenas son términos que pueden ser percibidos desde distintas acepciones, pueden ser registrados como marca.
Resolución 24655 del 13 de agosto de 2007.

Fecha de presentación de una solicitud de registro, de conformidad con el artículo 141 de la Decisión 486 de 2000.
Of. Jurídica Concepto 07056435 del 31 de agosto de 2007

Lo  que determina si una sociedad es de naturaleza civil o comercial es su objeto social.
Of. Jurídica Concepto 07105595 del 26 de noviembre de 2007.

 

Índice de Conceptos

Novedad Jurisprudencial

NOVEDAD NORMATIVA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. CIRCULAR EXTERNA 010 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2007.

Publicada en Diario Oficial No. 46.970 del 23 de octubre de 2007.
Asunto: Adición de los numerales 1.3.10., 1.3.11 y 1.3.12 al Título VIII Capítulo Primero de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Principales puntos de interés:

Como consecuencia de la Circular Externa Nº 8 de 2007 expedida por la Superintendencia de Economía Solidaria, en relación con la inscripción de los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad y con la expedición de los certificados de existencia y representación legal de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, la Superintendencia de industria y Comercio impartió la siguiente instrucción: 

NOVEDAD DOCTRINA

Por ser un acto de trámite, contra el traslado por competencia no proceden recursos
Delegatura de protección al Consumidor

“(…)

“El acto atacado por la vía del recurso de reposición y subsidiario de apelación no constituye un acto administrativo susceptible de impugnación por estos medios, valga decir los recursos, toda vez que se trata de un acto de simple trámite, como que no resuelve algo sustancial o de fondo ni  pone fin a la actuación administrativa.1
“(…)

“Resulta entonces, que los actos administrativos de trámite son aquellos que impulsan una actuación, que le dan celeridad al proceso, adelantando el trámite propio para obtener la decisión de fondo que haya de adoptarse, pero en momento alguno dan fin a la actuación administrativa. Claro ejemplo de estos, el asunto que nos ocupa y que dio lugar al improcedente recurso.

“Y no es precisamente esta la situación generada en el asunto sub exámine, como que por medio de la determinación adoptada no se impide en manera alguna que la actuación administrativa continúe su desarrollo hasta alcanzar una decisión de fondo, sino que, muy por el contrario, dispone el impulso del asunto para que todas las decisiones sean adoptadas por la entidad a la cual la ley asigna la competencia para el conocimiento del caso.
“(…)

“Se reitera, entonces, que el oficio de 7 de noviembre de 2007, no constituye un acto administrativo definitivo, toda vez que no le puso fin a la actuación. Lo remitió por competencia a la entidad correspondiente en virtud de lo establecido en el artículo 33 del C.C.A, adicionado por el artículo 4, parágrafo de la Ley 954 de 2005, para que sea ésta la que se pronuncie sobre el particular. Es, pues, dicho oficio un acto administrativo de trámite, en razón a que dió impulso a la actuación para que la entidad competente la adelante y la lleve a su terminación.

“Es que aceptar y dar trámite al recurso propuesto para la solución del caso en estudio, valga decir, para definir la competencia, a mas de improcedente, desconocería el mecanismo propio para destrabar la colisión de competencias que entre dos funcionarios pueda darse porque ambos se nieguen a conocer, en un caso, o ambos se afirmen, en el otro, competentes para conocer de un determinado asunto.
“En ese orden procede señalar que si el Ministerio de Protección Social igualmente se considerara incompetente para conocer del asunto, con su determinación en este sentido trabará el conflicto de competencia y, consecuencialmente deberá remitir la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para que defina el conflicto y determine cual será la entidad competente.

“Las razones indicadas en precedencia permiten reiterar, entonces, la improcedencia del recurso propuesto para la definición del asunto en comento.

Art. 33 C.C.A  adicionado artículo 4  Ley 954 de 2005.

La oposición andina proveniente de Venezuela no es admisible, puesto que no se trata de un país miembro.
Resolución 38361 del  23 de noviembre de 2007

“(…)

“Así las cosas, frente al tema marcario, hay que advertir dos consecuencias  fundamentales de la inaplicación de la Decisión 486 a Venezuela. La primera de ellas, consiste en la imposibilidad de los solicitantes o titulares de marcas venezolanas de formular oposiciones al registro en los países miembros de la comunidad (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú) conforme a lo dispuesto en el artículo 147  de la mencionada Decisión. La segunda, supone el impedimento por parte de las Oficinas Nacionales Competentes en Propiedad Industrial de los países miembros, de considerar como válidas las pruebas relativas al uso de las marcas en la República Bolivariana de Venezuela a efectos de aplicar las disposiciones sobre cancelación del registro de marcas contenidas en el articulo 156 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

“En síntesis, las oposiciones provenientes de Venezuela no pueden ser tenidas en cuenta, toda vez que desde el 22 de abril de 2006, fecha en que denunció el Acuerdo de Cartagena, se convirtió en un tercero ante la Comunidad Andina de Naciones y a partir de ese momento cesaron sus obligaciones y derechos que había adquirido inicialmente en la integración andina.
“(…)

“Finalmente, debe indicarse que la circunstancia que manifiesta el recurrente como argumento según la cual la República Bolivariana de Venezuela  mediante el artículo 153 de la Constitución incorporó las normas comunitarias al ordenamiento interno de manera que se siguen aplicando de manera preferente, no puede ser fuente para que se entienda presentada una oposición andina, pues, la norma andina es clara en indicar quien tiene legítimo interés, limitándolo a Países Miembros, calidad que no conserva ese país por haber denunciado el acuerdo. En el anterior sentido, es claro para esta Delegatura que la aplicación o inaplicación de la norma en Venezuela no es relevante para determinar que se trata o no de una oposición andina.

“(…)”.

La liquidación forzosa constituye fuerza mayor para efectos de la obligación de probar el uso en los casos de solicitud de cancelación del registro marcario.
Resolución 38323  del 23 de noviembre de 2007

“ (…)

“En el caso sub-exámine, lo que configuraría la fuerza mayor es  la existencia de un impedimento legal que coloca a la sociedad intervenida en situación de imposibilidad para comercializar los productos identificados con la marca MONGOL. Lo anterior, a causa de la liquidación forzosa por la que atraviesa, la cual se constituye en una talanquera para el desarrollo de su objeto social, como lo desarrollaremos más adelante.
“(…)

“En el presente caso, habiéndose demostrado el estado de liquidación forzosa de la sociedad titular del registro marcario, situación que se hizo presente aún desde el momento mismo de la presentación de la solicitud y que permanecía invariable al instante de la presentación de la acción de cancelación, dicha circunstancia adquiere relevancia y merece un tratamiento adecuado a la luz del conjunto de normas que rigen los procesos concursales, los cuales, como normas de orden público, son de obligatoria observancia por todas las autoridades de la República, incluida como es lógico, la Superintendencia de Industria y Comercio.

“En este sentido, como consecuencia del estado de liquidación, surge la imposibilidad para que la sociedad continúe desarrollando su objeto social, lo que implica la suspensión de sus operaciones; así, entiende la administración que si para una empresa es imposible desarrollar una actividad productiva, la comercialización de productos o servicios y por ende, el uso efectivo de una marca podrían verse comprometidos.  (…).

 “Lo que si resulta claro para esta Superintendencia, es que la marca, como un activo más de la sociedad y del cual consta su inscripción en el registro de la Propiedad Industrial, debe conformar la masa de la liquidación con destino al pago de las acreencias que se hayan hecho parte dentro del trámite.  (…).

“La acción de cancelación de un certificado de registro marcario busca extinguir el derecho de su titular ante la inactividad en su uso, naturaleza que resulta contradictoria con las disposiciones concordatarias, por cuanto, al prosperar dicho trámite, la marca quedaría a merced de cualquier otro comerciante y de manera preferente en cabeza de quien haya dado inicio a la acción. Al afectarse la titularidad de quien hasta entonces la ostentaba, el bien saldría de su patrimonio y por ende de la masa de bienes con la que pueden satisfacerse las acreencias presentadas al trámite liquidatorio. Por lo anterior, la administración no podría ser ajena a la existencia de dicho trámite y sus efectos para proceder a la cancelación de un bien inmaterial, que en el caso particular se trata de los derechos sobre un registro marcario bajo la  titularidad de la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LÁPICES S.A. y cuya disposición se encuentra supeditada a lo que en relación con el mismo se determine en la liquidación.
“(…)”

Es engañoso el signo que induzca a error sobre el origen geográfico del producto
Resolución 39336 del 28 de noviembre de 2007

“(…)

“Debe apreciarse que el signo en estudio no utiliza la indicación “PARISSINA” aisladamente, sino que está atada la palabra “LA PERFUMERÍA”, asociando así al signo a un producto de alta reputación como lo es el “perfumes de Paris”. Normalmente, esta circunstancia hará que en la mente del consumidor se suscite un proceso de asociación entre los productos a distinguir por el signo, con un lugar geográfico forzosamente conocido por la producción de perfumes como lo es París. Así entonces, la expresión “PARISSINA, LA PERFUMERÍA califica o describe las características de los productos a distinguir por el signo, indicando que están vinculados a un producto netamente parisino, e induciendo a que se crea que los productos son ofrecidos por tiendas colombianas que ofrecen perfumes parisinos, es decir que son originarios de un empresario parisino.
“(…)

“Precisamente, dada la naturaleza descriptiva e informativa de una indicación de procedencia, - en especial en los casos en que existe una relación entre el lugar geográfico y la calidad del producto o servicio,- incluso un solicitante nacional podría encontrar dificultad al pretender registrar un signo en el que predomine la indicación de procedencia geográfica. Como se ha visto, una indicación de procedencia u origen geográfico debe permanecer a disposición de los demás competidores, quienes podrán usarla libremente con fines descriptivos, con sujeción a la veracidad, o incluirla en sus marcas para evocar cualidades de los productos o servicios, igualmente de forma veraz y siempre y cuando esté acompañada de otros elementos que hagan que el signo, considerado en su conjunto, sean suficientemente distintivo.
“(…)”.

Modo de cumplir las medidas cautelares
Auto  3324  del 9 de octubre de 2007.

“(…)
 “Las decisiones jurisdiccionales sobre medidas cautelares son de carácter preventivo y provisional que se adoptan primordialmente para salvaguardar la efectividad de la acción judicial, por lo que en ellas se refleja ejemplarmente el poder represivo del Estado para que las decisiones materiales definitivas no aparezcan ilusorias ante los fines encomendados a la administración de justicia.
“Una orden cautelar es entonces ineludible y no está por tanto a disposición del destinatario de la misma, por lo que el celo de su cumplimiento se impone de modo absoluto, y de ahí que el encargado de cumplirla habrá de apegarse al sentido y tenor de la cautela proferida, pues entre la tensión jurídica que suscita la necesidad de protección preventiva a favor de quien pide la cautela y la necesidad de protección frente al desbordamiento que la misma acarree en contra de quien la soporta, el equilibrio habrá de confluir entre la razonabilidad del funcionario para determinar su alcance y la responsabilidad de quien invoca las cautelas a través del correlativo aseguramiento de los eventuales perjuicios.
“Se reitera así que el cumplimiento de las medidas cautelares está fuera de la órbita dispositiva del obligado pues de otro modo se disolvería la garantía que en ellas se involucra, más aún si la orden no fue discutida oportunamente.
“Así, actuar deliberadamente modificando el sentido concreto de la orden puntual, o proceder a su cumplimiento en la forma en que el destinatario considera que debió haberse producido la decisión, contraviene el carácter vinculante de esta clase de providencias y se erige en manifestación de obstinación que desdibuja el propósito de la institución procesal comentada.
“En consecuencia, la orden contenida en los autos que decretan medidas cautelares debe cumplirse de manera idónea, observando de manera estricta la decisión del despacho, trátese de una imposición positiva o por el contrario, de una orden de abstención en los precisos términos de la providencia, pues de otro modo, se incurre por el incumplido en la causal sancionatoria con que el ordenamiento dota de eficacia a esta clase de actuaciones.
“(…)”

Improcedencia del decreto y práctica de pruebas, a petición de parte o de oficio, en el trámite de una petición de medidas cautelares
Auto 2999 del 5 de septiembre de 2007

“(…)

“Supuesta violación del debido proceso al negarse el decreto y práctica de pruebas pedidas en la solicitud de medidas cautelares:

“Las peticionarias consideran que con la decisión impugnada se violó su debido proceso al decreto y práctica de una prueba solicitada en la petición de cautelas, a saber, que se oficiase a la División de Signos Distintivos para que certificara la existencia de registros marcarios en cabeza de DUNA, optando en el auto recurrido por no realizar pronunciamiento alguno sobre dicha prueba sin motivar la denegación de su práctica como lo señala el C.P.C.

“Para responder a este cargo se hace notar que la falta de pronunciamiento expreso en el auto impugnado acerca de la solicitud de la prueba cuya práctica se extraña, por sí sola no vulneró el debido proceso en el trámite de la petición cautelar, pues el artículo 31 de la LCD -  con acuerdo al cual las medidas cautelares por competencia desleal pueden ser adoptadas cuando esté “comprobada la realización de un acto de competencia desleal o la inminencia de la misma” (subrayado nuestro) - acompasado con los ya comentados artículos 177 del C.P.C. y 568 del C. de Co., pone de relieve la obligación que tiene el solicitante de cautelas de acompañar con la respectiva solicitud las pruebas de los hechos que le sirven de fundamento, sin que tal norma, ni aquellas a las cuales remite (C. de Co., art. 568 y C.P.C., arts. 678 a 691) o las de la codificación procesal civil señalen una etapa para el decreto o práctica de pruebas a petición de parte en el trámite de las medidas cautelares. Menos existe la alegada violación cuando la normativa pertinente no consagra un período probatorio para acreditar los hechos que de por sí deben estar comprobados sumariamente al momento de la solicitud de medidas precautorias, que además, en el caso estudiado, fueron pedidas para ser adoptadas sin oír a la parte contraria y dentro de un término de 24 horas y, sobre todo, previamente a la eventual instauración de una demanda con fines judiciales, es decir, en una etapa anticipada o extraprocesal. En tal circunstancia, también se hace necesario precisar que la solicitud y práctica de pruebas anticipadas está circunscrita únicamente a aquellas previstas los artículos 294 a 301 del C.P.C., debiendo recaudarse con citación de la presunta contraparte, salvo en los casos legalmente exceptuados (por citar algunos ejemplos, en los artículos 299, 300 y 301 del C.P.C.), no ajustándose a los eventos regulados en dichas normas, la prueba que con antelación al proceso fue solicitada dentro del petitorio de medidas de precaución estudiado.

“Por lo dicho, la falta de consideración de la solicitud de la prueba anticipada que resaltan las actoras, no resulta ser violatoria de su derecho al debido proceso ante la evidencia de que el trámite de medidas cautelares no contempla un periodo para el decreto y práctica de pruebas, ni está orientado a asegurar la recaudación de pruebas extra procesales sin citación de la parte contra quien se pretenden aducir en el mismo trámite cautelar o en un proceso futuro.”

“Supuesta obligación del juzgador de decretar y practicar pruebas de oficio en el trámite de una solicitud cautelar:

“Para las solicitantes, ante la consideración del despacho de no tener por suficiente la prueba que lo llevara al convencimiento pleno de la procedencia o no del decreto de medidas cautelares, tenía el deber de decretar de oficio las probanzas que le permitieran colmar sus dudas, más aún teniendo en cuenta la gravedad e inminencia de los hechos denunciados.

“Como ya se ha explicado al responder el cargo anterior, el trámite de la solicitud de medidas cautelares por competencia desleal no contempla un periodo para practicar pruebas a petición de parte, ni de oficio, debiendo el juzgador adoptar su decisión con base en las pruebas arrimadas por el instante de las medidas, pues su razón de ser es lograr la cesación de actos competitivos desleales o la prohibición de aquellos inminentes, no el aseguramiento anticipado de pruebas encaminadas a ello, tarea que corresponde adelantar previamente al actor, pudiendo recurrir a las pruebas anticipadas concebidas en el C.P.C. o a las diligencias preliminares de comprobación referidas en el artículo 26 de la LCD. De otro lado, tal como lo ha manifestado la Corte Suprema de Justicia, incluso cuando el juez estime la necesidad de decretar oficiosamente una prueba, no tiene discrecionalidad para obrar en su práctica, debiendo tomar medidas para que todos los intervinientes en el proceso puedan conocer de su existencia y tener la oportunidad para su práctica3, actividad que se torna impracticable dentro del trámite de medidas cautelares cuya adopción se solicita conforme al inciso 2° del artículo 31 de la LCD, es decir, sin oír a la parte contraria pudiendo ser decretadas en el término de 24 horas al recibo de la petición.  

“Por las anteriores razones se considera infundado el cargo.

Cuando los  nombres de las comunidades indígenas son términos que pueden ser percibidos desde distintas acepciones, pueden ser registrados como marca.
Resolución 24655 del 13 de agosto de 2007

“(…)

“Ahora bien, la palabra maya puede tener varios significados y por lo mismo varias percepciones. En efecto, sí bien la expresión MAYA, en una de sus acepciones hace referencia al nombre de una comunidad indígena, también puede ser percibida por el consumidor relacionada con otros conceptos, como puede ser el de un apellido, el de una Planta herbácea perenne, el de una canción que se entona en las fiestas de mayo, ó, el de un tipo de castaña, entre otros.

“De acuerdo con lo anterior, un consumidor en el mercado al encontrar el signo, descrito anteriormente, no necesariamente va a percibir el nombre de la comunidad indígena, pues, como ya se indicó hay una ambivalencia relativa del término que permite percibirlo vinculado con otros conceptos.
“En este sentido, aún cuando la expresión “MAYA” corresponde al de una comunidad indígena, que ha perdurado hasta nuestros días a través de sus miembros que han conservado la cultura, tradiciones, costumbres e identidad de ese pueblo, y que por lo tanto debe ser protegido de acuerdo con lo establecido en la causal de irregistrabilidad mencionada, se considera que los otros elementos del conjunto del signo pretendido en registro evitan la relación exclusiva con la comunidad indígena.
“(…)”.

Fecha de presentación de una solicitud de registro, de conformidad con el artículo 141 de la Decisión 486 de 2000
Of. Jurídica Concepto 07056435 del 31 de agosto de 2007

“(…)

“(…) [L]a Superintendencia de Industria y Comercio, actuando en su calidad de oficina nacional competente , y si así se le solicita, asignará como fecha de presentación de la solicitud, la misma en la que tales productos o servicios fueron exhibidos por primera vez con la marca en una exposición reconocida.
“Ahora bien, se considera que una feria o exposición es reconocida oficialmente, si cuenta con las autorizaciones exigidas para su realización de acuerdo con su naturaleza y de conformidad con la legislación de cada país, de tal forma que contando con dichas autorizaciones, la entidad organizadora y responsable del evento, exhibición o exposición deberá, a efectos de aplicar el artículo 141 expedir certificación en la cual se señale la fecha de la exhibición de la marca respecto de los productos y/o servicios que pretenden ser amparados por la misma.

“Finalmente, frente al interrogante si es posible que se haga valer, en el momento del traslado de una demanda de oposición a la solicitud de registro, al respecto, es preciso señalar que tal circunstancia es viable, en la medida que la solicitud de registro haya sido presentada cumpliendo los presupuestos establecidos en el artículo 141 señalado en precedencia.
“(…)”.

Lo  que determina si una sociedad es de naturaleza civil o comercial es su objeto social
Of. Jurídica Concepto 07105595 del 26 de noviembre de 2007

“(…)

“(…) [E]sta Oficina considera que el carácter de comerciante de una  sociedad no depende, en modo alguno, de  lo que los  asociados,  en ejercicio de   la autonomía de la voluntad,  hayan  querido que sea su naturaleza, sino de lo que efectivamente haya quedado consagrado en los estatutos sociales.

“Así,  en tanto en dicho objeto social  se estipulen  actividades mercantiles,  la sociedad tendrá el carácter de comerciante  para todos lo efectos legales,  uno de los  cuales  es la obligación  de matricularse en el registro mercantil,  conforme se prevé en el numeral 1 del artículo 19 del Código de Comercio.
“En el mismo sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado, mediante sentencia  de 3 de marzo de 1994:

‘La Mercantilidad de la Sociedad: Tanto en el Código Civil, como el Mer­cantil, el criterio que ha predominado para establecer la distinción entre sociedades civiles y mercantiles, ha sido el referente a los actos a ejecutar señalados en su objeto social.

‘En efecto, el artículo 2085 del Código Civil, dice que son comerciales "las que se forman para negocios que la ley califica de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles. En consecuencia, se predica la existencia de una sociedad comercial cuando en su objeto social se ha previsto la realización de operaciones o actos calificados como mercantiles. Por el contrario, frente a una sociedad cuya actividad a desarrollar esté conformada por actividades que la ley califica como civiles, el ente asociativo es de naturaleza civil. Este criterio adoptado por el Código Civil es el previsto en el artículo 100 del Código de Comercio al señalar que: "Se tendrán como comerciales, para todos los efectos legales, las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles". Disposición que introduce una variable a la perceptiva Civil al señalar "si la empresa social comprende actos mercantiles y otros que no tengan esa calidad, la sociedad será comercial". Esta variable conlleva, consagrar prevalencia de la mercantilidad de las empresas o actos a ejecutar, frente a los allí contemplados y de naturaleza civil; esta innovación de la preceptiva mercantil impide equívocos en la calificación del ente asociativo, por cuanto no interesa, ni la importancia, ni la extensión de los actos mercantiles frente a los civiles, para que la sociedad sea calificada como mercantil, lo cual facilita la labor del intérprete, y desde luego, la del fallador.

'Para tal fin, el numeral 4o. del artículo 110 de Código de Comercio exige que en la escritura de constitución se exprese: "el objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enumeración clara y completa de las actividades principales". Entonces, es a partir de esta enunciación que se haga de la actividad a desarrollar por la sociedad que procede su calificación, bien como civil o mercantil; como lo ha entendido la doctrina de los mercantilistas, no es la voluntad de los asociados la que imprime el carácter de civil o mercantil al ente asociativo, sino la naturaleza de los actos a desarrollar , por cuanto si son de naturaleza mercantil, la sociedad será mercantil, así la voluntad de los asociados sea otra; al igual que si el objeto social comprende actividades civiles y mercantiles, la prevalencia de éstas, por disposición de la ley, le imprimen al ente asociativo la naturaleza de sociedad comercial.’ (Resaltado fuera del  texto)

 “(…)”.

NOVEDAD JURISPRUDENCIAL

ÍNDICE DE CONCEPTOS