SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONTENIDO

Novedad Normativa

Indice de Conceptos

Novedad Jurisprudencial

NOVEDAD NORMATIVA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
CIRCULAR 003 DEL 13 DE MAYO DE 2005.

Publicada en Diario Oficial No. 45.913 del 19 de mayo de 2005.

Asunto:Adición de los numerales 1.1.4, 1.1.5 y 1.1.6. del Título VIII Capítulo Primero de la Circular Única

La Superintendencia impartió, entre otras, instrucciones sobre:

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
CIRCULAR 004 DEL 16 DE MAYO DE 2005.

Publicada en Diario Oficial No. 45.913 del 19 de mayo de 2005.

Asunto:Modificación de las instrucciones impartidas a los grandes almacenes contenidas en el literal d) numeral 2.3.2.2 y el numeral 2.3.2.6, capítulo segundo del Título II de la Circular Única.

Principales puntos de interés:

NOVEDAD DOCTRINA

Prescripción de la acción
Resolución No. 10529 del 16 de mayo de 2005

“(…)

“4 Excepción de prescripción

“(…)

“De conformidad con el artículo 23 de la Ley 256 de 1996, ‘[l]as acciones de competencia desleal prescriben en dos (2) años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y en todo caso, por el transcurso de tres (3) años contados a partir del momento de la realización del acto’.

“Como puede apreciarse, la norma arriba citada trae dos términos diferentes e independientes para determinar la prescripción de la acción: El primero, a partir del conocimiento subjetivo que tuvo el actor respecto del hecho que demanda y de quién los realizó; y el segundo, a partir del momento en el que la conducta que se cuestiona se realizó.

“En el presente trámite, las pruebas que obran en el expedientedemuestranquelaspartesen el proceso

son competidoras directas entre sí y que ambassociedades distribuyen yvendensus plumígrafos a través de los mismos canales de distribución, lo cual permite concluir, de acuerdo con las reglas del mercado, que las fuerzas de venta de cada una de las partes y por ende las partes mismas, conocían los productos que su competidor directo vendía.

“Igualmente, está probado que los plumígrafos de la accionada que contienen la expresión ‘PUNTO MICRO’ se encuentran en el mercado desde el año 1999, tal como se observa en la facturación allegada al expediente22, en la versión rendida por las partes del proceso, en las certificaciones de clientes solicitadas oficiosamente en la investigación y en lo afirmado en el mismo memorial de solicitud de pruebas.

“(…)

“En este orden de ideas, si el acto de competencia desleal que se demanda consiste en la utilización por parte de la demandada de un plumígrafo con la expresión PUNTO MICRO y éste fue lanzado al mercado en el año 1999, obrando facturas que demuestran con fecha cierta aquella en la cual se hicieron despachos de venta, y que por ende dan muestra de su presencia en el mercado26, se tiene que la prescripción extraordinaria de 3 años empezó a correr desde por lo menos el 25 de junio de 1999, fecha de la factura No.12296927, y que corresponde a la factura más antigua aportada como prueba tendiente a demostrar la comercialización de los plumígrafos de la accionada.

“Dado que entre el 25 de junio de 1999 y el 24 de septiembre de 2002, fecha en la que se interpuso la acción que acá se decide, habían transcurrido más de tres años, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 256 de 1996 resulta procedente declarar probada la excepción de prescripción, tal y como lo solicita la parte accionada.

“Sostiene el actor en sus alegatos, que la acción de competencia desleal no se encuentra prescrita, para lo cual sustenta su argumento en la doctrina penal en materia de delitos de ejecución instantánea, continuada o permanente, y señala para tales efectos, la armonía existente entre el ordenamiento penaly el de competencia desleal, pues en su opinión, ‘se trata de disciplinas basadas esencialmente en la tipificación de conductas a presupuestos previamente establecidos’ (…). Afirma el actor que tal teoría es necesaria, puesto ‘que no es lo mismo un acto instantáneo de efectos diferidos en el tiempo, que una sucesión de actos desleales independientes que violan en forma repetida la misma norma legal’ (…). Por consiguiente, ‘cada vez que se genera un acto de reproducción de los esferos identificados con la marca MICRO PUNTA, se está realizando una violación independiente de las normas de competencia desleal y, por lo tanto, la prescripción de las acciones tendientes a reprimir dichos actos, debe determinarse contando dos años a partir de la realización de cada uno de ellos’ (…).

“Al respecto cabe señalar que la jurisprudencia nacional, en un caso de competencia desleal semejante al que acá nos ocupa y en el que también el titular de una marca registrada reclamaba al demandado por el uso que hacía de un signo distintivo, manifestó lo siguiente:

’[L]a prescripción extraordinaria empezó a correr el 22 de octubre de 1996, cuando ICOLTRANS LTDA. comenzó a usar la marca ICOLTRANS imitando la marca COLTRANS ya registrada, incurriendo así en actos de confusión constitutivos de competencia desleal vinculada al uso de la marca. De ésta fecha a cuando se presentó la demanda con que se inició éste proceso (febrero 27 de 2002), ya había transcurrido el plazo de tres años requerido por el artículo 23 de la Ley 256 de 1996 para darle cabida a la prescripción extraordinaria de la acción de competencia desleal ejercitada en éste caso por la sociedad COLTRANS LTDA., configurándose de ésta manera la excepción de prescripción extintiva de dicha acción alegada por la demandada ICOLTRANS LTDA. Y como a ésta misma conclusión llegó la Superintendencia de Industria y Comercio en la sentencia apelada, se impone la confirmación de la misma (…)’28.

“Esta interpretación de la forma como se contabiliza la prescripción, coincide con la doctrina española sobre el tema, doctrina que resulta aplicable a Colombia, pues como se sabe, la Ley 256 de 1996 se encuentra inspirada en ley española de competencia desleal, incluída la norma de prescripción29.

‘Sin lugar a dudas, la cuestión más problemática de cuantas suscita la regulación de la prescripción es la determinación del ‘dies a quo’. La clave de las dificultades que se advierten en esta materia radica esencialmente en la falta de reflejo, de la condición del acto duradero en el tiempo (sea porque es continuo, sea por que se repite) que habitualmente tienen los actos de competencia desleal en la definición del momento del comienzo de la prescripción: ni el momento en que se pudieron ejercitar las acciones de competencia desleal, ni el momento en que se tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal, ni en fin, el momento de su realización, en efecto, remiten a una fecha que deba entenderse necesariamente producida sólo tras la finalización de un acto duradero, y no a una fecha anterior a dicha terminación. (…) No puede extrañar, por tanto, que en materia de competencia desleal, los tribunales hayan entendido que el cómputo de los plazos de prescripción establecidos se cuentan desde el primer día en que pudieron ejercitarse las acciones y se tuvo conocimiento de la persona que realizó los actos de competencia desleal o desde el primer día en que se realizó el acto de competencia desleal, aún cuando éste fuera duradero’30. (Negrillas por fuera del texto)

“Por consiguiente, bien puede apreciarse que el transcurso de los tres años a partir de la ocurrencia del hecho, produce la prescripción de la acción, cuando la misma se alega y prueba. (…)

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22 (…)

26 (…)

27 (…)

28 Sentencia de apelación 8 de marzo de 2004. Tribunal Superior de Medellín. Sala Civil. M.P. Luís Alfonso Marín Velásquez. Folio 25.

29 Ley Española. No. 3 de 10 de enero de 1991. Artículo 21. Prescripción. “Las acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la realización del acto”

30 MASSAGUER José. Artículo: “Aspectos Procesales de la Acción de Competencia Desleal: Prescripción y Competencia Territorial”, incluido en la obra Protección Penal, Competencia Desleal y Tribunales de Marcas Comunitarios (VI Jornadas sobre Marcas). Págs. 184-185. Consejo General del Poder Judicial, Madrid 1999.

Legitimación activa
Auto 1636 del 11 de mayo del 2005

“(…)

“(…) [U]n presupuesto básico para que sea procedente la orden de cesación provisional de un acto que se demanda como de competencia desleal, y, en general, para que el decreto de medidas cautelares sea procedente, consiste en que la petición provenga de una persona legitimada para presentar tal solicitud. En el caso de la ley de competencia desleal, tal legitimación está determinada por los artículos 20 numeral 11 y 21 inciso primero2 de la Ley 256 de 1996, en armonía con el artículo 33 de la misma norma.

“(…)

“Legitimación activa

“(…)

“De conformidad con lo anterior, para este Despacho se encuentra legitimada por activa para solicitar medidas cautelares por supuestos actos de competencia desleal, la persona que piense que puede llegar a ser afectada por los actos de competencia desleal que demanda, pues habiendo demostrado su participación en el mercado o su intención de participar en él, sus intereses económicos resultan amenazados.

“Para establecer si en el presente proceso la parte solicitante de las medidas cautelares se encuentra legitimada para obtener su decreto, es menester determinar si sus intereses económicos resultan afectados por los actos que demanda, para lo cual debe estar acreditado en el expediente que participa en el mercado en que se realizaron los supuestos actos de competencia desleal, o que tenía o tiene intención de participar en éste.

“a) Participación en el mercado

“Una persona participa en un mercado cuando compite en éste, buscando disputar o adquirir para si una clientela. En tal sentido, el mercado no es un lugar abstracto e ilimitado, sino que frente a cada situación requiere ser precisado, teniendo como base quiénes son los potenciales compradores de los bienes o servicios que se ofrecen y cuáles son los factores que determinan la posible adquisición por parte de ellos.

“Así las cosas, si bien para determinar cuál es el mercado en el que un oferente participa se pueden seguir diferentes criterios (por ejemplo el demográfico o el psicodemográfico), cualquiera que sea el método que se emplee, siempre estarán presentes dos factores primordiales, como son el tipo de producto o servicio que se ofrece, y el ámbito geográfico de influencia de la oferta que se presenta5.

“(…)

“b) Intención de participar en el mercado

“En cuanto al punto de la intención de participar en el mercado, el Despacho considera que si bien es posible que una sociedad se establezca en una ciudad y a medida que crezca su éxito, se expanda a otras ciudades, tal posibilidad no es más que eso, es decir, una posibilidad, pues también es posible que a pesar de que una compañía tenga un éxito cada vez más creciente, dicha compañía decida no expandirse a los mercados de otras ciudades.

“Esta apreciación es acorde con la ley de competencia desleal, la cual prevé para la determinación de la legitimación activa (Artículo 21), que el accionante ‘participe o demuestre su intención para participar en el mercado’ y no simplemente que se prevea que posiblemente pudiera llegar a expandirse por ser lo que algunas compañías exitosas suelan hacer.

“Conforme a la Ley 256 de 1996, la intención de participar en un mercado -cuando no se participa en éste- es un hecho que debe haber sido demostrado por el actor en el proceso, pues corresponde a una carga procesal que la propia ley fija en cabeza del accionante, al establecer que estará legitimada por activa para ejercer las acciones previstas por el artículo 20 de la mencionada ley, ‘cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado’.

“En el caso que se analiza, la parte accionante argumenta que tenia la intención de participar en el mercado de Apartadó (…)

“(…)

“Sin embargo, como ya se vio, no basta con afirmar que se va a ‘determinar la posibilidad de abrir nuevas sucursales a lo largo del país’ para demostrar que existe una clara intención de las sociedades accionantes de participar en el mercado de Apartadó, donde tiene domicilio el accionado. En este caso se hacía necesario que la parte actora cumpliera su carga procesal de demostrar su intención cierta de participar en el mercado de productos ópticos y servicios optométricos de la ciudad de Apartadó, Antioquia, actividad procesal que, a esta altura del proceso, no consta en el expediente.

“(…)

“En consecuencia, dado que la actora no participa en el mercado en el que se realizaron los hechos objeto de este proceso, esto es, en el mercado de los productos y servicios optométricos de la ciudad de Apartadó, y que tampoco ha demostrado su intención de hacerlo, el Despacho concluye que las sociedades XXX, YYY y ZZZ no están legitimadas por activa para obtener el decreto de medidas cautelares en el marco del presente proceso de competencia desleal.

(…)”

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1 Artículo 20 numeral 1° de la Ley 256 de 1996. El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante. El demandante podrá solicitar en cualquier momento del proceso, que se practiquen las medidas cautelares consagradas en el artículo 33 de la presente Ley”. (La remisión debe hacerse al artículo 31 de la Ley 256 de 1996.)

2 Artículo 21. Legitimación activa. En concordancia con lo establecido por el artículo 10 del Convenio de Paris, aprobado mediante Ley 178 de 1994, cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley.

3 Artículo 3. Ámbito subjetivo de aplicación. Esta ley se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado.

La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal.

5 Frente a este punto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-375-95, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, ha señalado que la determinación del mercado “no solo se precisa a partir de las coordenadas geográficas, sino también con base en el producto o bien materia de transacción. A este respecto, será decisivo esclarecer en la realidad si el bien puede resultar, en términos de precios, calidades y demás características, intercambiable por otros o no intercambiable por ellos. En este último caso, se tratará de un mercado separado; en el primero, de un mismo mercado.”

Obligación de las sociedades civiles de matricularse en el registro
mercantil que llevan las cámaras de comercio
Concepto 05049686

“(…)

• “SOCIEDADES CIVILES –MATRICULA MERCANTIL

“Conforme al artículo 100 del Código de Comercio ‘Se tendrán como comerciales, para todos los efectos legales, las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles’. En este sentido, una sociedad será comercial cuando en su objeto social se haya previsto la realización de operaciones o actos mercantiles; en caso contrario la sociedad será de naturaleza civil.

“El numeral 4 del artículo 110 de Código de Comercio exige que en la escritura de constitución de una sociedad se exprese: ‘el objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enumeración clara y completa de las actividades principales’. De este modo, resulta claro que es a partir de esta enunciación que se haga de la actividad a desarrollar por la sociedad, que procede su calificación, bien como civil o mercantil; no es la voluntad de los asociados la que imprime el carácter de civil o mercantil; al ente asociativo, sino la naturaleza de los actos a desarrollar, por cuanto si son de naturaleza mercantil, la sociedad será mercantil, así la voluntad de los asociados sea otra; al igual que si el objeto social comprende actividades civiles y mercantiles, la prevalencia de éstas, por disposición de la ley, le imprimen al ente asociativo la naturaleza de sociedad comercial.

“Ahora bien, la Ley 222 de 1995 ‘Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones’, hizo aplicable a las sociedades civiles el régimen legal de las sociedades mercantiles. En efecto en su artículo 100 dispuso:

“Se tendrán como comerciales, para todos los efectos legales, las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y actos que no tengan esa calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades que no contemplen en su objeto social actos mercantiles, serán civiles.

‘Sin embargo, cualquiera que sea su objeto, las sociedades comerciales y civiles estarán sujetas, para todos los efectos, a la legislación mercantil.’(La subraya no es del texto)

“Sin embargo, si bien la citada disposición previó la sujeción de las sociedades civiles a la legislación mercantil, ello no implica, en manera alguna, el sometimiento de tales sociedades al cumplimiento de las obligaciones previstas para los comerciantes en el Código de Comercio.

“Lo anterior, teniendo en cuenta lo siguiente:

“Sobre este particular, la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del artículo 1 de la Ley 222 de 1995, mediante sentencia C- 435 de 1996, señaló que ‘en el ámbito de la empresa, sea ésta civil o comercial, los deberes que se adscriben a su titular corresponden igualmente a una materia que en principio es puramente legal y no constitucional.Aunque, en el caso presente, la sola unificación del régimen societario no apareja la conversión de la sociedad civil en comerciante, la ley puede razonablemente determinar la extensión dedeberes inicialmente establecidos para ciertos sujetos, lo que naturalmente debe hacer de manera expresa.’ (Resaltado fuera del texto)

“La ley 222 de 1995, no señaló de manera expresa para las sociedades civiles el cumplimiento de los deberes señalados en la ley para los comerciantes, entre estos, el deber de matricularse en el registro mercantil y renovar su matrícula anualmente.

(…)” 

Reproducción o imitación de norma técnica
Resolución 8979 del 27 de abril de 2005

“(…)

• “El elemento predominante en el conjunto del signo solicitado en registro es la expresión ‘ISO’
• “ISO, es la sigla de la Organización Internacional para la Estandarización – International Organization for Standardization-, organización no gubernamental encargada de coordinar el sistema de desarrollo de estándares internacionales aplicables a procedimientos en general, ya sea para la industria, el comercio, los negocios, los gobiernos, los cuerpos reguladores, a proveedores y clientes de productos y servicios tanto en sectores públicos como en privados2. ISO, en todo caso, según la Organización, debe ser utilizado como tal, ISO, sin importar el lenguaje, en atención a que su significado proviene del griego ‘isos’ que significa ‘igual’.3
• “En tanto que, la Organización Internacional está encargada del sistema de desarrollo de estándares internacionales, profiere normas técnicas aplicables a procesos y procedimientos, identificadas con el nombre ISO4.
• “ISO es utilizado en Colombia, y en general en el mundo, como certificación de que un producto o servicio, o en especial, un procedimiento, está conforme con determinada norma técnica desarrollada por la Organización en mención5. Es decir, ISO identifica una norma técnica como lo prevé la Decisión 486.
• “El signo objeto de estudio reproduce la identificación de una norma técnica.

“En ese orden de ideas, la Delegatura, considera que el signo ‘ISO IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPÉDICOS’ solicitado en registro como marca mixta, reproduce el signo ISO, que sirve para distinguir la Organización Internacional encargada del desarrollo de estándares internacionales, las normas técnicas desarrolladas por esta Organización y la certificación de conformidad con esas normas técnicas, por lo cual no es viable su registro.

(…)”

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2 Crf, Introducción a ISO. Fuente

http://www.iso.org/iso/en/aboutiso/introduction/index.html

3 “What ISO's name means: Because "International Organization for Standardization" would have different abbreviations in different languages ("IOS" in English, "OIN" in French for Organisation internationale de normalisation), it was decided at the outset to use a word derived from the Greek isos, meaning "equal". Therefore, whatever the country, whatever the language, the short form of

the organization's name is always ISO.” Fuente:

http://www.iso.org/iso/en/aboutiso/introduction/index.html

4 (…).

5 En Colombia el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, miembro de la Organización de Internacional para la Estandarización o normalización – ISO, ha ratificado algunas de las reglas generales de estandarización proferidas por está Organización, para lo cual se han adoptado como normas técnicas colombianas (NTC). Así, entre otras, se conocen NTC-ISO 9000:2000, NTC-ISO 9001:2000, NTC-ISO 14001.

¿Las marcas se verán afectadas por una medida cautelar de embargo
que recaiga sobre un establecimiento de comercio?
Concepto 05036673

“(…)

“El embargo es una medida cautelar encaminada a colocar un bien fuera del comercio, en forma tal que, una vez practicado, se logra su inmovilización en el mundo del negocio jurídico. Esta medida cautelar recae sobre todo tipo de bienes, es decir sobre muebles, inmuebles y derechos.

“Respecto de la marca, tenemos que la misma constituye un bien incorporal sobre el cual recae el derecho de su titular, por lo cual, según lo que se dijo anteriormente la marca es un bien embargable.

(…)

“Respecto de la marca, por tratarse de bienes sujetos a registro, debe darse aplicación a lo previsto en el numeral 1) del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor:
‘....Para efectuar los embargos se procederá así:
‘1. El de bienes sujetos a registro se comunicará al respectivo registrador, por oficio que contendrá los datos necesarios para el registro; si aquéllos pertenecieren al ejecutado, lo inscribirá y expedirá a costa del solicitante un certificado sobre su situación jurídica en un período de veinte años, si fuere posible. Una vez inscrito, el oficio de embargo se remitirá por el registrador directamente al juez junto con dicho certificado.(Negrilla fuera de texto).

(…)’

“En virtud de lo anterior, tenemos entonces que para proceder a constituir el embargo sobre una marca, debe tramitarse el respectivo registro ante esta Entidad, de la orden judicial correspondiente.

“Por tanto, aunque el artículo 516 del Código de Comercio establece que las marcas hacen parte integrante del establecimiento de comercio, no puede entenderse que la medida cautelar de embargo que se decrete sobre dicho establecimiento, cobije igualmente a las marcas que hagan parte del mismo, por cuanto, reiteramos, la inscripción del embargo de la marca, en el registro de esta Entidad, es constitutivo de dicha medida cautelar.

(…)”

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LOPEZ BLANCO, Fabio Hernán, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte I, Dupré Editores, 1997

Ibídem, Parte II

Art. 653.- Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. Incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas.

NOVEDAD JURISPRUDENCIAL

ÍNDICE DE CONCEPTOS