SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONTENIDO

Novedad Normativa

Procuraduría General de la Nación y Superintendencia de Industria y ComercioCircular conjunta de octubre de 2005.

Procuraduría General de la Nación Directiva 0013 de 2005

Novedades de Doctrina

La no respuesta concreta a una petición conlleva la operancía del silencio administrativo positivo.
Resolución No. 27491 del 21 de octubre de 2005.

Matrimonio entre titulares no permite la coexistencia de signos similarmente confundibles.
Resolución No. 28764 del 31 de octubre de 2005.

Renovación del registro de proponentes.
Concepto No. 05087338.

Es posible la cesión parcial de los derechos que sobre la marca posee una persona?
Concepto No. 05093793.

La prueba de la titularidad del nombre comercial es requisito necesario para decretar medidas cautelares.
Auto No. 4420 del 23 de septiembre de 2005.

Indice de Conceptos

Novedad Jurisprudencial

NOVEDAD NORMATIVA

ProcuraduriaGeneral de la Nación y Superintendecia de Industria y Comercio.
Circular Conjuntade Octubrede 2005

Asunto: Orientaciones para el cumplimiento de normas relativas a las competencias de los alcaldes en protección al consumidor.

Principales puntos de interés:

La Procuraduría General de la Nación yla Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, en su propósito de contribuir con la adecuada protección de los derechos de los consumidores, expidieron la presente circular con los lineamientos legales y orientaciones que permitirán a los alcaldes definir el ámbito de su competencia en el tema, así:

NOVEDAD DOCTRINA

La no respuesta concreta a una petición conlleva la operancia del silencio administrativo positivo
Resolución No. 27491 del 21 de octubre de 2005

“(…)

“QUINTO:Que este Despacho ha determinado que, en relación con el reclamo del 15 de julio de 2004, presentado por el señor (…) ante la sociedad (…) [operador], es necesario entrar a estudiar el recurso interpuesto por el suscriptor el 2 de agosto de 2004, para determinar la operancia del silencio administrativo positivo, ya que si bien es cierto que la respuesta fue entregada oportunamente al suscriptor, (…) por medio de la comunicación del 2 de agosto de 2004, obrante a folio 25, [el suscriptor] consideró que ‘(…) dicha respuesta no es suficiente ya que no me indican que los datos del consumo que solicito, ni los métodos de verificación aplicados (…)’

“En este orden de ideas, es imperativo para este Despacho entrar a estudiar la reclamación presentada el 15 de julio de 2005, la cual fue desatendida en los términos del suscriptor, en la que se solicitó lo siguiente:

‘(…) solicito presentar las pruebas conducentes que soporten tal afirmación [que soporte la utilización de servicios adicionales distintos al básico de voz] y que aclaren los datos de la factura, tales como, la fecha y hora, el contenido del mensaje, el destinatario, el lugar donde se realiza la llamada, entre otros. (…)’. (Negrita y subraya fuera del texto original).

“En razón a la anterior petición, (…) [el operador] respondió oportunamente en comunicación (…) de 23 de julio de 2004, en donde manifestó:

‘De acuerdo a su presente solicitud debemos comunicarle que se realizó la respectiva verificación en su facturación de la línea (…) y se encuentra correctamente generada, respecto al cobro de llamadas se realizó la respectiva verificación y fueron llamadas directamente realizadas desde su propio equipo celular siendo efectivas’.

“En este orden de ideas, es necesario determinar que la respuesta de una petición para que se considere como tal, debe abordar el fondo de lo pedido. Así pues, la Corte Constitucional ha establecido que el simple hecho de emitir una comunicación dentro del término de los quince (15) días hábiles siguientes a su manifestación no implica la respuesta de la petición toda vez que ‘(…) no tendría sentido si se entendiera que la autoridad ante quien se presenta una solicitud respetuosa cumple su obligación notificando o comunicando una respuesta apenas formal en la que no se resuelva sobre el asunto planteado. El derecho de petición lleva implícito un concepto de decisión material, real y verdadero, no apenas aparente. Por tanto, se viola cuando, a pesar de la oportunidad de la respuesta, en ésta se alude a temas diferentes de los planteados o se evade la determinación que el funcionario deba adoptar’.

“Aunado a lo anterior, es importante también traer a colación la posición tomada por el Consejo de Estado en la sentencia del 3 de marzo de 2005, la cual plantea que:

‘(…) La Sala considera que, la obligación de responder las reclamaciones quejas o recursos que la ley, artículo 123 del Decreto 2150 de 1995, ha establecido a cargo de las empresas de servicios públicos domiciliarios, no se satisface con escritos como el oficio No 136598 del 15 de septiembre de 2003, (fl.2) mediante el cual la demandada dijo responder la reclamación sobre la factura del mes de julio sin realmente hacerlo. Lo que la ley ha puesto a cargo de las E.S.P. es la obligación de pronunciarse de una forma concreta y efectiva, sobre las razones de insatisfacción que expresa el usuario en sus peticiones.

‘Una real respuesta a la reclamación formulada por el actor, habría debido explicar las razones por las cuales esa factura del mes de julio presentaba consumos por 748 impulsos, cifra que como el actor afirma, es superior en más de un 100% al promedio de lo facturado en los últimos seis meses.

‘Desde luego, lo anterior no significa, que las empresas deban responder favorablemente las peticiones, pero no es recibo, que como en el caso bajo estudio, se profieran bajo la forma de respuesta, comunicaciones que no abordan el fondo de las reclamaciones planteadas por los usuarios en sus peticiones. (…)’. (Negrita y subrayas fuera del texto original)

“De acuerdo con lo anterior, dicha Corporación considera que la obligación de responder las reclamaciones, o recursos de ley, debe efectuarse de una forma ‘concreta y efectiva’, de manera que se genere satisfacción al suscriptor en las pretensiones formuladas.

“Como consecuencia de lo anterior, después de confrontar la reclamación interpuesta por el suscriptor y la comunicación generada por el operador, se observa que la respuesta dada por (…) [el operador] no responde a fondo de manera concreta y efectiva la solicitud planteada por el señor (…), por cuanto se limita a asegurar que una vez revisado el sistema la facturación fue generada correctamente.’

‘Así las cosas, se ha determinado que operó del silencio administrativo positivo respecto del reclamo del 15 de julio de 2004, motivo por el cual este Despacho ordenará a la sociedad (…) [operadora] que atienda favorablemente las pretensiones allí contenidas.’

(...)”

Sentencia No. T- 575 de 1994. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

C.P. Dra. María Noemí Hernández Pinzón. Rad. 68001 2315 0002 0040 1243 01

Matrimonio entre titulares no permite la coexistencia de signos similarmente confundibles
Resolución No. 28764 del 31 de octubre de 2005

“(…)

“Finalmente, y en relación con el argumento de la recurrente según el cual es viable el registro en atención a que la solicitante del signo objeto de estudio y el titular de la marca fundamento de la negación tienen un vínculo matrimonial, debe indicarse que para efectos de la coexistencia de marcas que resultan confundibles esta circunstancia es irrelevante, por cuanto si bien existe un vínculo matrimonial, que podría derivar en una sociedad conyugal, esto no desvirtúa ni mengua la independencia en las personas de cada uno de los cónyuges, toda vez que cada uno tiene un patrimonio independiente, adquiriendo derechos y obligaciones de forma autónomas. En este sentido, cualquiera de los cónyuges puede ser propietario de un registro marcario y no se podrá permitir a ninguna otra persona (incluyendo el cónyuge) el uso, y mucho menos el registro, de una marca igual o similar, sino, en virtud de una licencia de uso. Es decir, el matrimonio entre dos personas no es circunstancia que permita el registro de signos distintivos idénticos o semejantes en cabeza de dos personas distintas

(…)”

Renovación del registro de proponentes
Concepto 05087338

“El artículo 1 del Decreto 393 del 4 de marzo 20021 establece lo siguiente:

‘El artículo 7º del Decreto 856 de 19942, quedará así:

‘Artículo 7º. Renovación y vencimiento de la inscripción. La inscripción se entenderá renovada con la del registro único empresarial.Este registro se renovará anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año. Para el efecto se utilizará el formulario único adoptado por el Gobierno Nacional, al cual deberán anexarse los mismos documentos exigidos para la inscripción, salvo aquellos que se hubiesen aportado anteriormente y que no pierdan su vigencia.

‘Si el interesado no solicita la renovación del registro único empresarial dentro del término establecido, cesarán los efectos de la inscripción en el registro de proponentes.’ (Resaltado fuera del texto)

“El citado artículoestablece la manera como se renueva el Registro Único Empresarial (RUE). En efecto, señala que el RUE se renovará anualmente dentro de los tres primeros meses del año, para lo cual se utilizará el formulario único que adopte el Gobierno. Si el interesado no solicita la renovación del RUE dentro de los tres primeros meses del año, cesarán los efectos de la inscripción en el registro único de proponentes (RUP).

“Dicho formulario único fue adoptado por el artículo 6 del Decreto 393 de 20023. Sin embargo, su aplicación fue suspendida por el Gobierno en varias oportunidades, la última de las cualesse plasmó mediante el Decreto 1126 de 2002. 4

“Finalmente, dicho artículo 6 fuederogado expresamente por el artículo 1 del decreto 3763 de 2005, el cual en su artículo 4 determinó que ‘El formulario actual correspondiente al registro de proponentes, seguirá utilizándose hasta la fecha en que la Superintendencia de Industria y Comercio así lo determine.’

“Es decir que, conforme a la norma citada, para efectosde la renovación del registro único empresarial (RUE), en lo que hace relación al registro de proponentes (RUP), seguirá utilizándose, como anexo, el formulario que actualmente se utiliza para la renovación de la inscripción del registro de proponentes.

“Ahora bien, teniendo en cuenta que, conforme al artículo 3 del Decreto 2763 de 2005, el artículo 1 del Decreto393 de 2002 comienza a regir a partir del 1 de enero de 2006 y que este artículo no fue derogado por el Decreto 2763 de 2005, debe concluirse que conforme a los previsto en el mismo, el registro único empresarial (RUE), en lo que hace relación al registro de proponentes, debe renovarse dentrode los tres primeros meses de cada año a partir del 2006 y, para el efecto, deberá utilizarse el formulario que se emplea actualmente para renovar el registro de proponentes.

“Así mismo, debe entenderse que en caso que el proponente no solicite la renovación del registro único empresarial (RUE) dentro de los tres primeros meses de cada año, conforme a lo antes señalado, cesarán los efectos de su inscripción en el registro de proponentes (RUP).

(…)”

1 Decreto 393 de 2002: “Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 856 de 1994 y 92 de 1998, por medio de los cuales se reglamenta el funcionamiento del registro de proponentes en las Cámaras de Comercio y se fijan las relativas a los registros de proponentes y mercantil.”

2El texto inicial del artículo 7 del Decreto 856 de 1994 era el siguiente:

“RENOVACION Y VENCIMIENTO DE LA INSCRIPCION.

“Las personas inscritas deberán renovar la inscripción dentro del mes anterior al vencimiento de cada año de vigencia de la misma. Para el efecto se utilizará el formulario adoptado por el Gobierno Nacional, al cual deberán anexarse los mismos documentos exigidos para la inscripción, salvo aquellos que se hubiesen  aportado anteriormente y que no pierdan su vigencia.

“Si el interesado  no solicita la renovación dentro del término solicitado, cesarán los efectos de la inscripción”.

3 Decreto 393 de 2002, artículo 6: “El artículo 5º del Decreto 92 de 1998, quedará así:

“Artículo 5. Formulario único. En los términos del artículo 22 de la Ley 80 de 1993, se adopta el formulario único del registro único empresarial, el cual contendrá como página principal la carátula única empresarial, cuyo anexo correspondiente a la información sobre proponentes incluirá la siguiente información: (…)”

4 Decreto 1126 de 2002, El artículo 35 del Decreto 393 de 2002 quedará así:

Artículo 35. Régimen transitorio. El Capítulo II del presente decreto sobre calificación de proponentes, entrará a regir a partir del 1° de enero de 2003, hasta tal fecha el registro de proponentes existente, así como el régimen de renovación, inscripción, actualización o modificación, continuarán vigentes.

“Los registros que a la fecha de expedición del presente decreto se encuentren vigentes, deberán actualizarse y adecuarse a más tardar el 1° de enero de 2003 a lo dispuesto en este decreto.

“Una vez aprobados los formularios conforme al artículo 7° del presente decreto, los proponentes interesados podrán presentar los formularios de actualización a las cámaras respectivas. Las solicitudes que así se reciban quedarán inscritas a partir del 1° de enero de 2003. Para los proponentes que a tal fecha no hayan actualizado su registro de conformidad con lo previsto en el presente decreto, cesarán los efectos de su inscripción.

“El formulario actual correspondiente al registro de proponentes, seguirá utilizándose hasta que se apruebe por la Superintendencia de Industria y Comercio el esquema gráfico del formulario del Registro Unico Empresarial y de las certificaciones, conforme lo establecido el artículo 7° de este decreto.” (Subrayado fuera del texto)

Es posible la cesión parcial de los derechos que sobre la marca posee una persona?
Concepto 05093793

“(…)

“La Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, que es la norma que rige actualmente en Colombia en materia de propiedad industrial, en el artículo 161 consagra que ‘Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

‘Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

‘A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

‘Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión’. (Negrilla fuera del texto)

“De conformidad con lo anterior, el titular de una marca concedida puede, mediante contrato escrito, transferir parcialmente el derecho sobre un registro marcario y dicha transferencia deberá ser inscrita en la oficina nacional competente, so pena de no ser oponible a terceros.

“Al respecto los tratadistas Bertone y Cabanellas1 han señalado que los derechos inherentes a la marca pueden concentrarse en cabeza de una sola persona o pueden ser varios quienes los posean en calidad de copropietarios y se entenderá que la copropiedad es originaria cuando la solicitud de registro se hizo a nombre de varias personas y la copropiedad es derivada cuando resulta de la cesión parcial o de indivisión hereditaria.

“No obstante lo anterior, es importante precisar que de conformidad con el inciso final del citado artículo 161 la Superintendencia de Industria y Comercio, en su calidad de oficina nacional competente, podrá negar el registro de la cesión cuando ésta pueda causar confusión dentro de los consumidores2; por lo tanto, la transferencia de un registro marcario es factible, siempre y cuando, dicha transferencia no genere confusión al público consumidor.

(…)”

1 BERTONE, Luis Eduardo – CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho de marcas, Tomo II, Editorial Heliasta S.R.L., Argentina, 1989, pag. 106 y 107

2 Tribunal Andino de Justicia, Proceso102-IP-2003 “La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado”. (Subrayado fuera del texto)

La prueba de la titularidad del nombre comercial es requisito necesario para decretar medidas cautelares.
Auto No. 4420 del 23 de septiembre de 2005

“(…)

“En primer lugar, este despacho no encuentra demostrados los supuestos derechos sobre la enseña y nombre comercial SUPERNÓRDICO en que la demandante funda sus pretensiones cautelares. Si bien el depósito del nombre comercial SUPERNÓRDICO hace presumir, conforme al artículo 605 del Código de Comercio, que empezó a ser usado desde el día de la solicitud del depósito, tal presunción no equivale necesariamente a que el depositante haya adquirido la titularidad sobre el nombre comercial, pues para ejercitar un derecho fundado en la existencia y titularidad de un nombre comercial se debe probar no cualquier uso anterior, sino que este sea personal, público, ostensible y continuo2. Se entiende que el uso será público cuando se ha exteriorizado o salido de la órbita interna, ostensible cuando pueda ser advertido por cualquier transeúnte y continuo cuando el uso sea ininterrumpido3. La prueba de ese uso calificado corresponde a quien alega su existencia y tal uso no se refiere únicamente al conocimiento que tenga del mismo, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial amparada por tal nombre4, pues el depósito de un nombre comercial no desplaza al uso, por lo que un nombre comercial depositado pero no utilizado no tiene protección jurídica5. Lo anterior es consecuente con el fin último de la protección del nombre comercial, evitar su confusión con otro signo, la cual sólo se da en situaciones en que ambos signos están presentes en el mercado, mas no cuando meramente se presume la fecha en que se empezó a usar el nombre comercial sin certeza de que en la actualidad su uso sea real y efectivo por reunir las características anotadas.

“En el caso presente, es cierto que el depósito del nombre comercial SUPERNÓRDICO,solicitado el 21 de octubre de 1994, hace presumir que el demandante empezó a usarlo desde esa fecha. Sin embargo, en el expediente no obran pruebas que señalen, por lo menos en apariencia, que en la actualidad el uso de dicho signo se dé ‘como nombre comercial’, de forma personal, pública, continua y ostensible, radicando su titularidad en cabeza de la demandante y sobre todo, para efecto de las cautelas solicitadas, que este sea anterior al uso del signo SUPERMÓDICO por parte de la parte demandada.

“(…)

“Así las cosas, aunque la demandante obtuvo el depósito del nombre comercial SUPERNÓRDICO, y con ello la presunción de haber empezado a usarlo desde 1994, no aportó pruebas que en este estado del proceso permitan afirmar que actualmente, ni a la fecha de los hechos en que se fundan las pretensiones cautelares, haya sido usado de forma real, efectiva y continua para distinguir su empresa, su actividad o su establecimiento de comercio, adquiriendo así su titularidad en una fecha determinada y hacerlo oponible frente a terceros.

“Igualmente, los derechos sobre una enseña se adquieren mediante su uso con las mismas características anotadas para el nombre comercial. En este caso, la demandante tampoco demuestra haber usado de forma personal, pública, ostensible y continua el signo SUPERNÓRDICO a título de enseña en fechas determinadas, ni hay prueba de un depósito de tal signo como enseña, no existiendo certeza acerca de su titularidad o fecha de su alegado primer uso siquiera presunto.

“Al no estar demostrado si el uso de la enseña o del nombre comercial SUPERNÓRDICO fue efectivo y real con anterioridad al uso del signo SUPERMÓDICO por parte del demandado, en el estado actual del proceso no hay convencimiento de que la supuesta confusión o su inminencia se haya generado en el mercado con ocasión del uso del signo SUPERMÓDICO y no con el uso del signo SUPERNÓRDICO, de forma tal que se pueda presumir la deslealtad del demandado y con fundamento en ello se puedan decretar las medidas cautelares solicitadas.

(…)”

3TJCA. Proceso 29-IP-2000.

4TJCA, Proceso 59-IP-2000.

5TJCA. Proceso 43-IP-98.

NOVEDAD JURISPRUDENCIAL

ÍNDICE DE CONCEPTOS