Requisitos para presentar oposición y examen de patentabilidad
Concepto 04044337

“(...)

“[D]e conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina , norma supranacional que rige en Colombia en materia de propiedad industrial, la oposición presentada dentro del trámite de patente debe cumplir con los siguientes presupuestos legales:

“-ser presentada dentro del plazo de 60 días siguientes a la fecha de publicación;

“-ser presentada por quien tenga legítimo interés;

“-ser presentada por una sola vez;

“-estar fundamentada;

“-que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención.

“En este sentido el artículo 14 ibídem establece como requisitos de patentabilidad de la invención, la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial.

“(...)

“En consecuencia de lo expuesto se tiene que la oposición a una solicitud de patente deberá ser presentada por quien tenga legítimo interés y con un fundamento que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención, esto es, que determine la carencia de alguno de los requisitos de patentabilidad como son, la novedad, el nivel inventivo o la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención, establecidos por la Decisión 486. Este es el alcance que le da la norma supranacional a la oposición, de manera que cualquier otro argumento relacionado con aspectos formales o de trámite, podrá ser esgrimido en la oposición pero no como fundamento de la misma.

“Por otra parte, en virtud de lo establecido en el artículo 45 y siguientes de la norma supranacional, la Superintendencia, en su calidad de oficina nacional competente, realizará el examen de patentabilidad que comprende, no solamente el estudio de la patentabilidad de la invención, sino también el estudio del cumplimiento de todos los requisitos establecidos para la concesión de la patente, independientemente de que se hayan presentado oposiciones. Dentro de dichos requisitos se encuentra la unidad de invención mencionada en su consulta.

“En efecto, el requisito de unidad de la invención para la concesión del privilegio de patente, podrá ser objeto del examen de fondo que realiza la Superintendencia en desarrollo del artículo 45 de la Decisión, y se encuentra previsto expresamente en el artículo 36 de la Decisión 486 que establece, en su inciso segundo, que 'la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.'

(...)” 

Uso de un signo distintivo confundible con otro, como un factor para la desviación desleal de la clientela
Resolución 10030 del 10 de mayo de 2004 

“(…)

“El artículo 8 de la Ley 256 de 1996 consagra:

‘Se considera desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial'.

“La norma arriba citada, reprime la captación de clientela por medios contrarios al normal desenvolvimiento y devenir del mercado que involucren conceptos de deshonestidad, e inmoralidad, que de acuerdo con el actuar comercial, son tildados por la ley, como comportamientos que encierran una captación indebida de la clientela referida a un partícipe del mercado.

“La noción de lealtad envuelve un contenido ético que permite concluir, como lo hizo la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el año de 1958 25 reiterada por la misma Corporación y Sala en agosto de 2001 26 , que actuar lealmente, es obrar de conformidad con la manera corriente de las acciones de quienes obran honestamente en el comercio, vale decir, con un determinado standard de usos sociales y buenas prácticas mercantiles.

“Como consecuencia de lo anterior, la práctica usual y honesta que siguen los participantes en el comercio cuando quieren vincular la imagen o el nombre de algo o alguien que sea reconocido entre el público, con un producto o con una marca, consiste en obtener de su titular su autorización, para lo cual celebran convenios o contratos en los que se especifica la forma como se utilizará la imagen o el nombre, pues la imagen y la reputación de una persona, son activos que no pueden ser explotados o comercializados por terceros, sin la autorización de tal persona.

“(…)

“En el caso en estudio, las partes del proceso se disputan una misma clientela, toda vez que siendo los dos prestadores u ofertantes del servicio de venta de comidas, en especial de pollo asado, ambos ofrecen iguales servicios al consumidor que está en procura de adquirir alimentos y en especial, de consumir pollo asado. En consecuencia, no cabe duda acerca de la condición de competidores directos que se presenta entre la [sociedad] XXX y el señor YYY, situación que conduce a que los sujetos de la litis estén interesados en captar y atraer para sí una clientela numerosa.

“(…)

“En esta norma, se hace evidente que la captación de clientela por medios contrarios al normal desenvolvimiento y devenir del mercado que involucren conceptos de deshonestidad e inmoralidad, de acuerdo con el actuar comercial, son tildados por la ley como comportamientos que encierran una captación desleal de la clientela que se encuentra vinculada de alguna manera a un agente partícipe del mercado.

“El término ‘costumbre' no tiene un significado unívoco en nuestro derecho, especialmente cuando está vinculado con adjetivos que denotan un comportamiento moral o ético tales como ‘buenas', o en este caso ‘sanas'. Como se observa en los ejemplos que cita la Corte y que se transcriben a continuación, el término costumbre no implica necesariamente costumbre como fuente de derecho, sino que en muchos casos la expresión costumbre está ligada a la práctica conforme a la moral, utilizando para tal fin el vocablo costumbre acompañado de un adjetivo que denote un estándar ético, como por ejemplo el de las buenas costumbres o sanas costumbres. Así, ha dicho la Corte que:

‘En la legislación colombiana, la alusión a la moral no se encuentra únicamente en el artículo 13 de la ley 153 de 1887. Está en otras normas del Código Civil, con la denominación de buenas costumbres, o con la referencia expresa o tácita a la moral: 

‘a) Según el artículo 16, ‘no podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres'; 

‘(…) c) El artículo 1524 define la causa ilícita como la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público; 

‘(…) e) El artículo 627 consagra como causal de remoción de los guardadores la ‘conducta inmoral de que pueda resultar daño a las costumbres del pupilo; 27 (Negrillas originales) 

“En igual sentido, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena se ha pronunciado en esa misma dirección, afirmando lo siguiente:

‘Debe precisarse que los términos ‘buenas costumbres' a los que hace referencia el literal g) del artículo 72 de la Decisión 313 no pueden ser confundidos con la costumbre como fuente del derecho nacida de la práctica social ni, de manera particular, con la costumbre mercantil, la cual tiene esencial importancia dentro del ámbito del Derecho Comercial dado su característico dinamismo y constante evolución; muestra de esa importancia constituye el reconocimiento hecho por las leyes mercantiles al otorgar a la costumbre valor como fuente del derecho, equiparándola incluso a la propia ley, dentro de determinados parámetros (verbigracia Art. 3 del Código de Comercio colombiano: ‘La costumbre mercantil tendrá la misma fuerza que la ley comercial, siempre que...'; Art. 4 del Código de Comercio ecuatoriano: ‘Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley, cuando...'). 

‘Pero no puede hablarse en el mismo sentido (costumbre como fuente de derecho – se agrega) cuando la ley se refiere a las ‘buenas costumbres', consideradas como la ‘conformidad que debe existir entre los actos humanos y los principios de la Moral' (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, de Guillermo Cabanellas. T. I, 23a. Edición, Editorial Heliasta, 1994, p. 522). Concluye, con mucha veracidad, el profesor Cabanellas al decir que ‘las buenas costumbres a que incorrectamente se refiere el legislador no son otra cosa que la moral pública, en la que tanto influyen las corrientes del pensamiento de cada época, los climas, los inventos y las modas'. Sobre el orden público y las buenas costumbres este Tribunal se ha pronunciado en las Interpretaciones Prejudiciales 3-IP-88, 4-IP-88, 3-IP-91, 2-IP-94, 4-IP-94, entre otras. 

‘Por todo lo anterior es comprensible que cuando el legislador se refiere a la "costumbre mercantil' hace alusión a la costumbre como fuente del Derecho Comercial y cuando se utiliza la expresión ‘buenas costumbres', en cambio, se cautela la moral social aceptada o predominante según el lugar y la época (Ver Proceso 4-IP-88, Gaceta Oficial No. 35 del 24 de enero de 1989). 28 (Negrillas fuera del texto.)

En casos concretos sobre competencia desleal, la jurisprudencia nacional ha seguido la misma tendencia de considerar la expresión ‘sanas costumbres', no como fuente de derecho, sino como estándar ético. Al Respecto el Tribunal Superior de Medellín ha manifestado: 

‘Al efecto, esa terminología del artículo 75 del código de comercio, aún la que alude a la COSTUMBRE MERCANTIL , no puede entenderse como correspondería a la costumbre secundum leggem, costumbre como norma positiva, sino apenas como esos principios éticos que deben presidir la competencia. No es pues que tenga que ubicarse como norma general abstracta con fuerza de ley, una costumbre mercantil, que deba ser probada de acuerdo a la ley procesal, y que sea preciso igualmente demostrar su violación, con la conducta del comerciante, no. Cuanto procede es la alegación de una conducta del empresario competidor, frente a su competidor, que desborde esos principios éticos que deben presidir la competencia, que sea contrario a la buena fe comercial, al normal y honrado desenvolvimiento de la actividad competitiva, que no sea probo ni correcto, de acuerdo con los usos y comportamientos normales en el comercio; cualquier conducta que desborde esas prácticas usuales, es perniciosa y desleal. 29

“Como se observa, la Corte Constitucional , el TJAC y el Tribunal Superior de Medellín son claros en establecer que una cosa es la costumbre mercantil como fuente de derecho, y otra las buenas costumbres o las sanas costumbres, las cuales hacen referencia a la ética y a la moral que debe imperar en el mercado y no a las costumbres mercantiles como fuente de derecho.

“Finalmente, los antecedentes históricos de la Ley 256 de 1996 llevan a la conclusión que las sanas costumbres mercantiles, reflejan un valor moral que desborda su asimilación formal y ritual con las costumbres mercantiles. Así lo expresó el Legislador al exponer que ‘ la tipificación del comportamiento desleal se apoya en una cláusula general que tiene en cuenta el obrar de buena fe comercial y dentro del normal y honrado desenvolvimiento de los negocios 30 y al determinar que el artículo 7 de la ley estuviera en concordancia con el numeral 2 del artículo 10 bis del Convenio de París aprobado mediante Ley 178 de 1994 y que dicha norma contuviera ‘ una definición general de competencia desleal, de forma similar a la que contenía el artículo 10º de la Ley 155 de 1959 31 . Así las cosas, el Legislador basó la represión de la deslealtad en la noción de ‘ usos honestos en materia industrial y comercial' contenidos en el Convenio de París y en la represión de los actos que sean contrarios al honrado y normal desenvolvimiento de las actividades industriales y mercantiles, con lo cual se enfatizó el carácter ético de la competencia desleal.

“En consecuencia, dado que éticamente es igualmente reprochable violar la ley, transgredir una costumbre y/o actuar por fuera de los parámetros que determinan cuales son los usos honestos en el comercio, quien así actúa quebranta en todos los casos las sanas costumbres mercantiles y los usos honestos en materia industrial y comercial, y en consecuencia su obrar es desleal, pues su comportamiento no se compaginó con la forma honrada y éticamente cuidadosa como deben actuar las personas honestas en el mercado.

“Tal como ya se anotó en lo relativo a los actos de confusión, los signos distintivos que muestran públicamente los establecimientos así como el material de empaque que utilizan las partes del proceso, éstos tienen especial énfasis en la parte nominativa de los mismos, toda vez que es el nombre el que aparece en aquellos como de mayor fuerza distintiva e imprime mayor grado de recordación en la mente del consumidor.

“En este sentido, este despacho observa que las dos denominaciones que nos ocupan: ‘XXX1' y el ‘YYY1', conducen potencialmente a que el consumidor medio sea víctima de lo que el legislador ha consagrado como confusión por ‘objeto', toda vez que los dos signos distintivos al representar una misma idea -unas brasas ardiendo-, así como al tener las expresiones que los conforman una gran semejanza fonética, esta sola actuación lleva implícita la potencialidad de desviar la clientela o grupo objetivo de un establecimiento al otro de manera desleal, por ser tal actuar contrario al común desenvolvimiento de los actores en el comercio y en el mercado.

“En tal virtud, este despacho evidencia que el comportamiento desplegado por el accionado al usar y presentar ante el público consumidor una enseña que induce a confusión, sin contar con la autorización del titular de la marca ‘XXX1' se constituye en un comportamiento generador de desviación de la clientela, toda vez que, reiterando lo ya dicho, tal conducta tiene toda la idoneidad y la potencialidad de desviar deslealmente la clientela de ‘XXX1', hacia el ‘YYY1' al presentar indiscriminadamente una imagen confusa del origen empresarial del servicio, dado que, utilizar un signo distintivo confundible con uno de otra persona sin su autorización, constituye un actuar contrario a la forma usual como se comportan habitualmente los comerciantes honestos en el mercado. En este orden de ideas, se concluye entonces que el señor YYY incurrió en actos desleales de desviación de la clientela.

(…)”   

Vigencia de las tarjetas prepago de telefonía móvil celular
Concepto 04017461

“(...)

“Vencimiento de las tarjetas prepago

“El artículo 7.3.7 de la Resolución 087 de 1997, modificada por la Resolución 575 de 2002, establece que ‘Los operadores responsables de los servicios ofrecidos en una tarjeta prepago, deberán informar mediante un aviso claramente identificable por el usuario, antes de la compra de la tarjeta, el tiempo de vigencia de la misma a partir de su primer uso y la fecha de expiración. En ningún caso la fecha de expiración podrá ser inferior a un (1) año contado a partir de su expedición .

‘ El tiempo de vigencia a partir del primer uso de las tarjetas prepago podrá ser fijado libremente por el operador respectivo, pero el operador deberá respetarlo aun cuando sobrepase la fecha de expiración .

‘El operador responderá frente al incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, reembolsando el valor total de la tarjeta'. (Subrayado fuera de texto)

“(...)

“De este modo, en las tarjetas prepago se debe informar claramente al usuario, de una parte, el tiempo de vigencia de la tarjeta a partir de su primer uso y, de otra, la fecha de expiración. Sin embargo, el término de vigencia a partir del primer uso de la tarjeta puede ser fijado libremente por el operador y siempre que ese primer uso sea anterior a la fecha de expiración de la tarjeta, dicho término debe ser respetado por el operador, aún cuando sobrepase la fecha de expiración de la misma.

“De otra parte, a falta de estipulación expresa en relación con el momento exacto de expiración de las tarjetas prepago, es decir, si es al comienzo o al final del día señalado y como quiera que no hay una norma que en particular regule dicho aspecto en la legislación mercantil, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2 del Código de Comercio, debemos remitirnos al Código Civil que en su artículo 67 del Código Civil, modificado por el artículo 59 del Código de Régimen Político y Municipal, establece que ‘Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención legal, se entenderá que terminan a la media noche del último día del plazo.'

“Al respecto cabe anotar que, para el caso en cuestión, la mención legal a que hace referencia la norma antes transcrita corresponde a lo establecido en el citado artículo 7.3.7 de la Resolución 087 de 1997, el cual establece la fecha de expiración y el tiempo de vigencia a partir del primer uso de las tarjetas prepago de telecomunicaciones.

“Sin perjuicio de lo anterior se debe precisar que de conformidad con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendecia respecto de la protección de los suscriptores, usuarios y consumidores de los servicios no domiciliarios de telecomunicaciones, en particular por los decretos 3466 de 1982, 2153 de 1992 y 1130 de 1999 y la ley 446 de 1998, le corresponde velar por el cumplimiento de la normas relacionadas con la calidad, la idoneidad, las garantías, la información, la fijación pública de precios de los bienes y servicios y la responsabilidad de sus productores, expendedores y proveedores. Cuenta la Superintendencia para ello con facultades administrativas en virtud de las cuales, previo el trámite correspondiente, puede imponer las sanciones a que haya lugar; así como con facultades jurisdiccionales excepcionales para ordenar, entre otros, el cese y difusión correctiva de publicidad que contenga información engañosa y la efectividad de las garantías de bienes y servicios.

(...)”

La oposición al registro de una marca europea
Concepto 04047948

“(...)

“1. Con referencia a su pregunta sobre el lapso de tiempo que tiene una marca europea para oponerse al registro de una marca idéntica y en la misma clase, se observa (...) la oposición al registro de una marca es un evento dentro del trámite de registro, que tiene oportunidad únicamente cuando la solicitud ha sido publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial y dentro de los 30 días siguientes a dicha publicación. Así, el artículo 146 de la citada decisión establece: ' Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.'

“(...)

“[T]ratándose de marcas europeas, rige el principio de territorialidad cuya excepción será únicamente la notoriedad de la marca extranjera en Colombia.

“Existe un mecanismo adicional que permite presentar oposición dentro del término indicado, con fundamento en una marca europea, mediante la solicitud de registro para la misma marca en Colombia con reivindicación de prioridad. Es así como, el artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina , establece en su inciso primero:

' La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión , conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial '

“Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca (solicitud en Colombia) deberá presentarse dentro del plazo improrrogable de 6 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca (solicitud europea)

“(...)

“De conformidad con lo expuesto, será posible presentar oposición al registro de una marca en Colombia con fundamento en una marca europea, siempre que la oposición se presente dentro del término establecido para tal efecto, esto es, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial , y tenga como fundamento una solicitud previa de registro de una marca idéntica y para productos o servicios respecto de los cuales se produzca riesgo de confusión para el público, respecto de la cual se reivindique prioridad al solicitar la misma marca en Colombia. Es así como, a pesar de que la solicitud en Colombia de la marca en la cual se fundamenta la oposición sea posterior, ésta gozará de protección desde la fecha de la solicitud europea respecto de la cual se reivindica prioridad, siempre y cuando se dé cumplimiento a los requisitos establecidos para tal efecto por la Decisión 486 y el Convenio de París.

“(...)

“Respecto del poder requerido para adelantar los trámites relacionados con el registro de la marca ante la entidad, atentamente le informamos que para que un poder otorgado en el exterior tenga validez en Colombia, deberá cumplir, en principio, con los requisitos establecidos por los artículos 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 480 del Código de Comercio, sin perjuicio de lo previsto en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes .

“(...)

“De otra parte, en virtud de la aprobación por parte de Colombia, mediante el artículo 1 de la Ley 455 de 1998 de la 'convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros' suscrita en La Haya el 5 de octubre de mil novecientos sesenta y uno (1961), y la cual entró en vigencia para Colombia desde el 30 de enero de 2001, si el poder es otorgado en un estado parte de la Convención, el único trámite que podrán exigir los Estados partes para certificar la autenticidad de una firma y a qué título ha actuado la persona que firma un documento, es la emisión de un certificado denominado Apostilla, por parte de la autoridad competente del país donde se origina el documento.

(...)”