Concepto 00026821 del 02 de Mayo de 2000

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Santa Fe de Bogotá,  

Apreciada señora

Damos respuesta a su comunicación radicada bajo el número de la referencia en la cual nos consulta sobre las medidas que usted puede tomar como representante comercial de la marca TOKAI en Colombia, debido a que la misma está siendo usada por terceros no autorizados, para lo cual nos permitimos informarle que como distribuidor de los productos TOKAI en principio no tiene derechos para defender la marca frente a la usurpación de terceros, salvo que exista un contrato de licencia de uso registrado ante esta Entidad en el que se le den facultades suficientes para adelantar acciones contra los usurpadores. Lo anterior si se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena(1) establece cuales son los derechos que adquiere el titular de una marca, entre los cuales se encuentre al de uso exclusivo, que consiste en la facultad que de usar la marca en todas sus formas, como la de imprimirla en los productos que ampara, o llevar a cabo su publicidad, igualmente, esta facultad le permite al titular evitar que terceros hagan uso de una marca igual o una parecida que pueda crear confusión entre el público consumidor(2).

Con relación al derecho de uso exclusivo de la marca, el Tribunal Andino de Justicia(3) manifestó en una de sus interpretaciones:

"La propiedad marcaria y su exclusividad nacen, según el sistema atributivo consagrado en la subregión, por el "registro" de la marca ante la respectiva oficina nacional competente.

"De esa consideración, se deduce que la marca que no se encuentre registrada no goza de protección jurídica, aunque sin embargo la solicitud de registro de una marca una vez presentada, otorga el llamado derecho de preferencia en la concesión de ese título marcario, consistente en que las posteriores solicitudes de una marca semejante o idéntica no podrán llegar a ser registros válidos si se toma en cuenta ese viejo aforismo del derecho, según el cual "el primero en el tiempo es el primero en el derecho.

"No obstante esa apreciación, es de vital importancia establecer que los derechos conferidos por una marca mediante los cuales su titular podrá hacer "uso exclusivo" de ella e impedir que otras personas utilicen o soliciten registrar marcas idénticas o similares que puedan inducir al público a error, son derechos que sólo nacen de las marcas ya registradas y cuyo título legitima a la persona para que pueda ejercer los derechos incorporados en tal título." (subrayado fuera de texto)

Tal como se manifestó anteriormente, quien adquiere el derecho al uso exclusivo de una marca es el legítimo titular de la misma, por lo tanto es esta persona la encargada de adelantar las acciones tendientes a evitar que los terceros hagan uso fraudulento de su marca o marcas parecidas.

No obstante que el legítimo titular de una marca tiene derecho al uso exclusivo de la misma, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena(4) le permite celebrar contratos en los que autoriza a una persona para utilice la marca como si fuera el titular, nos referimos a las licencias de uso, los cuales deben ser registrados ante la oficina nacional competente, con el fin de permitir al licenciatario hacer oponible su licencia a terceros.

En cuanto a las facultades que pueda tener un licenciatario frente a los terceros que imiten la marca licenciada, debe tenerse en cuenta los límites que para el efecto ha fijado el contrato de licencia de uso, puesto que con fundamento en las facultades pactadas, el licencitario puede adelantar acciones tendientes a impedir la usurpación de la marca(5).

El tribunal Andino de Justicia, en interpretación prejudicial 29-IP-97 señala que la licencia de uso de una marca es un contrato por medio del cual el titular de la marca coopera con un tercero para que éste lleve a cabo la producción y distribución de los productos amparados, por lo tanto cede el derecho al uso de la marca. En cuanto a las cláusulas que debe contener un contrato de licencia de uso, no existe norma que detalle su alcance en la normatividad andina, pero si se exige que se lleve a cabo su registro ante la oficina nacional competente(6).

En conclusión, si usted celebró un contrato de licencia de uso con el legítimo titular de la marca TOKAI, las facultades de defensa del signo marcario, que usted pueda tener ante terceros, son las que se pactaron en el contrato, el cual sólo será oponible a terceros en la medida que se encuentre registrado en la Superintendencia de Industria y Comercio.

Finalmente, téngase en cuenta que como se dijo anteriormente, el derecho al uso exclusivo se adquiere con el registro de la marca ante la oficina nacional competente(7), el cual puede ser adelantado personalmente o mediante un apoderado o representante.

Si la marca TOKAI no se encuentra registrada en Colombia, existe la posibilidad de adelantar su registro ante esta Entidad, ya sea por medio de un apoderado, el cual deberá ser un abogado titulado que actué facultado por el poder correspondiente o por medio de un agente oficioso que se encargará de solicitar el registro, comprometiéndose a allegar el acto por medio del cual el legítimo titular de la marca ratifica todo lo actuado.

Igualmente, si la marca TOKAI ya se encuentra registrada o solicitada, el agente oficioso o apoderado puede interponer las observaciones a que haya lugar cuando un tercero intente registrar una marca igual o parecida que pueda crear confusión entre el público consumidor.

Para obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse a nuestra página de Internet www.sic.gov.co

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del código contencioso administrativo.

Atentamente,

CARMEN LIGIA VALDERRAMA ROJAS
Jefe Oficina Asesora Jurídica

1.  Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículo 102

2.  PACHON, Manuel y SANCHEZ ÁVILA, Zoraida, El régimen Andino de la Propiedad Industrial, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, 1995.

3.  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 7-IP-98

4.  Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículo 117

5.  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 30 – IP – 97: "En forma general, en los contratos de licencia se especifican cláusulas tales como la duración, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciatario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciatario pueda enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca" (Subrayado fuera de texto

6.  Tribunal Andino de Justicia, Proceso 29 – IP – 97: "La Licencia de Marca: La licencia de marca regulada por el artículo 117 de la Decisión 344, aplicable al momento de inscribirse el contrato por el cual la empresa PRODUVARIOS Limitada otorgó licencia de uso a la empresa Del Valle Limitada, de la marca CUEROFLEX (NOMINATIVA), es aquella por la cual el titular de una marca (licenciante) coopera con otra empresa (licenciataria) a fin de ampliar las actividades de producción y distribución de productos portadores de la correspondiente marca. En esta relación contractual el licenciante otorga autorización al licenciatario para aplicar la marca y utilizarla en los correspondientes productos, es decir le cede el derecho al uso de la marca. No existe en la legislación comunitaria una reglamentación detallada sobre los requisitos y cláusulas que deba contener el contrato de licencia, pero sí se establece en el artículo citado de la Decisión 344 que los contratos deberán ser registrados en el organismo competente del respectivo país miembro, no pudiendo contener cláusulas restrictivas del comercio y debiendo ser concordante con el ordenamiento subregional andino. El Artículo 81 de la Decisión 85 exigía que el contrato de licencia se sometiera a aprobación del organismo competente del País Miembro; este requisito fue suprimido en la norma actualmente vigente y sólo se exige su inscripción en el organismo correspondiente, que, para el caso de licencias marcarias, es aquel encargado del registro de la propiedad industrial, o sea la Oficina Nacional Competente según reza la disposición final única de la Decisión 344.
"Dada la finalidad del contrato de licencia marcaria, consistente en otorgar el derecho de uso de la marca a un tercero, a la Oficina Nacional Competente le corresponde al momento de inscribir un contrato de esta naturaleza, velar porque este cumpla las exigencias de la ley marcaria, entre ellas naturalmente la de que el uso de la marca no genere confusión en el mercado de bienes y servicios, referida en otra parte de esta sentencia".

7.  Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículo 102