Concepto 00027025 del 29 de Junio de 2000

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Santa Fe de Bogotá, 

Apreciado doctor:

Nos referimos a su comunicación radicada bajo el número de la referencia en la cual nos consulta aspectos relacionados con los nombres de dominio, para lo cual daremos respuesta a sus preguntas en el orden en que éstas fueron planteadas, en los siguientes términos:

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que podrán ser objeto de derecho industrial las marcas, los lemas comerciales, los nombres comerciales, las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales. A su vez, la legislación nacional establece que será derecho de propiedad industrial el correspondiente a la enseña comercial.(1)

En virtud de lo anterior, no es posible admitir que los nombres de dominio sean considerados como derechos de propiedad industrial en la medida que no se encuentran entre los descritos por la normatividad aplicable.

Como se mencionó anteriormente, los signos distintivos se encuentran señalados por la ley, de tal forma que para que el nombre de dominio fuese un signo distintivo en uso, se deberá tener en cuenta lo establecido por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y por el código de comercio.

Conforme a lo anterior, es importante tener en cuenta que dentro de nuestro sistema marcario los únicos derechos que se adquieren mediante el uso son los generados por el nombre y la enseña comercial(2)

Así, el nombre comercial es la expresión que designa al empresario como tal(3), es decir que es la encargada de identificar al comerciante en el ejercicio de su profesión, por lo que se tiene como un signo distintivo el que permanece a pesar de un cambio de titularidad, ya que su función es asociar al empresario con una actividad comercial determinada(4).

De otra parte, la enseña comercial es el signo utilizado para identificar el establecimiento de comercio(5), el cual se ha definido como un bien incorporal vinculado en cierto modo a cosas corporales, es por lo tanto una idea organizadora sobre la que se reconoce un derecho de propiedad y no de simple titularidad(6).

En conclusión, un nombre de dominio sería considerado un signo distintivo susceptible de apropiación por el uso comercial en la medida que cumpla con los requisitos señalados por la ley para aquellos derechos que se adquieren con el uso.

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena(7) señala cuáles son las causales de irregistrabilidad, por lo tanto no es posible establecer causales diferentes de las establecidas por la norma andina.

Conforme a lo anterior, un nombre de dominio podrá constituirse en causal de irregistrabilidad en la medida que cumpla con lo establecido por la ley para tal efecto, para lo cual procede acudir a los conceptos anotados anteriormente.

Revisados los diferentes tratados internacionales en materia de propiedad industrial, de los que hace parte Colombia, encontramos que los derechos de propiedad industrial protegidos son los mismos a los que hace referencia la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto no sería posible afirmar que el nombre de dominio constituya en alguno de éstos un signo distintivo susceptible de protección como una categoría independiente.

El literal b) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que no serán registrables aquellos signos que consistan en formas o características impuestas por la naturaleza del servicio amparado.

Existen productos o servicios que por naturaleza tienen determinadas formas de presentación en el mercado, es decir que cuando un empresario desea comercializarlos debe hacer uso de dicha forma. Por lo tanto, lo que busca esta causal es impedir que una persona se apropie de una forma o de una expresión que debe ser usada por todos los empresarios que deseen comercializar con el mismo tipo de producto o servicio.

De otra parte, es importante recordar que para determinar si una expresión se encuentra incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se debe adelantar el trámite correspondiente previsto en la ley.

Uno de los requisitos que debe cumplir una expresión para ser considerada como marca es la distintividad que pueda tener en relación con otras marcas registradas(8).

La distintividad hace referencia a la capacidad que tiene una marca para distinguir el servicio o el producto amparado dentro del mercado, es por eso que los signos genéricos o descriptivos no pueden ser considerados como marcas. Lo que debe buscar el titular de la marca es que la expresión utilizada sea novedosa y original, aumentando de esta forma su fuerza distintiva(9).

Este requisito de la distintividad debe ser analizado no solo en relación con las demás marcas registradas, las cuales se usan en el mercado para amparar el mismo tipo de productos o productos relacionados al punto de producir confusión entre el público consumidor, sino también con aquellas expresiones que son de uso común para determinados productos y servicios y por lo tanto pertenecen al dominio público(10).

En este caso, tal como se explicó anteriormente, para determinar si una marca es o no registrable debido a su fuerza distintiva, debe adelantarse el trámite correspondiente ante esta Entidad en cada caso particular.

El artículo 82 establece que no podrán ser registradas aquellas expresiones que funcionen como normas técnicas, a menos que dicho registro sea adelantado por el organismo internacional competente en normas y calidades(11).

Con esta causal de irregistrabilidad se pretende no confundir al consumidor, quien puede creer que el producto amparado cumple con determinados parámetros dada la norma técnica con la que es confundible, igualmente, si la marca ampara productos no relacionados con la norma técnica con la que resulta confundible, es susceptible de crear engaño acerca del producto o servicio amparado(12).

En Colombia existen normas técnicas obligatorias y voluntarias, por lo tanto no es posible establecer pautas generales que determinen cuándo una marca está incursa en esta causal de irregistrabilidad y cuando no, por lo tanto deberá estudiarse cada caso, adelantado para ello el trámite legal correspondiente.

Como se dijo anteriormente, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es la encargada de establecer las causales de irregistrabilidad de una marca, por lo tanto no es posible aplicar extensivamente dichas causales frente a expresiones que no se encuentran señaladas en dicha normatividad.

En virtud de lo anteriormente expuesto se concluye que el nombre de dominio no puede ser considerado como causal de irregistrabilidad independiente y adicional a las consagradas.

Como se explicó en uno de los puntos ya tratados, el nombre de dominio podrá ser considerado como un nombre o enseña comercial en la medida que cumpla con los requisitos establecidos por la ley para estos derechos de propiedad industrial.

Una vez más reiteramos que el nombre de dominio será considerado una enseña comercial siempre que cumpla con lo establecido en el código de comercio para ser considerada como tal.

Para obtener mayor información sobre aspectos relacionados con el desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse a nuestra página de Internet www.sic.gov.co

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del código contencioso administrativo.

Atentamente,

CARMEN LIGIA VALDERRAMA ROJAS
Jefe Oficina Asesora Jurídica

1.  Código de comercio, artículo 583

2.  Artículo 128 de la Decisión 344 y 611 del código de comercio

3. Código de comercio, artículo 583

4.  PACHON, Manuel y SANCHEZ AVILA, Zoraida, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, 1995.

5.  Código de comercio, artículo 583

6.  CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, 20 años del código de comercio, Santa Fe de Bogotá, 1991. Artículo escrito por Ramón Madriñan de la Torre.

7.  Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículos 81, 82 y 83

8.  Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículo 81

9.  Manual de Marcas para las Oficinas de Propiedad Industrial, Revisado por la Oficina Internacional de al OMPI, Thainy Márquez, consultora de la OMPI.

10.  PACHON, Manuel, SANCHEZ AVILA, Zoraida, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, 1995.

11.  Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículo 82, literal k)

12.  FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Derecho de Marcas, Editorial Montercorvo S.A., Madrid, 1990.