Concepto 99030323 del 14 de Enero de 2000

Santa Fe de Bogotá,

Apreciada doctora:

Damos respuesta a su comunicación radicada con el número de la referencia en la que nos comunica acerca de la comercialización de los bienes marca Oriental en las clases internacionales 20 y 21 por quienes en Colombia no son titulares del signo distintivo. Al respecto nos permitimos manifestarle lo siguiente:

1. Derechos del titular de la marca

La Decisión 344(1) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que consagra el régimen común sobre propiedad industrial, establece que el registro de una marca le confiere al titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use o aplique la marca que se le asemeje que pueda inducir al público a error o le puedan ocasionar perjuicio al titular. También podrá actuar contra quien venda, ofrezca almacene o introduzca en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma; o contra quien importe o exporte productos con la marca.

De conformidad con los hechos planteados en su comunicación, INTECMA S.A., es titular de la marca oriental en las clases 20 y 21 de conformidad con los certificados 147508 y 172620 expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio con vigencia hasta los años 2004 y 2005.

En consecuencia, por ser titular de la marca mencionada, INTECMA S.A. tendrá las acciones pertinentes para impedir que terceros sin su consentimiento utilicen la marca de su propiedad.

2. Acciones del titular de la marca

Los titulares de las marcas registradas tienen derecho a iniciar acciones ante las jurisdicción civil, penal(2) y administrativa(3) en los casos en que un tercero utilice la marca legalmente protegida, con el fin de evitar el uso, lograr la indemnización de perjuicios o impedir que se registre una marca igual o semejante a la registrada previamente.

Los artículos 143 y 144 de la ley 446 de 1998(4) le confieren a la Superintendencia facultades jurisdiccionales con las que podrá conocer los casos relacionados con la competencia desleal. De conformidad con la ley 256 de 1996(5) se considera desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos.

Así mismo, la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena prohibe la comercialización de mercancías en el territorio del respectivo país miembro cuando en dos países de la subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, salvo que los titulares suscriban acuerdos para su comercialización. Agrega además que no puede prohibirse la comercialización de la mercancía en los casos en que la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador siempre que el titular de la marca demuestre que no la utiliza por causas justificadas ante la oficina nacional competente.(6)

De acuerdo con los hechos expuestos en su comunicación, almacenes Tía Ltda comercializa palillos chinos de bambu marca oriental procedentes de Quevedo Ecuador, que es la misma marca que Intecma S.A. tiene registrada en Colombia en las clases 20 y 21, de acuerdo con los certificados 147508 y 172620 expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio causándole perjuicios.

En consecuencia, y de conformidad con la normatividad y los hechos enunciados, esta Superintendencia desconoce si Industrias técnicas de Maderas S.A. se encuentra utilizando la marca registrada Oriental para distinguir palillos o productos similares a los amparados por los certificados de registro 147508 y 172620 en las clases 20 y 21 internacionales y si Oriental Industria Alimenticia tiene derechos sobre la marca Oriental en algún país miembro del Pacto Andino.

Sin embargo, Industrias Técnicas de Maderas S.A. puede iniciar una acción de competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio en la que se investigue si Oriental Industria Alimenticia está incurriendo en actos constitutivos de competencia desleal para ello debe enviar a esta Entidad la siguiente información:

1. Nombre, identificación y domicilio del denunciado
2. Descripción clara de los hechos objeto de la petición.
3. Mención expresa de la norma presuntamente violada de los contenidos en la ley 256 de 1996.
4. Certificado de existencia y representación legal de los sujetos en conflicto
5. Poder si actúa por medio de apoderado.

La información anterior deberá enviarla a esta Entidad en un término máximo de dos meses, dando así el alcance previsto en el artículo 13 del código contencioso administrativo. Para esto deberá citar el número de radicación que aparece en la parte superior de este escrito.

En los términos anteriores damos respuesta a su solicitud con el alcance previsto en el artículo 25 del código contencioso administrativo.

Atentamente,


CARMEN LIGIA VALDERRAMA ROJAS
Jefe Oficina Asesora Jurídica

1.  Artículo 104 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:
a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca;
b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma;
c) Importar o exportar productos con la marca;
d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o,
e) cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo.

2.  Artículo 236 del código penal: "El que utilice fraudulentamente nombre, enseña, marca, rótulo, dibujo, etiqueta, patente o modelo industrial, comercial o agropecuario protegido legalmente, incurrirá en prisión de seis meses a tres años y multa de dos mil a cien mil pesos."

3.  De conformidad con lo señalado en el artículo 2 del decreto 2153 de 1992 le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio administrar el sistema nacional de propiedad industrial.

4.  Artículo 143 ley 446 de 1998: "Funciones sobre competencia desleal: La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá respecto de las conductas constitutivas de competencia desleal las mismas atribuciones señaladas legalmente en relación con las disposiciones relativas a promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas.

Artículo 144 ley 446 de 1998: "Facultades sobre competencia desleal. En las investigaciones por competencia desleal la Superintendencia de Industria y Comercio seguirá el procedimiento previsto para las infracciones al regimen de promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, y podrá adoptar las medidas cautelares contempladas en las disposiciones legales vigentes."

5.  Artículo 15, ley 256 de 1996: " Explotación de la reputación ajena: Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el código penal y en los tratados internacionales, se considera desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones talaes como "modelo", "sitema", "tipo", "clase", "genero", "manera", "imitación", y similares."

6.  Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículo 107: "Cuando en una subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

.....En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de éste artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas."