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010/
Santa
Fe de Bogotá, D.C.
| Asunto: | Radicación: | 00214023
/ 00021311 | | Trámite: | 317
| | Actuación: | 440 |
| Folios: | 004 |
Apreciado señor: Damos
respuesta a su comunicación radicada bajo el número de la referencia en la cual
nos consulta si una marca registrada aquí en Colombia, puede ser comercializada
en otro país y si el titular de la marca en Colombia cuenta con recursos para
evitar dicha comercialización, para lo cual nos permitimos informarle que una
marca registrada en un país puede ser comercializada en otro país, siempre que
en el mismo no se estén vulnerando derechos adquiridos sobre la marca. Lo anterior,
si se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 1.
Principio de territorialidad del registro marcario Si
una persona desea obtener la protección de su marca en diferentes países debe
adelantar el proceso correspondiente en cada una de las oficinas nacionales. En
relación con este punto, el Tribunal Andino de Justicia(1) ha
establecido en una de sus interpretaciones prejudiciales lo siguiente:
"(...) por
regla general el derecho exclusivo para el titular de una marca se circunscribe
al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria, por lo tanto las marcas
registradas en el extranjero no pueden gozar del derecho de exclusividad en un
país determinado. "(...)
actualmente no existe un registro marcario de alcance subregional andino y no
sería validamente jurídico sostener que los registros de una marca en otros Países
Miembros de la subregión pudieran hacerse valer en otro de ellos o que por haber
sido registrada una marca en un País Miembro pueda ésta solicitarse en registro
y obtenerse su inscripción en otro País Miembro, si la marca no reune las características
de registrabilidad requeridas por la ley comunitaria, pues en este caso el registro
sería ilegal y posible de declararse su nulidad de acuerdo con el procedimiento
previsto en el artículo 113 de la Decisión 344 "(...)Por
tanto no es posible en la práctica actual de la Comunidad Andina que pueda prosperar
para una parte el argumento de que su registro debe ser aprobado en el país "B"
porque igual marca ha sido autorizada en el país "A", si el signo marcario
no reúne las condiciones de registrabilidad señaladas en la ley comunitaria.(...)" Igualmente,
el Tribunal Andino de Justicia ha determinado que la protección extraterritorial
de una marca sólo se produce cuando la ley marcaria lo prevé, y en el caso de
la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dicho evento sólo está
contemplado cuando se está haciendo referencia a la notoriedad(2). Por
su parte doctrinantes como Ricardo Metke han señalado que "la protección
y los efectos de los derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio
del Estado en que tales derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la
protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras"(3).
En conclusión, si
una persona registra una marca en Colombia, dicho registro no se hace extensivo
a otros países, puesto que el registro marcario tiene un alcance territorial,
es decir que la concesión decidida en un país no afecta el estudio del registro
adelantado en otro país, por lo tanto al registrar una marca en Colombia, el alcance
de la misma abarca solamente el territorio nacional. 2.
Facultades del titular de una marca El
derecho al uso exclusivo de una marca le da al titular la posibilidad de ejercer
acciones en defensa del mismo, lo que implica que puede impedir el uso o registro
de una marca igual o parecida que pudiera ocasionar confusión entre el público
consumidor aminorando de esta forma la fuerza distintiva de su registro. La
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece mecanismos de defensa
para que el legítimo titular de una marca pueda evitar el registro de una marca
igual o parecida que pueda llegar a crear confusión en el mercado con su marca(4). Igualmente,
el artículo 102 de la mencionada decisión determina que el titular de una marca
tiene el derecho al uso exclusivo de la misma, al respecto Tribunal Andino de
Justicia ha establecido en una de sus interpretaciones que en nuestro sistema,
el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante el registro de la
misma ante la oficina nacional competente. Este derecho se ejerce a través de
tres facultades que son en primer lugar la de aplicar la marca a un determinado
producto, en segundo lugar la de comercializar con dichos productos y la tercera
es la de poder utilizar la marca en avisos publicitarios, sumado a lo anterior,
una consecuencia del derecho al uso exclusivo es el ius prohibendi que
es el derecho a evitar que un tercero haga uso de la marca o comercialice con
ella induciendo a error al consumidor(5). El
titular de una marca cuenta con diferentes medios legales que le permiten actuar
contra aquellas personas que de manera fraudulenta hacen uso de la marca registrada
sin su autorización. En el caso colombiano, existen acciones de carácter penal
y civil con las que se logra no solo castigar el delito cometido sino además la
reparación de los daños económicos ocasionados(6). Debe
entenderse que el ejercicio de estas acciones respeta el ámbito territorial de
la marca, puesto que siempre están encaminadas a evitar el riesgo de confusión
entre el público consumidor, dentro del sector en el que el titular de la marca
tiene el derecho al uso exclusivo. En
este caso, si la marca TECNIPESA se encuentra registrada tanto en Colombia como
en Guatemala, el legítimo titular de ésta marca en Guatemala no podrá llevar a
cabo su comercialización en Colombia, en la medida que estaría violando derechos
adquiridos por el titular de dicha marca en este país. Es decir que la comercialización
de la marca registrada en el país en donde ha sido concedida no puede ser una
violación de derechos adquiridos, en el entendido de que el encargado de su comercialización
es su legítimo titular el cual debe respetar el principio de la territorialidad
del registro marcario. En
conclusión, el titular de la marca TECNIPESA, registrada en Guatemala, no podrá
llevar a cabo actuaciones tendientes a su comercialización dentro del territorio
colombiano, pero por otro lado, el titular de la marca TECNIPESA, registrada en
Colombia, no podrá oponerse a la comercialización que se haga de la misma en Guatemala,
toda vez que en ese país dicha marca está válidamente registrada y su registro
en Colombia no se hace extensivo a un territorio diferente del colombiano. Es
de anotar igualmente, que el titular de la marca en Colombia no podrá impedir
que los productos TECNIPESA, comercializados en Guatemala sean producidos en nuestro
país, siempre que en dicha producción no se estén violando sus derechos como titular
de una marca registrada, es decir que la marca TECNIPESA no sea usada en Colombia
por una persona diferente de su legítimo titular, lo que indica que si el productor
comercializa con los productos TECNIPESA en Colombia o lleva a cabo acciones tendientes
a su promoción en el mercado por medio de avisos publicitarios, estaría incurriendo
en actos tendientes a usurpar una marca registrada. Para
obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse
a nuestra página de Internet www.sic.gov.co En
los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto
en el artículo 25 del código contencioso administrativo. Atentamente,
CARMEN
LIGIA VALDERRAMA ROJAS
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
1.
Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, proceso 17–IP-98 2.
Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 5-IP-94 3.
Procedimiento de Propiedad Industrial, Metke Ricardo, Cámara de Comercio de Bogotá,
1994, pág. 26 4.
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículo 93 5.
Tribuna Andino de Justicia, proceso 3 – IP – 99: " VIII. EL DERECHO
DE USO EXCLUSIVO DE LA MARCA En
la doctrina y en diversas legislaciones encontramos dos sistemas para la protección
de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su
uso; y, el sistema atributivo que solo confiere derecho al uso exclusivo a raíz
de la inscripción del signo en el respectivo registro. La
norma comunitaria que consagra el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión
de la Comunidad Andina, se encuentra ubicada en el sistema atributivo, en el cual
el derecho nace exclusivamente del registro del signo; "es decir en las normas
del ordenamiento jurídico andino el registro es título constitutivo del derecho
de marcas." (Proceso 20-IP-98 G.O. No. 393 de 14 de diciembre de 1998) La
doctrina reconoce tres facultades que se derivan del registro, y por el cual el
titular puede hacer valer su derecho de propietario: "La
facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto,
o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones
a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse
por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes
a los suyos; "Una
segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios
con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce
en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos
o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar; "La
tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede
utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen
con esa misma marca." (Proceso 4-IP-94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de
1995) "De
ese derecho exclusivo se deriva el ius prohibendi que faculta al titular a actuar
contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con
ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo
inducir al público a error o confusión. Así mismo, el titular tendrá el derecho
de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada,
tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera
que con ellos se afecte su interés legítimo." (Proceso 9-IP-98, sentencia
de 15 de mayo de 1998) El
valor constitutivo del registro de marca se da desde el momento de su concesión,
que otorga la Oficina Nacional Competente, adquiriendo el derecho exclusivo sobre
una marca, derecho subjetivo de usarla para la identificación de productos y servicios. El
ius prohibendi es una facultad esencial y exclusiva del titular de un signo, derecho
que da la norma comunitaria, otorgando privilegios legales intangibles que impiden
a terceros el uso de igual o similar marca". 6.
Código penal, artículo 236 y código de comercio, artículos 568 y 571
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