010/
Santa Fe de Bogotá,
| Asunto: |
Radicación: |
00018031 |
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Trámite: |
113 |
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Actuación: |
440 |
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Folios: |
004 |
Apreciado doctor:
Damos respuesta a su comunicación radicada bajo el número de la referencia en la cual consulta sobre la reutilización de marcas grabadas en envases de vidrio o polipropileno, cuyo contenido no corresponde al que realmente comercializa el dueño de la marca, para lo cual nos permitimos informarle que es el titular de la marca el encargado de proteger su uso exclusivo en el mercado. Lo anterior si se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:
1 Derecho al uso exclusivo concedido por el registro
Para dar una mejor respuesta a su consulta, es necesario tener en cuenta que la reutilización que haga un tercero de una marca ya comercializada por su titular, choca con el derecho que tiene éste último de uso exclusivo de la marca, el cual consiste en la facultad de impedir a otros el uso fraudulento de su marca.
La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena(1) establece que el derecho al uso exclusivo de la marca se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia(2) ha interpretado el alcance del mencionado artículo 102, estableciendo:
"(...) el registro de la marca confiere a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma. De ese derecho exclusivo se deriva el ius prohibendi que faculta al titular a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión. Así mismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás países miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo (...)".
El registro de la marca tiene una dimensión positiva y una negativa(3). Entre las facultades que tiene el titular de un derecho marcario dentro de la dimensión positiva, es decir aquella que tiene directa relación con la marca registrada y con los productos o servicios que distingue(4), encontramos:
- Utilizar la marca en el tráfico económico, es decir dándole un uso público, distinguiendo, con su marca los productos para los que fue registrada.
- Puede fijar o imprimir la marca sobre los productos para los que fue registrada. Es una facultad propia de los productos y es anterior a la comercialización. En cuanto a los servicios, se refiere a la publicidad que se haga de los mismos
- Introducir en el mercado, debidamente identificados con la marca registrada, los productos que se pretende comercializar. Su busca por lo tanto vender los productos y la marca.
- Emplear la marca para efectos publicitarios, es decir, valerse de la marca para anunciar un producto o un servicio.
Por otro lado se encuentra la dimensión negativa, es decir aquella que se relaciona con el riesgo de confusión(5), las facultades con las que cuenta el titular de la marca, para ejercer este aspecto de su derecho, se encuentran consagradas en la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena(6), es decir, todas aquellas que tienen que ver con la posibilidad con la que cuenta el titular de una marca para oponerse al registro o uso de una marca parecida o igual, que pueda ocasionar en el público consumidor confusión ya sea sobre la marca o sobre la procedencia empresarial del producto o servicio amparado.
Por lo tanto, si una persona obtiene el registro sobre un conjunto marcario, no solamente tiene derecho a usarlo de manera exclusiva en el mercado, sino que además puede prohibir a terceros cualquier acto que pueda inducir al público consumidor a error o disminuir la fuerza distintiva de su marca, es decir que en este caso, el dueño de la marca reutilizada en productos que no corresponden a los suyos, puede adelantar las acciones pertinentes, protegiendo de esta forma a los consumidores y a su marca.
2. Acciones contra la usurpación de marca
Nuestra legislación, entendiendo que los signos distintivos permiten identificar los productos comercializados en determinados mercados y pueden además dar al consumidor una idea de la calidad del producto, ha establecido el delito de usurpación de marcas(7), el cual busca proteger no solo al titular de la marca en el ejercicio de su derecho, sino al del consumidor para que este adquiera lo que realmente desea adquirir.
Sumado a lo anterior, el código de comercio establece otras acciones como la de medidas cautelares(8), para ejercerla debe demostrarse que se es titular de la marca en cuestión, lo cual se hace por medio del título emitido por esta Entidad, también debe demostrarse que existe una usurpación de marca y deben plantearse las medidas cautelares que se desea sean decretadas por el juez para evitar dicha usurpación, esta acción se debe tramitar ante un juez civil del circuito(9).
De otra parte, se plantea la acción indemnizatoria(10), la cual busca, como su nombre lo indica, resarcir los perjuicios ocasionados con la usurpación.
Existen además de las mencionadas acciones en materia competencia desleal(11), si se tiene en cuenta que este tipo de actos pueden crear confusión o engaño aprovechandose de la reputación ajena adquirida por determinado empresario, lo que le da al titular de la marca el derecho a ejercer dos tipos de acciones la declarativa y la de condena, con lo cual no solo se busca que se declare que el infractor esta incurriendo en una conducta que lesiona el régimen de libre competencia, sino que se le condene por la misma, igualmente se pretende prevenir todas aquellas conductas que pudieran producir dicho daño.
Estas acciones pueden ser adelantadas ante esta Entidad de acuerdo con la competencia conferida por la ley 446 de 1998(12).
En materia de protección al consumidor, el decreto 3466 de 1982(13) establece que cuando se compruebe que las marcas o leyendas no correspondan a la realidad, compete a la autoridad competente, que en este caso es la Superintendencia de Industria y Comercio, imponer multas y ordenar que se tomen las medidas necesarias tendientes a evitar que se sigan produciendo los daños causados.
Finalmente, el decreto 522 de 1971(14) establece como una contravención especial el que se utilicen marcas para distinguir productos que puedan inducir a error sobre su procedencia o su contenido, señalando como sanción a dicha conducta, el decomiso de todas las mercancías que puedan causar confusión, pero si además quien comercializa dichos productos es un comerciante mediante establecimiento abierto al público, éste deberá ser clausurado por 6 meses, dicho proceso se debe adelantar ante las autoridades de policía.
En conclusión, la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del registro marcario reconoce un derecho al titular de la marca, que es quien debe encargarse de evitar el uso fraudulento de su marca, con el fin de evitar no solo su propio perjuicio como empresario, sino el de los consumidores, para adelantar dicha protección cuenta con una serie de acciones de tipo penal, civil y de policía.
Para obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse a nuestra página de Internet www.sic.gov.co
En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del código contencioso administrativo.
Atentamente,
CARMEN LIGIA VALDERRAMA ROJAS
Jefe Oficina Asesora Jurídica
1. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículo 102
2. Tribunal Andino de Justicia,Proceso 9-IP-98
3. PACHON, Manuel y SANCHEZ ÁVILA, Zoraida, El régimen Andino de la Propiedad Industrial, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, 1995.
4. FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Derecho de Marcas, Editorial Montercorvo S.A., 1990
5. FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Derecho de Marcas, Editorial Montecorbo S.A., 1990
6. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículo 104: "El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:
a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca;
b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma;
c) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distinguidos de aquellos para los cuales se ha registrada la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o,
d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo".
7. Código penal, artículo 236: "El que utilice fraudulentamente nombre, enseña, marca, rótulo, dibujo, etiqueta, patente o modelo industrial, comercial o agropecuario protegido legalmente, incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años y multa de dos mil a cien mil pesos.
8. Código de Comercio, artículo 568
9. Artículo "Defensas contra los usurpadores de marcas", escrito por Giancarlo Marcenaro Jiménez, en Ambito Jurídico, febrero 28 a marzo 12 de 2000.
10. Código de Comercio, artículo 571
11. Ley 256 de 1996, artículos 10, 11 y 15
12. Ley 446 de 1998, artículos 143 y 144
13. Decreto 3466 de 1982, artículo 32
14. Decreto 522 de 1971, artículo 40
