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Santa Fe de Bogotá, D.C. 

Apreciado señor:

Damos respuesta a su comunicación radicada bajo el número de la referencia en la cual nos consulta cuáles serían los derechos que usted tendría frente a determinado signo distintivo, frente a lo cual nos permitimos informarle que una vez el registro marcario sea concedido, otorga a su titular la facultad de usarlo de manera exclusiva, lo que lo faculta para oponerse al uso del mismo por parte de terceros. Lo anterior, si se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:

Para obtener el derecho al uso exclusivo del que hace mención la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se debe solicitar el registro del signo distintivo ante la oficina nacional competente, ya sea este una marca mixta nominativa o figurativa o un lema.

Para adelantar dicho procedimiento, se deben observar no solamente las reglas mencionadas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sino también aquellas que plantee la legislación interna de cada uno de los países miembros, que en el caso colombiano es el decreto 117 de 1994.

Quien solicita un registro marcario tiene un derecho de prioridad frente a aquellas personas que con posterioridad solicitan un registro igual o parecido, pero por otro lado, debemos recordar que en tanto la oficina nacional competente no conceda a su titular el derecho sobre el signo distintivo, no existirá para éste ningún derecho de exclusividad sobre el signo solicitado.

Lo anterior, se entiende mejor si tenemos en cuenta lo establecido por el Tribunal Andino de Justicia en el proceso 7 – IP – 98

"La propiedad marcaria y su exclusividad nacen, según el sistema atributivo consagrado en la subregión, por el "registro" de la marca ante la respectiva oficina nacional competente.

"De esa consideración, se deduce que la marca que no se encuentre registrada no goza de protección jurídica, aunque sin embargo la solicitud de registro de una marca una vez presentada, otorga el llamado derecho de preferencia en la concesión de ese título marcario, consistente en que las posteriores solicitudes de una marca semejante o idéntica no podrán llegar a ser registros válidos si se toma en cuenta ese viejo aforismo del derecho, según el cual "el primero en el tiempo es el primero en el derecho.

"No obstante esa apreciación, es de vital importancia establecer que los derechos conferidos por una marca mediante los cuales su titular podrá hacer "uso exclusivo" de ella e impedir que otras personas utilicen o soliciten registrar marcas idénticas o similares que puedan inducir al público a error, son derechos que sólo nacen de las marcas ya registradas y cuyo título legitima a la persona para que pueda ejercer los derechos incorporados en tal título." (subrayado fuera de texto)

Por lo tanto, debe tener en cuenta que el solo hecho de crear un signo distintivo, sea este una marca mixta, figurativa o nominativa o un lema, no le concede el derecho del uso exclusivo, puesto que debe iniciar el trámite correspondiente en el cual se tienen en cuenta aspectos como los antecedentes nominativos y figurativos, por lo tanto si una marca solicitada hoy es fonética o gráficamente parecida a otra ya registrada o solicitada con anterioridad no podrá ser concedida.

En el caso que nos ocupa, debe usted iniciar el trámite correspondiente ante esta Entidad para que por medio del estudio de registrabilidad podamos determinar si usted podría o no tener el derecho a determinado signo distintivo.

2. Derechos conferidos con el registro

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena(1) establece que el derecho al uso exclusivo de la marca se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia(2) ha interpretado el alcance del mencionado artículo 102, estableciendo:

"(...) el registro de la marca confiere a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma. De ese derecho exclusivo se deriva el ius prohibendi que faculta al titular a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión. Así mismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás países miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo (...)"

El registro de la marca tiene una dimensión positiva y una negativa.(3) Entre las facultades que tiene el titular de un derecho marcario dentro de la dimensión positiva, es decir aquella que tiene directa relación con la marca registrada y con los productos o servicios que distingue(4), encontramos:

- Utilizar la marca en el tráfico económico, es decir dándole un uso público, distinguiendo, con su marca los productos para los que fue registrada.

- Puede fijar o imprimir la marca sobre los productos para los que fue registrada. Es una facultad propia de los productos y es anterior a la comercialización. En cuanto a los servicios, se refiere a la publicidad que se haga de los mismos.

- Introducir en el mercado, debidamente identificados con la marca registrada, los productos que se pretende comercializar. Su busca por lo tanto vender los productos y la marca.

- Emplear la marca para efectos publicitarios, es decir, valerse de la marca para anunciar un producto o un servicio.

Por otro lado se encuentra la dimensión negativa, es decir aquella que se relaciona con el riesgo de confusión(5), las facultades con las que cuenta el titular de la marca, para ejercer este aspecto de su derecho, se encuentran consagradas en la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena(6), es decir, todas aquellas que tienen que ver con la posibilidad con la que cuenta el titular de una marca para oponerse al registro o uso de una marca parecida o igual, que pueda ocasionar en el público consumidor confusión ya sea sobre la marca o sobre la procedencia empresarial del producto o servicio amparado.

Por lo tanto, si una persona obtiene el registro sobre un conjunto marcario, no solamente tiene derecho a usarlo de manera exclusiva en el mercado, sino que además puede prohibir a terceros cualquier acto que pueda inducir al público consumidor a error o disminuir la fuerza distintiva de su marca.

Si desea obtener más información sobre aspectos relacionados con el desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse a nuestra página de Internet www.sic.gov.co

En los términos anteriores, damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del código contencioso administrativo.

Atentamente,

CARMEN LIGIA VALDERRAMA ROJAS
Jefe Oficina Asesora Jurídica

1.  Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículo 102

2.  Tribunal Andino de Justicia,Proceso 9-IP-98

3.  PACHON, Manuel y SANCHEZ ÁVILA, Zoraida, El régimen Andino de la Propiedad Industrial, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, 1995.

4.  FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Derecho de Marcas, Editorial Montercorvo S.A., 1990

5.  FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Derecho de Marcas, Editorial Montecorbo S.A., 1990

6.  Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículo 104: "El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca;

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma;

c) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distinguidos de aquellos para los cuales se ha registrada la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o,

d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo".