Bogotá, D.C.
010/
| Asunto |
Radicación |
06096616 |
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Trámite |
113 |
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Actuación |
440 |
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Folios |
009 |
Estimado señor:
En atención a su comunicación cuyo número de radicación se encuentra en el asunto de la referencia, en la que se refiere a la fabricación, venta y exportación de las esencias de perfumes famosos, nos permitimos manifestarle que, de conformidad con las atribuciones conferidas por mandato legal a la Superintendencia de Industria y Comercio, en especial por el Decreto 2153 de 1992, esta entidad no es competente para pronunciarse sobre el tema que usted nos plantea.
Por lo anterior hemos dado traslado de su consulta, dentro de los términos establecidos en el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo, al Viceministerio de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ubicado en la calle 2813 A 15, en Bogotá.
No obstante, a continuación nos permitimos suministrarle información relevante en relación con el hecho por usted planteado, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto.
1. Derechos que confiere el registro de una marca
El artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece:
“El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
“a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
“b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
“c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.
“d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
“e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
“f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”. (Subrayado fuera del texto)
Como se observa, el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los actos que el titular de un registro marcario puede impedir, en tanto éste no los haya autorizado. Tales actos, como conductas autónomas que el titular de la marca puede impedir, incluyen el de aplicar la marca o un signo idéntico sobre un producto, el de usar en el comercio la marca o un signo idéntico o similar, el de fabricar etiquetas, envases u otros embalajes que reproduzcan la marca, etc.
No obstante, es necesario comprender que, como actos autónomos que son, en algunos casos el derecho del titular a prohibir a un tercero que los realice, está sometido a la condición de que éstos produzcan ciertos efectos, mientras que en otros casos tal derecho no está condicionado a las consecuencias potenciales del acto.
Es así que el acto de usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de “cualesquiera productos o servicios”, contemplado en el literal d) del artículo 155, requiere, para ser impedido por el titular del registro marcario, que “tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro”.
De igual forma, el titular de una marca notoriamente conocida tiene derecho a impedir a terceros, de acuerdo con el literal e) del artículo 155, “usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular”, y de acuerdo con el literal f) “usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.”
Por lo anterior, tratándose de marcas notorias, el derecho de sus titulares se extiende a impedir el uso en el comercio de un signo idéntico o similar, con independencia de los productos o servicios que éste identifique, si dicho uso tiene la potencialidad de causar un daño económico o comercial injusto al titular del registro, sea por la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria, o por el aprovechamiento de la reputación de la marca o de su titular. Es decir que, aún sin que el signo pueda causar confusión o riesgo de asociación, es posible impedir su uso en estos casos.
Ahora bien, otros actos cuya comisión puede impedir el titular de un registro marcario no se encuentran condicionados a su efecto en la mente de los consumidores o en el comercio. Es así que, es derecho del titular de un registro marcario el impedir el acto de “aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos”, consagrado en el literal a) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, sin que se requiera que esa conducta sea potencialmente perjudicial. Ello es así por cuanto la conducta consiste en colocar el mismo signo (o uno idéntico o semejante) sobre los mismos productos (o productos vinculados al servicio para el cual se ha registrado la marca). En el mismo sentido, el literal d) de la misma norma y en relación en esta ocasión con el uso en el comercio, señala que se presume que existe riesgo de confusión (efecto potencial requerido para tener derecho a impedir el uso en el comercio ) “tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos”.
Como se observa, tanto el uso en el comercio como la mera aplicación en etiquetas, envases, etc., de un signo idéntico o similar al registrado sobre productos o servicios idénticos a aquellos para los cuales fue registrado el signo, constituyen actos susceptibles de ser impedidos por el titular de la marca sin que para ello requiera éste demostrar el efecto adverso de tal conducta sobre la mente del consumidor o en el comercio. En los demás casos el derecho a impedir el uso del signo está condicionado bien a que pueda causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro, bien a que tal uso pueda causar al titular del registro de una marca notoria “daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca” o por ésta última razón aún sin que exista daño económico.
2. Limitaciones a los derechos conferidos por el registro de una marca
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, régimen común sobre propiedad industrial:
“Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
“El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”. (Subrayado fuera de texto)
De acuerdo con la norma transcrita, es posible utilizar una marca registrada mediante anuncios dentro de un contexto comercial, siempre que tal uso se haga de buena fe y que su fin sea meramente informativo, incapaz de inducir a error al público consumidor en cuanto al origen empresarial de los bienes o servicios.
Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia, en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso 69-IP-2000, en la que explica el alcance del artículo 105 de la Decisión 344, ahora reiterado por el artículo 157 de la Decisión 486 referido en precedencia, señaló lo siguiente:
“(...) entre las excepciones al derecho de uso exclusivo, particular importancia reviste el primer inciso del artículo 105 de la Decisión 344, el cual permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular, realicen ciertos actos con respecto a la utilización del signo registrado «siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca» y además «siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios».
(...)
“Considera al respecto el Tribunal que el primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344 no contiene una lista que agote las limitaciones referidas a "propósitos de identificación o de información", debido a que, en términos generales, es permitido que terceros usen "cualquier indicación cierta", siempre que tal uso se haga de buena fe, no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se realice a título de marca.
(...)
“En este sentido, los usos sin autorización del titular a los que se refiere el primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344 no podrán constituir un aprovechamiento de la marca registrada ni tampoco podrán tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificación o información.
“La manifestación de la buena fe también debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado, de manera que no se presente como un uso "a título de marca". Así, la referencia a la marca ajena deberá efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios”. (Subrayado fuera de texto)
Conforme a lo anterior, para efectos de la utilización de una marca registrada ajena, debe considerarse que las características de su uso deberán garantizar la imposibilidad de confusión o error por parte del público respecto del origen empresarial o procedencia de los productos o servicios, así como también respecto de la relación existente entre el titular de la marca y el tercero que la está usando.
En efecto, es preciso reiterar que el uso debe ser de buena fe, con fines meramente informativos e incapaz de inducir a error, por lo que debe ser claro en el mensaje que se pretende llevar a los consumidores para que éste refleje la realidad con respecto a lo que se anuncia o presenta al público, de modo que a primera vista se intuya o infiera el objeto de dicho anuncio alusivo a un derecho ajeno, para que su utilización no se traduzca en una explotación indebida de la reputación ajena del signo distintivo.
Establecido lo anterior, no sobra señalar que de conformidad con lo previsto en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 los olores podrán ser registrados como marca, siempre que cumplan con los requisitos previstos para ello en el mismo artículo y que no se encuentren incursos en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la citada Decisión.
3. Información a los consumidores
3.1. Veracidad y suficiencia de la información
En relación con las condiciones bajo las cuales se ofrece un bien o un servicio al público, el artículo 14 del Decreto Ley 3466 de 1982, establece:
“ARTICULO 14. MARCAS, LEYENDAS Y PROPAGANDAS. Toda información que se dé al consumidor acerca de los componentes y propiedades de los bienes y servicios que se ofrezcan al público deberá ser veraz y suficiente. Están prohibidas, por lo tanto, las marcas, las leyendas y la propaganda comercial que no correspondan a la realidad, así como las que induzcan o puedan inducir a error respecto de la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de empleo, las características, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad de los bienes o servicios ofrecidos. (…)”.
En concordancia con lo anterior, en el numeral 2.1 del Capítulo Segundo, Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, establece que “De conformidad con lo señalado en el decreto 3466 de 1982, las marcas, leyendas, propagandas comerciales y, en general, toda la publicidad e información que se suministre al consumidor sobre los componentes, propiedades, naturaleza, origen, modo de fabricación, usos, volumen, peso o medida, precios, forma de empleo, características, calidad, idoneidad y cantidad de los productos o servicios promovidos y de los incentivos ofrecidos, debe ser cierta, comprobable, suficiente y no debe inducir o poder inducir a error al consumidor sobre la actividad, productos y servicios y establecimientos.”(Subrayado fuera del texto).
En el mismo sentido, el numeral 2.1.1, de la citada Circular, establece que “Se considera información engañosa, la propaganda comercial, marca o leyenda que de cualquier manera, incluida su presentación induzca a error o pueda inducir a error a los consumidores o personas a las que se dirige o afecta y que, debido a su carácter engañoso, puede afectar su comportamiento económico.”(Subrayado fuera de texto)
3.2. Características de la información
Para determinar si la propaganda comercial, marca o leyenda o en general cualquier información que se suministre al público es engañosa, y por lo tanto susceptible de llevar al consumidor a un error en sus apreciaciones respecto al producto o servicio ofrecido y a la posibilidad o no de acceder a él, deberán tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes elementos, establecidos en el numeral 2.1.1.1 del Capítulo Segundo, Título II, de la Circular Única de esta Superintendencia:
- ·“Las indicaciones sobre las características de los bienes o servicios, tales como su disponibilidad, naturaleza, ejecución, composición, el procedimiento y la fecha de fabricación o de prestación, su carácter apropiado o idóneo, utilizaciones, cantidad, especificaciones, origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización o los resultados y las características esenciales de las pruebas o controles efectuados sobre los bienes o los servicios.”
- ·“El precio o su modo de fijación y las condiciones de suministro de bienes o de prestación de servicios.”
- ·“La naturaleza, características y derechos del anunciante, tales como su identidad y su patrimonio, sus cualificaciones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios que haya recibido o sus distinciones”.
De manera complementaria, el numeral 2.1.1.2, Capítulo Segundo, Título II, de la mencionada Circular, establece:
“Para efectos de lo previsto en los artículos 14, 15, 16 y 17 del decreto 3466 de 1982, o de las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, se entenderá que la información o la propaganda comercial es engañosa, entre otros casos cuando:
“a) Se omite información necesaria para la adecuada comprensión de la propaganda comercial.
“b) Se establecen mecanismos para trasladar al consumidor los costos del incentivo de manera que éste no pueda advertirlo fácilmente, como cuando se disminuye la calidad o cantidad del producto o servicio o se incrementa su precio, entre otros.
“c) La información sobre restricciones, limitaciones, excepciones y condiciones adicionales para la adquisición del producto o servicio, no se incluye en la propaganda comercial y no tiene similar notoriedad al ofrecimiento del producto o servicio que se anuncia.
“d) Se ofrecen productos o incentivos con deficiencias o imperfectos, usados, remanufacturados, remodelados o reconstruidos, próximos a vencerse y de colecciones o modelos anteriores sin indicar tales circunstancias de manera clara y precisa en la propaganda comercial.
“e) Se ofrecen de manera gratuita productos, servicios o incentivos cuando la entrega de los mismos está supeditada al cumplimiento de alguna condición por parte del consumidor que no se indica en la propaganda comercial.” (Subrayado fuera de texto)
Es de anotar que el término “propaganda comercial” no se refiere únicamente a la publicidad, sino también a toda información que se suministre al consumidor, en los términos del artículo 14 del Decreto 3466 de 1982.
En conclusión, de manera general, quienes ofrecen productos o servicios al público tienen, en relación con la información que suministran al “público”, destinatario de la oferta de bienes y servicios ofrecidos, dos obligaciones legales:
a) Que la información que se suministra sea cierta y comprobable (veracidad).
b)
Que la información que se suministra sea completa (suficiencia).
Como se observa, el deber legal de información al consumidor o usuario incluye tanto la veracidad de la información como la suficiencia de la misma. En ambos casos con el objetivo que el consumidor o usuario, con base en la información a su alcance, pueda razonablemente determinar de manera fundamentada su comportamiento en el mundo económico y de los negocios, con base en una apreciación objetiva de las características del bien o servicio a cuya oferta se enfrenta.
En otras palabras, la información que recibe el consumidor o usuario debe ser suministrada de manera y en condiciones tales que no lo induzcan o no lo puedan inducir a error en el momento de tomar la decisión de adquirir un bien o contratar un servicio, puesto que, una vez efectuado un juicio de valor en relación con los elementos objetivos que conforman la oferta del bien o servicio frente a las condiciones en que está dispuesto a adquirir un bien o contratar un servicio, el consumidor tomará una decisión que afecta su comportamiento económico.
En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña de Doctrina, encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia. Así mismo, podrá servirse del índice temático de normas y conceptos.
Atentamente,
MARÍA CAROLINA LORDUY
Jefe Oficina Asesora Jurídica
mccm.
Bogotá, D.C.
010/
Doctor
EDUARDO MUÑOZ GOMEZ
Viceministro de Comercio Exterior
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Calle 2813 A 15
Ciudad
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Radicación |
06096616 |
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Trámite |
113 |
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Actuación |
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Folios |
009 |
Estimado doctor Muñoz:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo y para los fines pertinentes, remitimos a su despacho fotocopia de la comunicación que nos fue enviada por el señor José Rosen, Representante Legal de Soluciones Aduaneras S.I.A. Ltda, en la que se refiere a la fabricación, venta y exportación de las esencias de perfumes famosos, lo cual consideramos es un asunto de competencia de esa entidad.
De otro lado, le manifestamos que esta Superintendencia oportunamente dará respuesta al peticionario en lo relacionado con nuestra competencia.
Atentamente,
MARÍA CAROLINA LORDUY
Jefe Oficina Asesora Jurídica
mccm.
Decreto 3466 de 1982, artículos 14 y 31, en concordancia con la Circular Externa 10 de 2001 (Circular Única) de la Superintendencia de Industria y Comercio, título II, capítulo segundo, numeral 2.1. y 2.1.2.6.
