Bogotá, D.C.

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Asunto	Radicación	06094701
	Trámite	113
	Actuación	440
	Folios	003

Estimada señora:

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a la consulta radicada en esta Entidad bajo el número indicado en el asunto, en la cual solicita se le informe si en el evento en que una marca haya cambiado de titular, en una acción de cancelación se debe demostrar el uso continuo durante los tres años anteriores a tal solicitud. Sobre el particular nos permitimos manifestarle lo siguiente:

• Acción de cancelación por no uso

El derecho del “titular” de un registro marcario no es absoluto, toda vez que si éste no hace uso de su marca durante determinado período de tiempo, cualquier persona interesada puede solicitar la cancelación del registro, de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad andina.

En efecto, el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial, dispone que:

“La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

“No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

“Cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará un reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

“El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”.(Negrilla fuera del texto)

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha sostenido:

“Doctrinariamente la marca es considerada como un bien inmaterial, susceptible de apropiación como objeto de derecho. Pero ese bien inmaterial tan sólo existe en la mente de los consumidores, cuando ellos asocian el signo marcario con el correspondiente producto o servicio. De allí que la mayor parte de las legislaciones exijan el uso obligatorio de la marca registrada como elemento constitutivo indispensable para que se consolide el derecho, imponiendo al titular la carga legal de demostrarlo, so pena de perder la titularidad. En otras palabras, si no se demuestra que los consumidores han tenido oportunidad de asociar el signo, en el cual consiste la marca, con el producto o servicio concretos de que se trate, no podría aceptarse que el derecho del titular exista desde el punto de vista doctrinal.

“Aparte de esta razón fundamental, suele exigirse el uso obligatorio de la marca a fin de que los registros marcarios oficiales reflejen en lo posible la realidad que se vive en el mercado y no sean simplemente un catálogo formal y teórico que obstaculizaría el normal desenvolvimiento de nuevos mercados”.(Negrilla fuera del texto)

En efecto, la exigencia del uso, se fundamenta en la necesidad de asegurar el cumplimiento de la función principal de la marca, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyen su objeto.

En tal virtud, independientemente de que exista o no cambio del titular, la falta de uso continuo de una marca sin motivo justificado puede conducir a que terceros adelanten la acción de cancelación ante la oficina nacional competente y, si resulta procedente (el titular del signo distintivo no acredita el uso o no demuestra una causal de justificación del no uso), a la extinción del derecho al uso exclusivo de la marca.

Así las cosas, recurriendo a las normas sobre cancelación por no uso de una marca podemos concluir:

a) La obligación de usar la marca no es absoluta. La falta de uso puede ser justificada por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

b) El uso debe ser público y no equívoco (el producto o servicio debe hacer efectiva presencia en el mercado), no basta el uso en privado ni solamente en publicidad, por ejemplo.

c) El periodo de tres años que consagra el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, durante los cuales no se puede ejercer la acción de cancelación a pesar de que la marca no haya sido usada es, en la práctica, un plazo que otorga la ley al titular del registro marcario para comenzar el uso después de obtenido el derecho o para continuarlo si tal uso se suspendió. En tal virtud, podemos decir que, antes de ese plazo la obligación de usar la marca, aunque existe, no es “exigible” en estricto sentido.

d) El plazo de tres años señala entonces el periodo durante el cual el “titular” puede no usar la marca sin necesidad de acreditar una justificación para ello. transcurrido ese plazo, el no uso debe ser justificado conforme a la ley.

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña de doctrina encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia. Así mismo, podrá servirse del Índice temático de normas y conceptos.

Atentamente,

 

AMIRA DEL PILAR ORTIZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)

/JPM

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Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 1-IP-91 de 8 de febrero de 1991.