Bogotá, D.C.

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Asunto	Radicación	06103714
	Trámite	113
	Actuación	440
	Folios	005

Estimado señor:

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad bajo el número indicado en el asunto, en la que “solicita se adelante el trámite pertinente para protección de nombre comercial de la sociedad que representa, si a ello hay lugar”.

Sobre el particular, en primer lugar, nos permitimos manifestarle que, de conformidad con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 2153 de 1992, no corresponde a esta Entidad conocer acerca de los conflictos que se susciten entre los titulares de los signos distintivos, toda vez que ello corresponde a la justicia ordinaria, de conformidad con el procedimiento legalmente previsto para tal fin.

No obstante lo anterior, a continuación le suministramos información relevante en relación con el nombre comercial y la diferencia existente con el control de homonimia efectuado por las cámaras de comercio, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio para que proceda de la forma que estime conducente.

I. Depósito del nombre comercial

En relación con el depósito del nombre comercial es necesario establecer cuál es la definición que se tiene de éste signo distintivo, así como la función que desempeña y el sistema por medio del cual se adquiere el correspondiente derecho de propiedad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial,

“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o aun establecimiento mercantil.

“Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

“Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.(Negrilla fuera del texto)

En virtud de la citada disposición, es claro que la función del nombre comercial es identificar una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil del comerciante y que, aún cuando éste puede coincidir con la razón social –la cual se inscribe en la cámara de comercio- éstos son independientes pero pueden a su vez coexistir.

De igual manera, cabe precisar que, el Código de Comercio en su artículo 583 define al nombre comercial como aquel que “designa al empresario como tal”.(Negrilla fuera del texto)

Al respecto, el Decreto 2591 de 2000, “Por el cual se reglamenta la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, establece en su artículo 18: “Enseña comercial. En desarrollo de la posibilidad prevista en el artículo 200 de la Decisión 486 la enseña comercial seguirá el tratamiento contemplado en los artículos 583 y 603 a 610 del Código de Comercio y se le continuará aplicando exclusivamente el sistema de depósito sin efecto constitutivo cobre el derecho”. Es decir que, en Colombia la normatividad aplicable en relación con el depósito de enseñas comerciales y de nombres comerciales es la misma.

Ahora bien, tal y como lo establece la Decisión 486, el derecho sobre el nombre comercial, se adquiere mediante el uso que de él se haga en el comercio. Por tanto, el depósito que se efectúe ante la Superintendencia de Industria y Comercio no otorga ni derecho de prelación ni derechos de exclusividad que permitan a su titular actuar contra terceros en tanto dicho depósito tiene “(…) carácter declarativo respecto de la fecha a partir de la cual se inicia el uso del nombre y la fecha desde la cual ese uso es conocido por terceros”.

En este sentido, el depósito del nombre comercial conlleva una presunción sobre la fecha en que se llevó a cabo el primer uso del nombre, constituyendo un medio de prueba del uso, sin que ello signifique que sea la única prueba del mismo.

De acuerdo con lo anterior, resulta que el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales se adquiere por el primer uso que de éstos se haga en el comercio, de tal manera que tanto su inscripción en el registro mercantil como su depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio constituye únicamente pruebas de su uso, las cuales deberán ser acreditadas ante las autoridades jurisdiccionales competentes encargadas de dirimir los conflictos suscitados en torno a los signos distintivos y, determinar, con base en las pruebas suministradas, quién tiene mejor derecho sobre aquellos.

II. Control de homonimia que adelantan las cámaras de comercio sobre el nombre de los comerciantes y los establecimientos de comercio

El artículo 35 del Código de Comercio establece que:

“Las cámaras de comercio se abstendrán de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito, mientras éste no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud de quien haya obtenido la matrícula.

“En los casos de homonimia de personas naturales podrá hacerse la inscripción siempre que con el nombre se utilice algún distintivo para evitar la confusión”.(Negrilla fuera del texto)

En concordancia con lo anterior, el artículo 9 del Decreto 898 de 2002 determina que: “En la aplicación del control de homonimia establecido en el artículo 35 del Código de Comercio, se entenderá que se trata de nombres idénticos, sin tener en cuenta la actividad que desarrolla el matriculado”.(Negrilla fuera del texto)

En este sentido, la función de las cámaras de comercio respecto de la aplicación del artículo 35 del Código de Comercio, es la de verificar que el nombre del comerciante o del establecimiento de comercio que se va a matricular no sea el mismo de otro ya inscrito en el registro mercantil, entendiendo la palabra “mismo” como sinónimo de idéntico o igual.

En conclusión, las cámaras de comercio deben abstenerse de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el nombre de otro ya inscrito, siempre y cuando aquel sea exactamente igual a éste, de modo que si el nombre que se presenta difiere en algún aspecto del que se encuentra previamente inscrito, la cámara procede a inscribir el nombre.

III. Conflictos entre los distintos signos distintivos en materia de propiedad industrial

Con respecto a los conflictos suscitados entre los diferentes signos distintivos (marcas vs nombres, enseñas comerciales), el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que el nombre comercial, para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada, “(…) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara”.(Negrilla fuera del texto)

De esta forma, existiendo la posibilidad de confusión entre los diferentes signos distintivos, las partes intervinientes deben demostrar ante el juez competente, allegando las pruebas suficientes, un mejor derecho sobre el signo, lo cual, para el caso de los nombres comerciales equivale a demostrar el uso con anterioridad bien al registro de una marca, bien al uso de un nombre comercial similar.

En claro entonces que, en desarrollo del principio “primero en el tiempo primero en el derecho”, a fin de determinar a quien le asiste un mejor derecho en cuanto a un signo distintivo, independientemente de la naturaleza del mismo, debe analizarse previamente quien adquirió el derecho con anterioridad, cuestión que será decidida por parte de la autoridad nacional competente, tal y como lo señalamos al inicio de este escrito.

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña de doctrina encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia. Así mismo, podrá servirse del Índice temático de normas y conceptos.

Atentamente,

 

MARÍA CAROLINA LORDUY
Jefe Oficina Asesora Jurídica

/JPM

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Código de Procedimiento Civil, “Competencia Privativa de los jueces de circuito especializado”. “Artículo 17.- Modificado. Decr. 2273 de 1989, art. 3º, par. 1º. Los jueces civiles de circuito especializados [de Bogotá] conocerán, además en primera instancia, de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa”.

“Nota: La parte entre corchetes fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia del 21 de octubre de 1998 (C-594)”.

Decisión 486 de 2000, artículo 191: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.(Negrilla fuera del texto)

Código de comercio, artículos 603 y ss.

Decreto 2591 de 2000, artículo 17, reglamentario de la Decisión 486 de 2000.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20 -IP-97. “El derecho al nombre comercial se adquiere por el uso del mismo, teniendo en cuenta que no cualquier uso es suficiente para que se configure este derecho de exclusiva. Así las cosas se requiere que el uso sea personal, público, ostensible y continuo. Se necesitan pruebas tendientes a demostrar la continuidad del uso del  nombre comercial, que reflejen un período de tiempo suficiente para que sea conocido por el público. El uso del nombre comercial debe probarse en la observación o en el proceso de nulidad”.

Código de Procedimiento Civil, artículo 17. Modificado por el Decreto 2273 de 1989.

Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición. Mismo: 1. “Idéntico, no otro. 2. “Exactamente igual”.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 03-IP-98.