Bogotá, D.C.
| Asunto |
Radicación |
06028395 |
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Trámite |
113 |
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Actuación |
440 |
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Folios |
004 |
Estimada señora:
Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a la consulta radicada en esta entidad bajo el número del asunto en la que solicita se le informe si, con el objeto de obtener protección legal para una marca mediante la interposición de una acción civil o penal, es necesario que ésta se encuentre en uso. Sobre el particular nos permitimos manifestarle lo siguiente:
I. Sistema atributivo
De conformidad con lo establecido en el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial, “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.
A este respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha manifestado:
“Este Tribunal ha establecido que la única manera de adquirir el derecho exclusivo de la marca es por medio del registro ante la Oficina Nacional Competente, descartándose la posibilidad de que existan otros medios de adquirir el dominio sobre ella. En el sistema andino el derecho marcario no se adquiere por su uso, goce y posesión, ni mucho menos por prescripción adquisitiva de dominio o por ocupación; el derecho se adquiere a través del registro”. (Resaltado fuera del texto)
De igual manera, ha expresado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que:
“En el régimen imperante en el derecho marcario andino, que se enmarca dentro del sistema atributivo, ese derecho inherente a la propiedad de la marca se adquiere con el registro de la misma en debida forma, a diferencia de lo que sucede en otros sistemas, como el declarativo, en los que la propiedad se adquiere por el uso de la marca.
“La concesión del registro es entre nosotros el modo de adquirir el dominio de una marca mediante acto administrativo unilateral del Estado por el cual se reconoce que su titular ha cumplido con los requisitos exigidos en la ley para ejercer los atributos que la marca implica, entre ellos el del uso exclusivo de la misma que le permite exigir garantía de protección contra usurpaciones o imitaciones que le afectan su derecho.
(…)
“El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma y confiere a su titular la facultad de ejercer las medidas de protección pertinentes a la defensa de su derecho, con las precisiones señaladas en los artículos 96 y 97 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena”.(Resaltado fuera del texto)
Se observa que, de acuerdo conla norma andina, es el registro el que otorga a su titular el derecho al uso de la marca de manera exclusiva y excluyente. Es decir, el derecho a usar una marca únicamente por su titular o por terceros por él autorizados y el derecho a impedir su uso por parte de terceros no autorizados.
II. Alcance del registro de la marca
No obstante, el derecho del titular de un registro marcario no es absoluto, toda vez que si éste no hace uso de la marca durante determinado período de tiempo, cualquier persona interesada puede solicitar la cancelación del registro, de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad andina.
En efecto, el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que:
“La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
“No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.
“(...)
“El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”.(Negrilla fuera del texto)
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha sostenido:
“Doctrinariamente la marca es considerada como un bien inmaterial, susceptible de apropiación como objeto de derecho. Pero ese bien inmaterial tan sólo existe en la mente de los consumidores, cuando ellos asocian el signo marcario con el correspondiente producto o servicio. De allí que la mayor parte de las legislaciones exijan el uso obligatorio de la marca registrada como elemento constitutivo indispensable para que se consolide el derecho, imponiendo al titular la carga legal de demostrarlo, so pena de perder la titularidad. En otras palabras, si no se demuestra que los consumidores han tenido oportunidad de asociar el signo, en el cual consiste la marca, con el producto o servicio concretos de que se trate, no podría aceptarse que el derecho del titular exista desde el punto de vista doctrinal.
“Aparte de esta razón fundamental, suele exigirse el uso obligatorio de la marca a fin de que los registros marcarios oficiales reflejen en lo posible la realidad que se vive en el mercado y no sean simplemente un catálogo formal y teórico que obstaculizaría el normal desenvolvimiento de nuevos mercados”.
En efecto, la exigencia del uso, se fundamenta en la necesidad de asegurar el cumplimiento de la función principal de la marca, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyen su objeto.
En tal virtud, la falta de uso de una marca sin motivo justificado puede conducir a que terceros adelanten la acción de cancelación ante la oficina nacional competente y, si resulta procedente (el titular del signo distintivo noacredita el uso o no demuestra una causal de justificación del no uso), a la extinción del derecho al uso exclusivo de la marca.
III. Conclusiones
A. La protección legal de una marca está dada por el registro de la misma ante la oficina nacional competente.
B. Por lo anterior, el uso de la marca registrada no es requisito indispensable para que su titular ejerza las acciones permitidas por la ley para proteger los derechos que el registro le otorga.
C. No obstante, en caso de entablarse una controversia alrededor del uso o no de la marca dentro de un proceso civil o penal, tenga en cuenta que las autoridades civiles y penales podrán tener como pruebas o como excepciones aquellas que consideren conducentes y valorarlas a la luz de la normatividad vigente.
D. Sin perjuicio de lo anterior, es claro que la acción de cancelación por no uso de la marca es una acción autónoma que se adelanta ante la autoridad administrativa por una persona generalmente interesada en usar una marca registrada que considera no está siendo usada por el titular de la misma. Sin embargo, en estas circunstancias, la obtención del derecho a usar la marca cuya cancelación se solicita, solamente se obtendrá una vez la autoridad competente (en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio) resuelva favorablemente la cancelación, y sobre la misma marca conceda un nuevo registro a un titular diferente que lo solicite. En este caso, la persona que interpuso la acción de cancelación tendrá derecho preferente al registro, derecho que podrá invocar a partir de la presentación de la solicitud de cancelación. Es decir que ni el hecho del no uso ni la mera interposición de la acción de cancelación concede a un tercero el derecho a usar una marca registrada. El único derecho resultante para quien adelante una acción de cancelación por no uso es que, si obtiene la cancelación puede invocar un derecho preferente al registro de una marca idéntica a la cancelada, derecho que por una ficción jurídica y solo para efectos de la fecha a partir de la cual se concede el registro marcario, se retrotrae a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación.
Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co. En la pestaña de doctrina, encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse del Índice temático de normas y conceptos.
Atentamente,
MARIA CAROLINA LORDUY
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
/JPM
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 54-IP-2000:
Ibídem, Proceso 5-IP-94.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 1-IP-91 de 8 de febrero de 1991.
