Estimada señora:

Damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia, mediante la cual plantea algunos interrogantes respecto del uso del nombre “Novedades Chanel”, que identifica su establecimiento de comercio, matriculado en la cámara de comercio desde 1998. Sobre el particular, le manifestamos que a través de un concepto, no podemos pronunciarnos sobre un caso particular y concreto como el descrito en su comunicación.

Sin perjuicio de lo anterior, le informamos algunos aspectos sobre el control de homonimia que realizan las cámaras de comercio, y el régimen de nombres y enseñas comerciales que le serán de utilidad para analizar la situación planteada como sigue:

1. Control de homonimia sobre el nombre de los comerciantes y los establecimientos de comercio

Elartículo 35 del Código de Comercio establece que “Las cámaras de comercio se abstendrán de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito, mientras éste no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud de quién haya obtenido la matrícula.

“En los casos de homonimia de personas naturales podrá hacerse la inscripción siempre que con el nombre utilice algún distintivo para evitar la confusión.”

En concordancia con lo anterior, el artículo 9 del Decreto 898 de 2002 establece que “En la aplicación del control de homonimia establecido en el artículo 35 del Código de Comercio, se entenderá que se trata de nombres idénticos, sin tener en cuenta la actividad que desarrolla el matriculado.”

En este sentido, la función de las cámaras de comercio respecto de la aplicación del artículo 35 del Código de Comercio es la de verificar que el nombre del comerciante o del establecimiento de comercio que se va a matricular no sea el mismo de otro ya inscrito en el registro mercantil, entendiendo la palabra “mismo” como sinónimo de idéntico o igual.

En conclusión, para que la cámara de comercio deba abstenerse de matricular un comerciante, o establecimiento de comercio con el nombre de otro ya inscrito, éste debe ser idéntico, es decir igual a otro ya matriculado, de modo que si el nombre que se presenta difiriere en algún aspecto del que ya se encuentre matriculado, la cámara debe proceder a matricularlo.

2. Nombre y enseñas comerciales

Ahora bien, el artículo 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ha previsto que“se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

“Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa oestablecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

“Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.”(Resaltado fuera del texto)

De conformidad con la citada disposición, es claro quela función primordial del nombre comercial es identificar una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil del comerciante.

Es importante anotar que si bien de acuerdo con el artículo 190 de la Decisión 486, el nombre comercial identifica, también, a los establecimientos de comercio, la legislación colombiana ha entendido que son las enseñas comerciales las encargadas de cumplir esa función.

Al respecto, el Decreto 2591 de 2000, “Por el cual se reglamenta la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, establece en su artículo 18: “Enseña comercial. En desarrollo de la posibilidad prevista en el artículo 200 de la Decisión 486 la enseña comercial seguirá el tratamiento contemplado en los artículos 583 y 603 a 610 del Código de Comercio y se le continuará aplicando exclusivamente el sistema de depósito sin efecto constitutivo sobre el derecho.”

En este orden de ideas se debe precisar que el Código de Comercio en su artículo 583 define al nombre comercial como aquel que “designa al empresario como tal” y la enseña comercial como el “signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento.”

Ahora bien, tal y como lo establece la Decisión 486, el derecho sobre el nombre comercial y, por tanto, sobre la enseña comercial, se adquiere mediante el uso que se haga de tales signos en el comercio. Portanto, el depósito que se efectúe ante la Superintendencia de Industria y Comercio no otorga derechos de exclusividad que le permitan a su titular actuar contra terceros, en tanto, dicho depósito tiene “(…) carácter declarativo respecto de la fecha a partir de la cual se inicia el uso del nombre y la fecha desde la cual ese uso es conocido por terceros,”. En este sentido, esta Superintendencia ha entendido que el depósito del nombre comercial conlleva una presunción sobre la fecha en que se llevó a cabo elprimer uso del nombre, sin que ello signifique que pueda ser la única prueba del mismo.

De acuerdo con lo anterior, resulta claro que el derecho al uso exclusivo de los nombres y enseñas comerciales se adquiere por el primer uso que de éstos se haga en el comercio, de tal manera que su depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio constituye una prueba más de su uso.

De la misma manera,la matrícula del comerciante y/o del establecimiento de comercio con un nombre o enseña comercial determinado, constituye, igualmente, una prueba más del uso de dicho signo distintivo en el comercio.

Así, reiterando que los nombres y enseñas comerciales son signos distintivos bajo los cuales se identifican empresas, actividades económicas y establecimientos de comercio, respectivamente, yque el derecho a su uso exclusivo, en los términos de los artículos 155 a 158 de la Decisión 486, se adquiere por su primer uso en el comercio, es claro, entonces que la matrícula mercantil de un comerciante o de unestablecimiento de comercio identificado con determinado nombre o enseña comercial, no constituye título de propiedad sobre el mismo, sino una prueba más del uso de dicho signo en el comercio.

2.1 Conflictos entre marcas y nombres comerciales

De conformidad con lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “el nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada...debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.”

Es claro entonces que, en desarrollo del principio de “primero en el tiempo primero en el derecho”, a fin de determinar a quien asiste un mejor derecho en cuanto a un signo distintivo, independientemente de la naturaleza del mismo, debe analizarse previamente quien adquirió el derecho con anterioridad, cuestión que será decidida por parte de la autoridad nacional competente, previa instauración de la acción a que haya lugar.

Ahora bien, en materia de competencia desleal se consideran desleales, entre otros, cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor y las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieran inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Así mismo, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 256 de 1996, se considera desleal “el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo" , "clase", "género", "manera", "imitación", y "similares". (Subrayado fuera del texto)

Así las cosas, resulta pertinente precisar que, de conformidad con lo señalado en los artículos 267 y siguientes de la Decisión 486, la persona que tenga legítimo interés podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de un acto o práctica que pueda constituir un acto de competencia desleal.

Para tal efecto,debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo establecido en la Ley 256 de 1996, la competencia para conocer de lasacciones de competencia desleal, se encuentra radicada en losjueces especializados en derecho comercial en los lugares donde éstos ya han sido creados y en donde todavía no existen, en los jueces civiles del circuito.

Del mismo modo, la Superintendencia de Industria y Comercio, por virtud de lo previsto en la Ley 446 de 1998 tiene facultades jurisdiccionales excepcionales para conocer de estos asuntos. En efecto, es pertinente señalar que cuando la citada ley establece que “la superintendencia o el juez competente conocerán a prevención” le está otorgando al accionante la facultad discrecional de elegir ante cual de estas dos autoridades interpone la acción correspondiente, pero estableciendo que una vez presentada la denuncia ante una de ellas, la que conoce se convierte en la autoridad competente exclusiva y por ende excluye a la otra.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del código contencioso administrativo.

Para obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. Adicionalmente, en la pestaña de normatividad encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse del índice temático de normas y conceptos.

Atentamente,

 

LUZ ANGELA GUERRERO DÍAZ
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

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Diccionario de la Lengua Española Vigésima segunda Edición. Mismo: 1. “Idéntico, no otro. 2. “Exactamente igual.”

Decisión 486 de 2000, artículo 191.

Decisión 486 de 2000, artículo 200: “La protección de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada país miembro.”

Código de comercio, artículos 603 y ss.

Decreto 2591 de 2000, artículo 17, reglamentario de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20 -IP-97. “El derecho al nombre comercial se adquiere por el uso del mismo, teniendo en cuenta que no cualquier uso es suficiente para que se configure este derecho de exclusiva. Así las cosas se requiere que el uso sea personal, público, ostensible y continuo. Se necesitan pruebas tendientes a demostrar la continuidad del uso del  nombre comercial, que reflejen un período de tiempo suficiente para que sea conocido por el público. El uso del nombre comercial debe probarse en la observación o en el proceso de nulidad”.

Ibídem, proceso 03 – IP – 98.

Ley 256 de 1996, artículos 10 y 11.

Ley 256 de 1996, artículo 24