Damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad, bajo el número de la referencia, en la cual consulta si en los casos de cotitularidad de un signo distintivo (marca o nombre comercial), es posible que cada uno de los cotitulares, ya sean personas naturales o jurídicas, utilicen el signo respectivo de manera independiente en el mercado, sin contar con el consentimiento de los demás.Sobre el particular me permito manifestarle lo siguiente:

En el caso de las marcas, tenemos que el artículo 154 del Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro que de la misma se haga ante la respectiva oficina nacional competente”.

Dicho registro confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los actos a los que hace referencia el artículo 155 de la mencionada Decisión 486.

Ahora, en cuanto al nombre comercial, tenemos que según el artículo 192 de la Decisión 486, “el titular de un nombre comercial, podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios”. (Negrilla fuera de texto).

En concordancia con lo anterior, el artículo 607 del Código de Comercio, prohíbe a terceros el empleo de un nombre comercial o de una marca de productos o servicios, que sea similar o igual a otro ya usado para el mismo ramo de negocios.

En consecuencia, tenemos entonces que en el caso de ser varios los titulares de un signo distintivo, sean estos personas naturales o jurídicas, cada uno podrá hacer uso del mismo, salvo pacto en contrario, por cuanto la normatividad anteriormente citada solo prohíbe el uso de los signos distintivos por terceros y no establece ninguna limitación respecto a los derechos de los cotitulares del mismo.

A este respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha expresado que el derecho al uso exclusivo del signo “permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario. El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente N° 33-IP-2000, del 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 581, del 12 de julio de 2000, caso “MAXMARA”).(Negrilla fuera de texto).

El Tribunal ha precisado además que los derechos de exclusión en referencia “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión” (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, del 6 de julio de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690, del 23 de julio del mismo año). (Negrilla fuera de texto).

Adicional a lo anterior, la Decisión 486 establece en su artículo 238 que “En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”. (Negrilla y subraya fuera de texto).

Finalmente, en cuanto a la posibilidad de los socios de usar un signo distintivo del cual es titular la sociedad, le informamos que, como se vio en la normatividad citada, los signos distintivos son de uso exclusivo de su titular, salvo que éste autorice su uso a terceros, que, para este caso, serían los socios; por tanto, teniendo en cuenta que los socios y la sociedad son personas jurídicamente diferentes, los socios individualmente considerados no podrían hacer uso de los signos distintivos de la sociedad invocando los derechos que su calidad de socios les confiere.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Para mayor información, sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co.En la pestaña de doctrina, encontrará todos los conceptos de esta Superintendencia y podrá servirse del índice temático de normas y conceptos

Cordialmente,

 

 

MARIA CLAUDIA CAVIEDES MEJIA
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E)

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a) “aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) “suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) “fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) “usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) “usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) “usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.”

Código de Comercio.Artículo 98.La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados