Estimada señora:
Por medio de la presente, recogemos en su integridad el Oficio No. 05058523 del 28 de julio de 2005, emitido por esta Oficina. En atención a la consulta elevada por usted ante esta Superintendencia le manifestamos lo siguiente:
Principio de la territorialidad de las marcas
Los derechos de propiedad industrial nacen en los países miembros de la comunidad andina, mediante un acto administrativo de concesión de la autoridad administrativa competente que, en el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio. En consecuencia, la protección jurídica y el ejercicio del derecho está delimitado al territorio del país en que se otorga la respectiva concesión, por lo que la protección no puede extenderse mas allá del territorio del respectivo Estado. De allí deriva entonces el denominado principio de la territorialidad en materia de propiedad industrial.
De acuerdo con el artículo 154 de la decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente."
Respecto de la territorialidad de la marca, el Tribunal Andino de Justicia ha establecido que "La regla general en derecho marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse el ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado". (Negrilla fuera del texto)
En virtud del principio de territorialidad de las marcas un titular de una marca registrada en Brasil no tiene mecanismos para oponerse a la solicitud de registro de una marca en Colombia.
No obstante lo anterior, el titular de una marca concedida en el extranjero podrá oponerse al registro de una marca en Colombia, en los eventos señalados en el literal d) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
El artículo 136 de la mencionada Decisión 486 consagra las causales relativas de irregistrabilidad, es así como,con el fin de proteger los derechos de terceros establece que no podrán registrarse como marcas los signos que:
“d) Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.
“h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” (Negrilla fuera del texto)
En virtud de lo anterior, el titular de una marca registrada en Brasil podrá oponerse, dentro de los términos establecidos en el artículo 146 de la citada Decisión 486, al registro de una marca en Colombia cuando dicha marca sea notoriamente conocida en cualquiera de los países miembro de la Comunidad Andina y cuando el solicitante del registro de marca en Colombia sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de la marca concedida en el extranjero.
Ahora bien, en el evento en que estemos en el supuesto de un signo que está en trámite de solicitud de registro en el extranjero, con fundamento en dicha solicitud extranjera el titular del signo podrá adquirir derechos sobre el mismo signo en Colombia, mediante el mecanismo de reivindicación de prioridad. Es así como el artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece en su inciso primero:
“La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial”.
De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que Brasil es país miembro del Convenio de París, el solicitante de un registro de marca en Brasil, podrá reivindicar prioridad en Colombia respecto de su solicitud, siempre que la solicitud en Colombia se presente dentro del término establecido para tal efecto y cumpla lo requisitos consagrados por el artículo 9 de la Decisión 486 y el artículo 4 del Convenio de París.
En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña de Doctrina, encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse del Índice Temático de normas y conceptos.
Atentamente,
MARIA CLAUDIA CAVIEDES MEJIA
Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)
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Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial Proceso 17-IP-98.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136
www.wipo.int/treaties Link: tratados y partes contratantes
