Bogotá D.C.

010/

Doctor (a)
LAURA MICHELSEN NIÑO
Calle 93B 12-48 Oficina 204
Ciudad

Asunto            Radicación       04045240
                        Trámite             113
                        Actuación         440
                        Folios              003

Estimado (a) doctor (a):

Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia, mediante la cual consulta si "en caso de que se presente una acción de cancelación por no uso en contra de la marca, puede la licencia de uso ser inscrita posteriormente, y ser utilizada como medio de defensa en contra de la cancelación"?. Sobre el particular le manifestamos lo siguiente:

Cancelación del registro marcario

El artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que "La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación ."

La Secretaría General de la Comunidad Andina , mediante la Resolución 159 de 26 de noviembre de 1998, por la cual revocó de oficio la Resolución 030 que determinó el incumplimiento por parte del Gobierno de Perú en la aplicación de la Decisión 344, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, estableció lo siguiente:

"Que, del análisis de las nuevas consideraciones y documentos aportados se llegó a verificar que existían muestras de la utilización de la marca en los tres años anteriores al de la presentación de la solicitud de cancelación de la marca Cassinelli , como por ejemplo facturas emitidas por diversas empresas en las que constan las ventas de productos marcados con la denominación "Cassinelli";

"Que, conforme al artículo 108 de la Decisión 344, el procedimiento de cancelación del registro de una marca procede cuando "la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación";

"Que, siendo ello así, el régimen común de propiedad industrial de la Comunidad Andina no prevé la cancelación de una marca si ésta viene siendo utilizada de manera efectiva en el mercado . En ese sentido, el hecho de no inscribir un contrato de licencia de marca en el registro respectivo no desvirtúa la constatación fáctica del uso de esa marca en el mercado ;

"Que, al respecto debe distinguirse entre las consecuencias que acarrearía la falta de inscripción de un contrato de licencia de marca en el registro respectivo, de su aplicabilidad a relaciones jurídicas distintas de la validez misma de dicho contrato, pues, de ser así, se estaría atribuyendo a éste efectos jurídicos distintos de los exigidos para la vigencia de una marca;

"Que, las sanciones por la falta de inscripción de un contrato de licencia de marca no pueden hacerse extensivas a los supuestos de cancelación del registro de marca. En tal sentido, téngase presente que la inscripción per se del contrato no necesariamente acredita que una marca venga siendo efectivamente usada en el mercado , y que la Decisión 344 no prevé una sanción expresa a la falta de inscripción de los contratos de licencia, razón por la cual tal sanción no puede presumirse;

"Que, aun cuando el Derecho sancione la falta de inscripción de ciertos actos jurídicos en casos específicos, ello no puede contradecir la vigencia de una regla general como es la contenida en el artículo 110 de la Decisión 344, que establece que "se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca"; es decir, la protección conferida a la marca por el ordenamiento jurídico requiere únicamente que la misma se encuentre presente en los flujos comerciales, sin necesidad de acudir a otros elementos para la calificación de tal uso ". (Resaltado y subrayado fuera de texto)

De acuerdo con lo anterior se concluye que es el uso efectivo de la marca, por parte del titular, de un licenciatario o de una persona autorizada para ello, debidamente probado, el que puede oponerse como medio de defensa dentro de una acción de cancelación del registro.

En tal sentido, en tratándose del uso de la marca por parte de un licenciatario, el registro de la licencia ante la oficina nacional competente no constituye un requisito ad probationem del acto o hecho que se pretende probar, esto es, el uso real de la marca. Por consiguiente, si bien la inscripción de la licencia en el registro de propiedad industrial, anterior o posterior a la acción de cancelación, puede "ser utilizada como medio de defensa en contra de la cancelación", no acredita por sí misma que la marca se haya venido usando en el mercado durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del código contencioso administrativo.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña de Doctrina, encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse del Índice Temático de normas y conceptos.

 

Atentamente,

 

LUZ ÁNGELA GUERRERO DÍAZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica