Bogotá, D.C.
Estimado doctor:
Damos respuesta a la petición contenida en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia, respecto a si se puede usar la marca cambiando los colores con los que inicialmente se concedió, o si es necesario realizar un nuevo registro, nos permitimos informarle lo siguiente:
1.- El derecho sobre una marca en Colombia, sólo se adquiere mediante su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
2.- El uso de una marca se puede hacer de tal modo que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
1. Marcas
1.1. Concepto
De conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (régimen común sobre propiedad industrial), se entiende por marca, "cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado".
1.1.1. Marcas denominativas
Constituidas por un signo acústico o fonético formado por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
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1.1.2. Marca Mixtas
Están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes)
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existiendo siempre un elemento predominante que, se ha denominado "la dimensión característica de la marca mixta y que consiste en la identificación de uno de los elementos componentes de la marca como principal, lo que en otras palabras significa que, entre el elemento gráfico y el denominativo, hay siempre uno o más importante que el otro, el más llamativo."
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1.2. Uso de la Marca
La obligación o carga que se le impone al titular de usar la marca registrada se consagra en la mayoría de las legislaciones modernas. Con ello se persigue fundamentalmente que la realidad formal del registro, se convierta en una realidad material que tiene lugar cuando efectivamente el producto o servicio circula en el mercado identificado con la marca registrada y el consumidor puede establecer esa relación sicológica entre el signo y el producto, momento en el que surge el verdadero concepto de marca.
1.2.1. Uso de la marca en forma distinta a como se encuentra registrada.
Respecto a si es procedente el uso de la marca en forma distinta a como fue registrada, se hace necesario acudir a lo dispuesto en el inciso final del artículo 166 de la Decisión 486, que dice:
"El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren sus carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que le corresponda como marca" (subrayado fuera de texto).
Quiere decir, que los cambios no sustanciales o secundarios que se introduzcan a la marca al momento de ser usada, no afectan su identidad, y por eso tal uso debe entenderse como válido y con plenos efectos.
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A contrario sensu, en el caso que una marca mixta se hubiere solicitado su registro reivindicando colores, hay la necesidad de solicitarla nuevamente a registro ya que el color pasa a ser un elemento esencial y principal de la marca solicitada con anterioridad, y debe ser usada únicamente con el color reivindicado pues el mismo le da distintividad.
Sin perjuicio de lo anterior es importante señalar que el derecho del titular de un registro marcario no es absoluto, toda vez que, si no hace uso del signo, cualquier persona interesada en él puede solicitar la cancelación del registro, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 165
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de la Decisión 486.
Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña de Normatividad, encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse del Índice Temático de normas y conceptos.
En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del código contencioso administrativo.
1 Tribunal Andino de Justicia, proceso 9-IP-94.
3 Tribunal Andino de Justicia, proceso 41-IP-2000.
4 Convenio de París, artículo 5, literal C), numeral 2: "El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren su carácter distintivo de la marca en forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida a la marca.
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Decisión 486, artículo 165: "La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
"No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.
"Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
