Concepto 03038626 del 23 de Mayo de 2003

Bogotá D.C.

010/

Asunto            Radicación    03038626
Trámite           113
Actuación       440
Folios             011

Estimado señor:

Damos respuesta a su petición contenida radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia para explicarle los mecanismos de protección de un de un signo distintivo perteneciente a una determinada cadena de almacenes. A este respecto le informamos que la protección de los correspondientes signos distintivos se puede hacer a través del registro de la marca y el depósito de nombre comercial, trámites que se hacen ante esta Superintendencia. Lo anterior en consideración a lo siguiente:   

1. Signos distintivos

1.1  Nombre y enseña comercial

1.1.1 Sistema declarativo de adquisición del derecho sobre un nombre o una enseña comercial

Al tenor del artículo 190 de la Decisión 486, se entiende que nombre comercial es Acualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Es importante aclarar que entre otros, según el mismo artículo, pueden constituir un nombre comercial de una empresa o un establecimiento, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

De otra parte, debe precisarse que si bien de acuerdo con el artículo anterior, el nombre comercial identifica también a establecimientos de comercio, la legislación colombiana ha entendido que son las enseñas comerciales las encargadas de cumplir esta función,^[1] pero a ambos, tal y como lo establece el artículo 200 de la Decisión 486,^[2]  se les aplica el mismo régimen.

En relación con la forma de adquisición del derecho al uso exclusivo del nombre comercial y por tanto, de la enseña comercial, el artículo 191 de la Decisión 486 establece que éste se adquiere, por el uso que del signo se haga en el comercio,

de manera que su depósito o registro tiene un carácter meramente declarativo de la existencia del derecho. Por su parte, el artículo 193 de la Decisión 486, al establecer la opción para cada país miembro de adoptar el sistema de registro o de depósito del nombre comercial advierte que uno y otro tienen efecto declarativo y además remite a la legislación interna de cada Estado para la adopción de uno u otro sistema.

Es así como, el artículo 603 del código de comercio colombiano reafirma lo dispuesto por la norma andina al establecer que los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por su primer uso y adopta el sistema de depósito del mismo como un mecanismo de prueba del uso, es decir como un instrumento declarativo y no constitutivo de derechos. En consecuencia, el depósito no otorga derechos a su titular sino que se constituye en una prueba del primer uso del nombre comercial.^[3] Basada en lo anterior, la legislación colombiana, a la cual, como ya se dijo, remite la norma andina, dispone que Asi el nombre estuviere ya depositado para las mismas actividades, la oficina de propiedad industrial lo hará saber al solicitante y si éste insistiere, se hará constar en el certificado de existencia del primer depósito@. ^[4]

En conclusión, el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales se adquiere por el primer uso que de éstos se haga en el comercio, de tal manera que el depósito de estos ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la inscripción ante el registro mercantil constituyen una prueba más de su uso.

Es preciso aclarar que dado que el derecho sobre los nombres comerciales se adquiere por su primer uso en el comercio, dicho derecho se pierde por el no uso del mismo. Al respecto el Tribunal Andino de Justicia ha puntualizado que el uso del nombre comercial debe ser: Apersonal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado, es decir cuando ha salido de la órbita interna, ostensible, cuando pueda ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo, cuando se lo usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre comercial se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario.^[5]

1.1.2 Derechos derivados del nombre comercial

Según el artículo 192 de la Decisión 486, al nombre comercial y por lo tanto a las enseñas, se le aplican en cuanto corresponda, los artículos 155 a 158. De este modo, según lo explicado, el titular tiene derecho al uso exclusivo del mismo, pudiendo iniciar las acciones del caso contra quienes utilicen nombre, enseñas, lemas o marcas idénticas o similares que, distingan los mismos productos o servicios o productos o servicios relacionados.

Acorde con lo anterior, el artículo 607 del código de comercio, Aprohíbe a terceros el empleo de un nombre comercial o de una marca de productos o servicios, que sea similar o igual a otra ya usado para el mismo ramo de negocios, salvo cuando se trate de un nombre que por ley le corresponda a una persona, caso en el cual deberán hacerse las modificaciones que eviten toda confusión que a primera vista pudiera presentarse@, disposición que debe ser interpretada en armonía con la Decisión 486 de tal manera que, como ya se explicó, dicha prohibición se extiende a signos similares.

Finalmente es necesario aclarar que de conformidad con la doctrina comunitaria, Ala protección y los efectos de los derechos de propiedad industrial se circunscriben al territorio del estado en que tales derechos son reconocidos@,^[6] de modo que el derecho al uso exclusivo de los nombres y las enseñas comerciales, adquirido por el primer uso que de ellos se haga en el comercio tiene alcance en todo el territorio del Estado donde se adquiere y no solamente en parte de éste.

1.1.3 Trámite de depósito o enseña comercial

Este trámite consiste en la inscripción que el comerciante o empresario hace en el registro público de la propiedad industrial de su nombre o enseña comercial. Mediante esta inscripción se constituye una presunción legal acerca de la fecha a partir de la cual se entiende que se empezó a usar el correspondiente signo, para lo cual se requiere presentar lo siguiente:

a) La solicitud mediante diligenciamiento del formulario único de depósito de nombres y enseñas comerciales (código 2010-F02), el cual se obtiene de manera gratuita en los servicios de atención al usuario de esta Superintendencia o se puede bajar de manera gratuita de nuestra página web www.sic.gov.co. La solicitud deberá contener la siguiente información:

-Nombres, apellidos completos y domicilio del solicitante y su apoderado, cuando se actúe por intermedio de éste.

-Completa y clara descripción del nombre o de la enseña comercial a depositar.

-La actividad que desarrolla el empresario o que se lleva a cabo en el establecimiento de comercio, según el caso, señalando la clase o las clases a que pertenece conforme a la Clasificación Internacional de Niza, atendiendo los productos o servicios que son comercializados o prestados por el empresario en el establecimiento. (Puede citarse más de una clase).

b) Comprobante de pago de la tasa única, según la tarifa vigente, cancelando en cualquier sucursal del Banco Popular en la cuenta nacional No. 05000110-6 código rentístico 01 a nombre de la DTN- Superintendencia de Industria y Comercio. El recibo de consignación será reemplazado en la Superintendencia de Industria y Comercio por un recibo oficial que debe ir anexo a la solicitud.^[7]

c) Poder a un abogado si ha decidido actuar por su intermedio

d) Documentos que acrediten la existencia y la representación legal de la persona jurídica, si es del caso.

e) Cuando se trate de una enseña comercial o nombre comercial mixto. Debe anexarse el arte final 2 ejemplares en un tamaño 12x12 (nítidas) preferiblemente a color.   

1.1.4 Efectos de la inscripción en el registro mercantil del establecimiento de comercio

De conformidad con el artículo 28 del código de comercio, debe inscribirse ante el registro mercantil correspondiente, la apertura de establecimientos de comercio.^[8]

Para efectos de lo anterior, el artículo 35 del mismo código establece que, las cámaras de comercio deben abstenerse de matricular a un comerciante o un establecimientos de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito.^[9]

Ahora bien, como ya se dijo, la enseña comercial es el signo distintivo bajo el cual se identifica un establecimiento de comercio y el derecho a su uso exclusivo en los términos de los artículos 155 a 158 de la Decisión 486 se adquiere por su primer uso en el comercio. Es claro entonces que la inscripción en el registro mercantil de un establecimiento de comercio, identificado con determinada enseña comercial, no constituye título de propiedad sobre la misma sino una prueba más del uso de dicho signo en el comercio.

De conformidad con lo anterior, ni el depósito del nombre comercial ante esta Superintendencia, ni el registro mercantil ante la cámara de comercio constituyen derechos exclusivos sobre tales signos que se adquieren por su uso.

1.2 Marcas

1.2.1 Sistema atributivo de adquisición del derecho sobre una marca

Si bien el uso de marcas es libre, sin necesidad de que para ello se cuente con un registro, debe precisarse que dicho uso no estará protegido y en consecuencia, cualquier tercero podrá hacer uso del signo igualmente, en tanto solamente el registro otorga a su titular el derecho a usar la marca exclusiva y excluyentemente. En otras palabras, el derecho a usar una marca únicamente por su titular o por terceros por él autorizados y el derecho de impedir el uso por parte de terceros no autorizados, lo confiere solamente el registro.^[10]

En ese sentido, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por su registro ante la oficina nacional competente, en el caso colombiano, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para efectos de lo cual deben cumplirse los requisitos establecidos en el capítulo I y surtirse el procedimiento determinado en el capítulo II del título VI de la mencionada Decisión. Es claro entonces que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por su registro ante la oficina nacional competente y no por su uso en el comercio.

1.2.2. Alcance del registro de una marca

Tal y como lo establece la normatividad andina, el registro de una marca y su protección, se extiende sólo a los productos o servicios especificados en la solicitud y no confiere a su titular expectativa o derecho alguno para obtener el registro de igual signo para distinguir otros productos o servicios^[11]

Del mismo modo, únicamente ampara el específico signo registrado, sin elementos adicionales que de utilizarse junto a éste, tendrían un uso no protegido. Nótese que, el registro ampara el específico signo indicado en la solicitud, tal y como se presenta ante la Oficina Nacional Competente. En este sentido el uso de una marca registrada goza de un uso protegido, determinado particularmente al signo registrado como tal, sin que dicha protección se extienda al uso del signo con elementos adicionales no registrados o en caso de una marca mixta, al uso desagregado de cada uno de sus elementos constitutivos en tanto lo que se resguarda es el conjunto.

1.2.3 Derechos derivados del registro de una marca^[12]

De conformidad con el artículo 155 de la Decisión 486, Ael registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

Aa) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vínculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Ab) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

Ac) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

Ad) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión. (Resaltado fuera de texto).

Al respecto ha precisado entonces el Tribunal Andino de Justicia que, ASe deduce que en el sistema atributivo que rige en el área andina, sólo las marcas registradas gozarán del derecho a su uso exclusivo, dentro del cual cabe la pena distinguir dos facetas que doctrinariamente han sido consideradas: la positiva y la negativa.

APor medio de la exclusividad positiva, se le permite al titular de una marca el derecho de usarla, cederla o conceder licencia sobre la misma; por su parte de exclusividad negativa implica que el titular está facultado para impedir que terceras personas usen la marca, así como las facultad de oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares de la misma.

ALa doctrina se ha referido a esta faceta negativa (ius prohibendi), extendiendo su cobertura de protección frente a los signos iguales, como a los confundibles, comprendiendo a los productos o servicios idénticos, como a los similares.

AVeamos que la protección legal desde el aspecto negativo es mucho más amplia que desde el punto de vista positivo, tal y como lo menciona el doctor Manuel Pachón,...=desde hace mucho tiempo se ha reconocido por la doctrina y la jurisprudencia que la facultad negativa (ius prohibendi) tiene mayor amplitud que la dimensión positiva de la marca. Así por ejemplo, el titular de la marca CORONA, no tiene el derecho, desde la dimensión positiva de distinguir un producto con la marca CARONA, pero si tiene el derecho de impedir que se use la marca CARONA para distinguir un producto que pueda inducir al público a error=. (AEl Régimen Andino de la  Propiedad Industrial@, Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Santafé de Bogotá, página 271)@.^[13]

Como se observa entonces, el titular de una marca puede oponerse al uso de signos idénticos o similarmente confundibles por parte de terceros.

1.2.4. Trámite de registro de marca

El trámite de registro de marca es el procedimiento que se adelanta ante la oficina nacional competente con el fin de obtener el derecho al uso exclusivo sobre una determinada expresión o signo para distinguir productos o servicios dentro del mercado, oficina que en el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio. Para adelantar el procedimiento se debe tener en cuenta lo siguiente:

1.2.4.1  Solicitud de Formulario Andino

Este formulario, contenido en formato 2010- F01 (petitorio), debe diligenciarse para solicitar el registro de una marca y puede ser obtenido de manera gratuita, entre otros, bajandolo de nuestra página de internet www.sic.gov.co. La solicitud deberá contener lo siguiente:

a) La indicación que se solicita el registro de una marca.

b) Los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona.

c) La marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la misma en tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas, o tridimensionales con o sin color.

d) La indicación expresa de los productos o servicios que se desea proteger con la marca.

e) El comprobante de pago de las tasas establecidas.^[14]

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo ocasionará que la solicitud sea considerada como no admitida a trámite y no se le asignara fecha de presentación.^[15]

1.2.4.2 Otros documentos

a) Poder a un abogado, si ha decidido actuar por su intermedio.

b) Copia de la primera solicitud de marca y su traducción oficial, si fuere necesario cuando se reivindique prioridad.

c) Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica peticionaria, expedido por la cámara de comercio donde esté registrada la sociedad o empresa o por la entidad que haga sus veces si tiene domicilio en el extranjero.

d) Se debe legajar la documentación en una carpeta color amarillo tamaño oficio, acompañada de su respectivo gancho y marcada con los siguientes datos como mínimo: Nombre y domicilio del solicitante; marca y/o lema; clase de producto o servicio de acuerdo a la clasificación internacional de Niza y nombre de representante legal o apoderado. Cada hoja debe venir consecutivamente numerada.

1.2.5 Normas que regulan el trámite

Las normas que regulan el trámite son las siguientes:

a) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

b) Decreto 2191 de 2000 por el cual se reglamenta parcialmente la Decisión.

c) Circular externa 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio (circular única) título X.

d) Clasificación Internacional de Niza.

e) Decreto 2153 de 1992.

F) Código contencioso administrativo, artículos 12 y 13.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del código contencioso administrativo.

Para obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse a nuestra página de internet www.sic.gov.co. Adicionalmente en la pestaña de normatividad podrá servirse del índice temático de normas y conceptos.

Atentamente,

PIEDAD CONSTANZA FUENTES RODRÍGUEZ

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica