| 010/ Bogotá, D.C. Asunto Radicación 03027250
Trámite 113
Actuación 440
Folios 005 Estimado señor: Damos respuesta a la petición contenida
en su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia, mediante
la cual formula una consulta relacionada con eventuales actos de competencia desleal.
Sobre el particular le informamos que a través de un concepto no podemos pronunciarnos
sobre la existencia de actos de competencia desleal. No obstante, a continuación
le señalamos algunos aspectos relacionados con la aplicación de las normas de
competencia desleal en tratándose de derechos protegidos al tenor del régimen
de propiedad industrial. Igualmente, nos permitimos hacer referencia a algunos
aspectos relativos al contrato de licencia de marca que eventualmente le servirán
para analizar el caso planteado. 1. Acciones de competencia
desleal 11 Aplicación de las normas de
competencia desleal en relación con derechos de propiedad industrial 1.1.1. Presupuestos Los
artículos 2 a 5 de la ley 256 de 1996, aplicable a la competencia desleal vinculada
con la propiedad industrial por expresa remisión de los artículos 22 y 23 del
decreto 2591 de 2000, establecen los supuestos de aplicación de la ley de tal
manera que para que una conducta sea reprimida como desleal deben darse cada unos
de ellos. En este orden de ideas, para que una conducta sea considerada como desleal,
vinculada o no, con la propiedad industrial, deberá cumplir en general con los
siguientes supuestos: •
Haber sido realizada en el mercado. •
Haber tenido fines concurrenciales, es decir, haber proporcionado la posibilidad
de participar o intervenir en el mercado, lo cual presume la ley cuando la actuación
es objetivamente idónea para mantener o incrementar la participación en el mercado
del actor o de un tercero. •
Se aplica a todos los participantes en el mercado, independientemente de su calidad
de comerciantes. •
Los actos desleales deben tener sus efectos principales o estar llamados a producirlos
en el mercado colombiano. 1.1.2.
Configuración de las infracciones En
cuanto a las conductas constitutivas de competencia desleal debe observarse que
los artículos 8 a 19 de la ley 256 de 1996 enuncian algunas conductas que el legislador
considera desleales, las cuales deben ser interpretadas armónicamente con las
enunciadas en el artículo 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina. Téngase
en cuenta además que, el artículo 7 de la ley 256 de 1996 al establecer la prohibición
general de los actos de competencia desleal señala que, se considera que constituye
competencia desleal "todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines
concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles,
al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial
o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión
del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado."
Del mismo modo, el artículo 258 de la Decisión 486 consagra la prohibición general
de los actos de competencia desleal en relación con la propiedad industrial. En
consecuencia, si alguna conducta vinculada con la propiedad industrial no encuadra
dentro de las tipificadas en el artículo 259 de la Decisión 486, debe analizarse
a la luz de las enunciadas en la ley 256 de 1996, del artículo 258 de la Decisión
486 y de la prohibición general contenida en la ley 256 de 1996, para determinar
si se puede o no considerar como desleal. 111Conductas
constitutivas de competencia desleal A
continuación nos permitimos hacer referencia a algunas conductas tipificadas por
la legislación vigente como desleales, las cuales podrían eventualmente relacionarse
con el caso planteado por usted: •
Actos de desviación de clientela Se
considera desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la
clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos,
siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos
en materia industrial o comercial. •
Actos de Imitación La
imitación de las prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es
libre, salvo que estén amparadas por la ley. No obstante, la imitación exacta
y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere
confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un
aprovechamiento indebido de la reputación ajena. •
Explotación de la reputación ajena Se
considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas
de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el
mercado. Se considera desleal el empleo no autorizado de signos distintivos
o denominaciones de origen falsas aunque estén acompañadas de la indicación
acerca de la verdadera procedencia del productos o de expresiones tales como "modelo",
"sistema", "tipo", "clase", "género", "manera", "imitación" y similares. Ahora
bien, atendiendo a los supuestos de hecho planteados en su consulta debe tenerse
en cuenta que en tanto la persona a la que usted hace referencia, sea el titular
del derecho al uso exclusivo de una determinada marca, estará legalmente facultado
para explotar de manera legítima dicha marca. En este sentido es importante advertir
que, siendo el titular del uso de la marca, puede válidamente comercializar a
través de una sociedad los productos o servicios amparados por la marca sobre
la cual tiene derecho de uso. 2. Contrato de Licencia de
Marca Es preciso aclarar que, los posibles conflictos
contractuales que se presenten entre los socios de una compañía y el titular
de la marca no serían de conocimiento de esta Superintendencia, sino de las autoridades
jurisdiccionales competentes, razón por la cual, en principio, no nos corresponde
emitir conceptos acerca de la conducta asumida por el titular del derecho al uso
exclusivo de una marca . Sin embargo, nos permitimos informarle
algunos aspectos relativos al contrato de licencia de marca,[1] los cuales eventualmente pueden ser de utilidad para analizar
la situación planteada, como sigue: El
artículo 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece
que, "el titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia
a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. "Deberá
registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca.
La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros." "A
efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito". De
la norma transcrita se infiere que, el contrato de licencia de marca puede definirse
como, el "convenio por virtud del cual una persona natural o jurídica, llamada
licenciante, se obliga para con otra, llamada licenciatario, a cederle o concederle
el uso reteniendo la propiedad a cambio del pago de una remuneración (regalía)
por parte de este último"[2], el cual, en caso de no ser registrado ante la
Oficina Nacional Competente que, en el caso de Colombia es la Superintendencia
de Industria y Comercio, no surte efectos frente a terceros y consecuentemente
es inoponible a los mismos.[3] Ahora
bien, de otra parte resulta importante mencionar que, dentro de las modalidades
del contrato de licencia de marca, se encuentran la licencia no exclusiva, en
la cual el titular del signo conserva el derecho de conceder otras licencias a
terceros sobre el mismo, para efectos de su explotación en otros países o regiones
y, la licencia con pacto de exclusividad en la que el licenciante renuncia a su
derecho de conceder otras licencias sobre el mismo signo. Es
claro entonces que, en el evento en que entre la persona a la que usted hace referencia
en su consulta y el titular de la marca se haya celebrado un contrato de licencia
no exclusiva, este último está facultado para otorgar autorizar el uso de la misma
marca a otras personas. De lo contrario el único autorizado para usarla y explotarla
será este mismo. Finalmente,
si hecho el análisis del presente concepto usted considera que, la conducta descrita
configura alguna violación al derecho de la competencia, puede presentar su denuncia
ante la Delegatura de Promoción de la Competencia de esta Superintendencia, debiendo
cumplir para ello con los requisitos establecidos en el artículo 5 del código
contencioso administrativo e indicando la clase de procedimiento que desea promover,
administrativo o jurisdiccional. En los anteriores términos damos respuesta
a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del código contencioso
administrativo. Para obtener mayor información sobre el
desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte
de esta Entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. Adicionalmente,
en la pestaña de normatividad encontrará todos los conceptos emitidos por esta
Superintendencia y podrá servirse del índice temático de normas y conceptos. Atentamente, PIEDAD CONSTANZA FUENTES RODRIGUEZ Jefe
Asesora de la Oficina Jurídica
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