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REPÚBLICA
DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO Resolución
no 6877
2003-03-21
Ref expediente no 92 354895 Por
la cual se resuelve un recurso de apelación LA
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO en
ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que se le confieren en
el numeral 8 del artículo 4 del decreto 2153 de 1992 y en el artículo 50 del código
contencioso administrativo y, CONSIDERANDO PRIMERO:
Mediante la resolución 30735 de 2000, la División de Signos Distintivos concedió
la solicitud de registro de la marca POKER, para distinguir productos de la clase
25 Internacional, a la señora Carmen Adriana Agudelo Avendaño, declarando infundadas
las oposiciones de las sociedades Sonneti Internacional S.P.A., con su marca POKER
y la de la sociedad Bavaria S.A., con su marca POKER, por considerar que no se
encuentra incursa en ninguna causal de irregistrabilidad contemplada en la Decisión
486 de la Comunidad Andina. SEGUNDO:
Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley,
el doctor Alvaro Correa Ordoñez, en representación de la sociedad opositora Bavaria
S.A., interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra
de la decisión mencionada en el considerando anterior. El
objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente
manera: "Respecto
del argumento según el cual no existe relación entre los productos de las clases
25 y 32, es importante recordarle al señor examinador que no solo se prohibe el
registro de marcas respecto de otras marcas previamente solicitadas o registradas,
'para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
o inducir al público a error'. Lo anterior significa que cuando exista la
posibilidad de que un consumidor se pueda confundir sobre la procedencia de un
producto con otro cuando exista una relación entre productos, se debe aplicar
la prohibición legal. (...) "Resulta
evidente que la gran mayoría de las veces, para promocionar un producto de industria
determinada, en este caso de la industria cervecera, se utilizan prendas de vestir
en donde se inserte la marca correspondiente. Desde ese punto de vista, igualmente
puede argumentarse relación entre las clases 25 y 32. "Ahora
bien, teniendo de presente que la marca POKER es una marca notoriamente conocida,
no puede desconocerse el hecho de que dicha marca cuenta con diferentes mecanismos
de publicidad de su marca, como lo son las prendas de vestir de diversa índole,
tal y como ocurre con muchas otras marcas de renombre que utilizan productos de
la clase 25 para difundir y divulgar entre los consumidores sus marcas." TERCERO:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 inciso 2º del Código Contencioso
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas
y las que aparezcan con motivo del recurso en los siguientes términos: 1. Aplicación
de la Ley en el tiempo Para
juzgar la legalidad del acto impugnado en el recurso correspondiente, la norma
aplicable, de manera general, es la vigente al momento de resolver los recursos;[1] no obstante, la norma aplicable puede ser también
aquella que se encontraba vigente al momento de expedir el acto administrativo
impugnado, para el caso en cuestión la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena, siempre y cuando los principios generales de ésta hayan pasado a
formar parte del Derecho vigente, también comunitario, según lo ha manifestado
en numerosas ocasiones el Tribunal Andino de Justicia.[2] Así
mismo, la Disposición transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina, actualmente vigente, establece que "Todo derecho de propiedad
industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria
anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en
la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia,
en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a
lo previsto en esta decisión... "Para
el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas
que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia", lo que
claramente indica que a la etapa correspondiente al recurso de apelación le podrá
ser aplicable la actual Decisión. En
este orden de ideas, resulta indiferente la aplicación de la Decisión 344 ó la
486, atendiendo la continuidad en el principio que orienta la causal de irregistrabilidad
del artículo 83 literal a de la primera norma, que se encuentra en ambas disposiciones,
mas no en lo referente a las consagradas en el artículo 83 literales d y e, ya
que a diferencia de la decisión 344, la Decisión 486 actualmente vigente, indica
que el signo debe ser notoriamente conocido en alguno de los países Miembros,
no contemplando la posibilidad de que se pruebe la notoriedad por fuera de tal
territorio, [3] contrario a lo establecido en la legislación anterior
que impedía el registro de marcas similares que pudieran producir confusión con
una marca notoriamente conocida en cualquier país,[4] o con un signo notoriamente
conocido en un País que diera un trato recíproco[5]
al país donde se pretende hacer valer la notoriedad.[6]
Así las cosas,
la causal de irregistrabilidad que establecía la posibilidad de demostrar la notoriedad
internacional desapareció con la actual Decisión. En
efecto, la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena en materia de notoriedad contemplaba
tres escenarios, contenidos en los literales d y e del artículo 83 así: -
Que el signo fuese notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro
o en el comercio subregional, o -
Que el signo fuese notoriamente conocido en el comercio internacional sujeto a
reciprocidad; o - Que
la marca fuese notoriamente conocida, sin indicar dónde debía demostrarse tal
notoriedad. De conformidad
con lo anterior, el único escenario contemplado en la Decisión 486 actualmente
vigente, es el de demostrar la notoriedad del signo en el país donde se solicita
la marca o en el comercio subregional.[7] En
este orden de ideas, para resolver el recurso de apelación pendiente en lo referente
a la notoriedad, se hace necesario aplicar la Decisión actualmente vigente, teniendo
en cuenta que han variado los supuestos consagrados en la legislación inmediatamente
anterior.[8] Así lo ha
manifestado numerosas veces el Tribunal Andino de Justicia al interpretar cuál
es la norma aplicable al sucederse un tránsito legislativo el cual puede dejar
al descubierto ciertas situaciones jurídicas que surgieren con anterioridad a
la vigencia de una nueva Decisión. Lo contrario puede conllevar el
resolver una solicitud aplicando la norma derogada, lo cual significaría extender
el imperio de la ley más allá de su vigencia o conceder una marca con prohibiciones
o causales de irregistrabilidad no imperantes al momento de su concesión.[9] De
lo anteriormente expuesto se concluye que el recurso de apelación constituye una
etapa que no se cumplió en vigencia de la anterior Decisión 344 y, por lo tanto
se debe resolver con fundamento en la Decisión actualmente vigente, esto es la
Decisión 486, en lo que respecta al ámbito territorial de la notoriedad, por lo
que se debe demostrar en Colombia o en el comercio subregional. 2.
Irregistrabilidad por Confundibilidad 2.1
Concepto El
literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece
la irregistrabilidad como marca de los signos que: "A)
Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a
una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero,
para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error"; 2.2
Norma La
función principal de la marca, es identificar los productos o servicios de un
fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza,
pertenecientes a otra empresa o persona. El Tribunal Andino de Justicia ha manifestado
en numerosas ocasiones las reglas básicas para la realización del análisis comparativo
entre marcas.[10] Así mismo, frente
al riesgo de confusión entre dos marcas se ha referido, definiéndolo como la
generación de "la posibilidad de que coexistan en el mercado, en cabeza de dos
o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios
idénticos o de la misma naturaleza o finalidad".[11] De igual forma y frente
a la confundibilidad misma, el Tribunal ha señalado que "la confusión o acción
de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta distintos grados
que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de
las mismas. De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no
puede confundirse con la marca debidamente inscrita beneficiaria de la protección
legal que le confiere el registro y del derecho de su titular a utilizarla en
forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de registro que lo perjudiquen."[12] Igualmente
para que se dé el denominado "Riesgo de confusión" que requiere la causal en estudio
es preciso que concurran dos circunstancias: -el primer elemento hace referencia
a las marcas como tal, entre las cuales debe existir identidad o semejanza de
tipo visual, conceptual o fonético. -En segundo lugar, es necesario verificar
el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios que identifican
las marcas en conflicto, pues el 'principio de especialidad'[13] limita la protección de una marca
a los productos o servicios especificados en el registro, es decir, que este alcance
o cobertura es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los
signos comparados, limitando la irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan
los mismos productos o servicios o relacionados en alguna medida. Así
las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que
concurran simultáneamente los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no
es suficiente para aplicar la causal relativa a la confundibilidad. 2.3 El caso en estudio Se
trata de comparar en este caso la marca POKER con la marca POKER registrada con
certificado no. 165087 vigente hasta el día 30 de junio de 2004. Los dos signos
de naturaleza denominativa. En
efecto, la parte nominal de los dos signos es idéntica, lo que descarta cualquier
estudio comparativo, dada la equivalencia total de las expresiones comparadas. Frente
a la total correspondencia entre dos marcas debe recordarse lo mencionado por
el Tribunal de Justicia Andino en reiteradas ocasiones, "la identidad entre los
signos releva de cualquier análisis de confusión, porque lo idéntico se confunde
por si mismo, ya que todo signo semejante o igual puede ser susceptible de un
riesgo de confusión, pero todo signo igual o idéntico es confundible a priori.
"La similitud o semejanza entre signos admite reglas de comparación o de
análisis, en tanto que la identidad, por ser un hecho objetivo no resiste ningún
análisis, por lo que la identidad descarta por si misma toda regla para establecer
una comparación diferenciadora entre dos signos" (Proceso no. 17-IP-96),
pues tratándose de marcas idénticas el riesgo de confusión es inevitable y puede
establecerse "prima facie" con certeza total mediante el simple cotejo
de las marcas en conflicto".[14] 2.4
Relación de productos En
segundo lugar, debe analizarse la posible relación que puede existir entre los
productos de la clase 25 Internacional que cubre el signo solicitado, y los artículos
de la clase 32 que cobija el registro de la opositora Bavaria S.A.. La
jurisprudencia marcaria ha definido los criterios a tener en cuenta para definir
si existe o no relación entre los productos para los cuales se solicita el registro
de una marca,[15] con
fundamento en estos, la Superintendencia considera que los productos de las clases
25 y 32 no se encuentran relacionados. Para afirmar lo anterior, se han seguido
las pautas señaladas por el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial
07-IP- 97: Mismo
genero de productos:[16] Los artículos de
la clase 25 conforman el conjunto de ropa o vestuario, mientras que los de la
clase 32 son alimentos líquidos. Mismo
finalidad:[17] Los productos de la clase 32 son
alimentos, mientras que los de la clase 25 corresponden a vestuario, lo que los
lleva a cumplir con la satisfacción de necesidades muy diferentes, el hambre
o la sed, y el frío o el vestido. Intercambiabilidad
de productos:[18]
Los productos de la clase 32, en ningún momento pueden ser sustituidos por los
alimentos líquidos de la clase 32, dada su diferente finalidad, no pueden ser
intercambiados de ninguna forma. Uso
conjunto o complementario de productos:[19]
Jamás, dado el campo tan definido de uno y otro, nunca se utilizan complementariamente.
En cuanto
a la relación planteada por el recurrente frente a los productos de la clase 25
y 32, dado que los primeros se utilizan como medio de publicidad de los segundos,
es pertinente indicar que dicha circunstancia no implica una relación entre los
productos puesto que la inversión en publicidad no refleja la efectividad del
signo sobre los productos de la clase 25, al no ser esta actividad calificada
como mercantil, sino como una herramienta de mercadeo que utiliza el empresario
para incursionar otros productos en el mercado. Lo contrario, sería afirmar que
los productos que sirven como medio para hacer publicidad se relacionan con la
totalidad de productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza. Por
lo anterior, no existe ninguna relación entre estas dos marcas. Así
las cosas, aunque exista similitud de los signos, los productos no se relacionan
de ningún modo, lo que permite la coexistencia de los mismos. La marca solicitada
no esta comprendida en la causal de irregistrabilidad comprendida en el literal
a) del artículo 136 de la decisión 486 de la decisión 486 de la Comunidad Andina. 3. Notoriedad
3.1
Norma El
artículo 136 literal h) de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,
que señala que no podrán registrarse como marca los signos que "constituyan una
reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o
parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo,
cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación
con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del
prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial
o publicitario." 3.2
Ambito territorial El
ámbito territorial de la notoriedad varió en la Decisión 486 con respecto a la
decisión anterior, la 344. En efecto, según lo establecía esta última se requería
que el signo distintivo gozara de notoriedad, bien en el País que se solicite
el registro, en el comercio subregional- en Países Miembros del Grupo Andino-
o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad.[20] Ahora
bien, la Decisión 486 actualmente vigente, señala en el artículo 224 que se entiende
por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en
cualquier País Miembro por el sector pertinente. Respecto
al territorio en el cual se debe demostrar el conocimiento de la marca que se
alega es notoriamente conocida, consideramos que si bien la norma comunitaria
exige para demostrar la calidad de notoria de un signo que sea conocida en el
comercio nacional o en la subregión, es difícil lograr tal conocimiento si el
producto identificado con la marca no es efectivamente comercializado dentro del
territorio.[21] No obstante lo anterior, si se demuestra un nivel
elevado de publicidad en diversos medios, tal conocimiento podría llegar a alcanzar
a aquellos lugares en los cuales no se comercializa el producto identificado con
la marca. 3.3 Ambito
temporal El
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, se ha pronunciado en diversas oportunidades
sobre el momento en que debe demostrarse la notoriedad de una marca, indicando
que "un punto necesario dentro del proceso de reconocimiento o investigativo sobre
la calidad de marca notoria, es el concerniente al hecho de fijar en que momento
una marca debe tener dicha calidad, en razón de que un signo pudo haber sido notorio
en el pasado y dejarlo de ser con el transcurso del tiempo; o inversamente un
signo que no fue notorio adquirió tal condición posteriormente. Este es punto
esencial, pues si la marca notoria puede anular el registro de una marca común
registrada con anterioridad o con posterioridad a la notoria, o aún sin registro
en aquellos Países que no tienen el sistema atributivo marcario, entonces el conocer
cuando la marca fue notoria será la resultante para que prospere o no la acción
planteada por el titular de la notoria en defensa del derecho al ius prohibendi
que confiere todo registro marcario.[22]
Igualmente Ha indicado que "La marca debe ser notoria con anterioridad a
la nueva marca por registrarse".[23] 3.4
Prueba de notoriedad La
notoriedad o el renombre que adquiere una marca proviene de hechos o circunstancias
resultantes del esfuerzo del titular para promocionar su marca y sus productos
entre el público o círculo de consumidores o entre la generalidad de los consumidores,
respectivamente. Quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios
procesales que cada País Miembro tenga al alcance.[24] 3.5
Criterios para determinarla De
acuerdo con el artículo 228 de la Decisión 486, para determinar la notoriedad
de un signo distintivo se tomará en consideración, entre otros, los siguientes
factores: a)
El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de
cualquier País Miembro; b)
La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera
de cualquier País Miembro; c)
La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de
cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento
o de la actividad a los que se aplique; d)
El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique; e)
Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta
al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el
del País Miembro en el que se pretende la protección; f)
El grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g)
El valor contable del signo como activo empresarial; h)
El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia
del signo en determinado territorio; o, i)
La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento
por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j)
Los aspectos del comercio internacional; o, k)
La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo
distintivo en el País Miembro o en el extranjero. Algunos
de los anteriores factores permiten que las pruebas aportadas estén referidas
a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del
signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros. Ahora
bien, los criterios de ayuda probatoria contenidos en las normas, no reemplazan
el concepto de notoriedad y la forma como están redactados no permite que sean
tratados como presunciones. Ciertamente, acreditar algún conocimiento entre los
consumidores, la publicidad, antigüedad, uso constante, producción y mercadeo
de los productos que distingue la marca no implica notoriedad, por ello se tiene
que los documentos que reflejen hechos, sucesos o cifras y que se aporten con
el fin de demostrar la notoriedad, sólo serán relevantes en la medida en que sean
referidos y cualificados de manera que sean indicativos de las condiciones que
acrediten dicha notoriedad, circunstancia que hoy en día tiene un reconocimiento
expreso de carácter normativo en la circular única número 10 de esta Superintendencia.[25] 3.6
Apreciación de las pruebas Para
poder llevar a cabo el análisis de las pruebas aportadas es necesario precisar
los conceptos que se utilizarán para determinar si ellas demuestran o no el uso
de la marca. Se entenderán por pruebas inconducentes, aquellas que carecen de
idoneidad legal para demostrar determinado hecho y por pruebas impertinentes,
las que no tienen relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar
y el tema del proceso.[26] Ø
Pruebas de notoriedad Una
vez verificado el expediente, se encontró que el solicitante no allegó prueba
alguna de la notoriedad, solamente se limitó a solicitar la práctica de varias
inspecciones judiciales, respecto de lo cual debe aclararse varios puntos. 3.6.1
Conducencia de la prueba de notoriedad Del
análisis de las disposiciones de la Decisión 486 y particularmente en materia
de marcas, de las relativas a la oposición y la respuesta a la misma, se observa
que las pruebas conducentes[27] para fundamentar los hechos y argumentos
de las mismas son únicamente las reales,[28]
esto es, las que solamente se pueden aportar,[29] como lo
serían documentos y objetos.[30] En efecto, los artículos
146 y 147, se expresan como sigue: "Artículo
146.-Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación,
quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada
que pueda desvirtuar el registro de la marca. "A
solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez
un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten
la oposición" (...) (Resaltado fuera del texto) "Artículo
148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará
al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones
y presente pruebas, si lo estima conveniente. "A
solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez,
un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten
la contestación" (...) (Resaltado fuera del texto) En
tanto las normas señaladas, expresamente hacen referencia a la presentación
de pruebas[31] y no a la solicitud
de las mismas, es claro que el legislador comunitario quiso limitar los medios
probatorios a los documentales y objetos y, en esta medida, no serán conducentes
otro tipo de pruebas, como podrían serlo las inspecciones o recepción de testimonios,
las cuales en tanto deben ser solicitadas, constituyen una hipótesis que excluyen
las normas en comento, y dicha limitación no puede ser desconocida so pretexto
de aplicar disposiciones nacionales de carácter procedimental, puesto que ello
no correspondería a los principios de aplicación del derecho comunitario y del
derecho doméstico.[32] 3.6.2
Aplicación del Derecho Comunitario y del Derecho Interno En
repetidas oportunidades la doctrina y la jurisprudencia internacional han determinado
como parámetros relevantes del derecho comunitario su carácter imperativo, y su
aplicación obligatoria y preferente frente al derecho interno. La primera de estas
características obedece al ingreso del derecho comunitario al derecho interno
de un País Miembro, produciendo efectos jurídicos inmediatos sin necesidad de
que se tramite una ley interna para la incorporación inmediata de este derecho
a la legislación nacional. Por otra parte, la obligatoriedad implica que todo
juez o Autoridad Nacional que tenga que decidir asuntos regulados por el derecho
comunitario tiene la obligación de aplicar íntegramente estas disposiciones, sobre
normas internas anteriores o posteriores a la comunitaria, cuando regulen materias
de manera contradictoria. Y finalmente, el derecho comunitario tiene preeminencia
sobre el derecho interno, quedando este suspendido o inaplicable en caso de contradicción. Adicionalmente,
es importante destacar que existe una regla general para mantener la interrelación
o complementariedad entre el derecho nacional y el derecho comunitario. Así, la
norma comunitaria regula asuntos relacionados con Propiedad Industrial frente
a los cuales se deben aplicar los principios mencionados, es decir, el carácter
imperativo, obligatorio y preferente del derecho comunitario. Manteniendo el derecho
interno plena vigencia sobre asuntos no regulados por disposiciones comunitarias.
Frente
a este planteamiento el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha sostenido:
"El Tribunal advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario
al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar sustraídos de la competencia
legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta
manera la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún
modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente
derogada dejará de aplicarse automáticamente bien sea anterior (subrayamos) o
posterior a la norma integracionista".[33] A
partir de las anteriores interpretaciones concluye este despacho que la Oficina
Nacional competente encargada de administrar los asuntos de propiedad industrial
en cada País Miembro, aplica dos disposiciones legislativas. De manera imperativa,
obligatoria y preferente el derecho comunitario para todos los asuntos relacionados
con la Propiedad Industrial, y el derecho interno sobre asuntos no regulados por
la norma comunitaria, y en general sobre algunos aspectos de los trámites administrativos
necesarios para acceder a los derechos de propiedad industrial, para lo cual es
procedente dar aplicación al Código Contencioso Administrativo, al ser la oficina
nacional una entidad de carácter público, y según lo establecido en el artículo
276 de la Decisión 486. Según
lo anterior, consideramos que en materia de solicitudes de registro de un derecho
de propiedad industrial es imperativo el cumplimiento de cada una de las etapas
y formalidades exigidas para tramitar esta actuación administrativa, reguladas
expresamente por la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Paralelamente, y complementando
esta actuación administrativa es procedente la aplicación del derecho interno
y más específicamente el Código Contencioso Administrativo, en asuntos no regulados,
como por ejemplo la vía gubernativa (recursos), siendo disposiciones vigentes,
al ser la Superintendencia de Industria y Comercio una entidad de carácter público
que cumple la función administrativa de llevar el registro de la Propiedad Industrial
en Colombia. En
este orden de ideas es claro que los trámites relacionados con el registro de
derechos de propiedad industrial establecidos en forma expresa por la Norma Supranacional,
en este caso la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, son de obligatorio
cumplimiento en lo que en ellas se establezca y regule siendo la norma interna
supletiva para los procedimientos o asuntos no establecidos en aquella, pero en
aplicación de los principios que orientan el derecho comunitario, en especial
el de complemento indispensable. 3.6.3
Valoración de pruebas en vía Gubernativa La
vía gubernativa es el procedimiento regulado por el derecho interno, para ejercer
el control de legalidad sobre las decisiones que adopta la administración, es
decir, la oportunidad concedida a los administrados para que sustenten su inconformidad
o desacuerdo frente a la decisión adoptada. Sin embargo, para acceder al trámite
de los recursos correspondientes es necesario el cumplimiento de las formalidades
exigidas por el artículo 52 del C.C.A., cuyo tenor literal establece: "Los recursos
deberán reunir los siguientes requisitos: -Interponerse
dentro del plazo legal, personalmente o por escrito por el interesado o su representante
o apoderado debidamente constituido, y sustentarse con expresión concreta de los
motivos de la inconformidad, y con indicación del nombre del recurrente. -Acreditar
el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber, y garantizar
el cumplimiento de la parte de la decisión que recurre cuando ésta sea exigible
conforme a la ley. -Relacionar
las pruebas que se pretendan hacer valer. -Indicar
el nombre y la dirección del recurrente." Por
su parte, el artículo 56, dispone: "Los recursos de reposición y de apelación
siempre deberán resolverse de plano, a no ser que al interponer este último se
haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir
el recurso considere necesario decretarlas de oficio". Armonizando
estas disposiciones normativas queda claro que el recurrente en el documento que
contiene el recurso de reposición puede relacionar las pruebas que pretende hacer
valer en la vía gubernativa (numeral 3 del artículo 52). Ahora bien, el interrogante
que se genera es si el fallador al momento de decidir el recurso de reposición
puede valorar las pruebas aportadas. Para lo cual, es necesario entender la expresión
contenida en el artículo 56 del C.C.A., en cuanto a la decisión de plano de los
recursos de reposición y apelación. Algunos
autores sostienen que la expresión "resolver de plano", obedece a que la Administración
decidirá con base en los argumentos y documentos aportados por el recurrente en
la oportunidad contemplada en el artículo 52 para interponer el recurso, sin que
exista posibilidad de practicar pruebas para resolver el recurso de reposición,
limitación que no se hace extensible al recurso de apelación donde podría ser
procedente la práctica de las pruebas solicitadas y decretar pruebas de oficio
para adoptar la decisión correspondiente. En
este sentido el doctor Carlos Betancur Jaramillo sostiene: " b) Decisión de recursos
y pruebas..... Aunque el texto es bastante claro, se han presentado algunas dudas
frente al de reposición, en especial en torno a si puede el que lo solicita pedir
la práctica de pruebas. "Creemos
que la interpretación armónica de los textos sea ésta: La decisión de plano de
los recursos mencionados constituye la regla general. Pero mientras el de reposición
estará sujeto a esta regla, sin excepciones, el de apelación podrá dar lugar a
un término para la práctica de pruebas, cuando el recurrente lo solicite así al
interponerlo o el funcionario considere que debe decretarlas de oficio. "No
quiere decir lo precedente que en la reposición no puedan tenerse en cuenta pruebas.
Sí, lo que pasa es que su trámite no permitirá periodo probatorio para su práctica.
En este recurso el peticionario podrá con su escrito de sustentación presentar
o adjuntar pruebas (documentales o documentadas, se entiende) para justificar
su petición. En otros términos la ley prohibe sólo la proposición de pruebas para
su práctica. Se armoniza así el artículo 56 con el 52, nl. 3, el que al indicar
los requisitos para la interposición de los recursos exige la relación de las
pruebas que se pretenda hacer valer".[34]
Con base
en los anteriores fundamentos, a partir de la interpretación armónica de las normas
mencionadas anteriormente, y siguiendo los principios que orientan la aplicación
del derecho comunitario, se concluye que en la etapa de reposición no resulta
procedente la solicitud de práctica de pruebas, no obstante ser admisibles aquellas
que puedan ser aportadas por el interesado en el recurso mismo. En el mismo sentido,
en la etapa de apelación debe considerarse improcedente la práctica de pruebas
por cuanto las disposiciones andinas no prevén la práctica de las mismas dentro
del procedimiento aplicable y, aun cuando el vacío en materia de los recursos
procedentes debe ser llenado con las disposiciones del Código Contencioso Administrativo,
las disposiciones domésticas no pueden ser interpretadas en perjuicio del cumplimiento
del objetivo y propósito de las normas comunitarias que regulan la totalidad del
trámite de concesión de registros marcarios, principalmente, según se ha señalado
por la jurisprudencia, en virtud del principio de aplicación de las normas nacionales
solamente como complemento indispensable. 3.6.4
Debido Proceso A
partir de las disposiciones contenidas en las Decisiones 344 y 486 de la Comunidad
Andina, se determinan cada una de las etapas que se deben cumplir para tramitar
la solicitud de registro de una marca y sus eventuales observaciones. El
cumplimiento de cada una de las citadas etapas es obligatorio para la Administración,
y es aquí donde se otorga al particular la garantía consagrada por la norma constitucional
del debido proceso en trámites administrativos. Es decir, propiciar por que se
dé cumplimiento a cada una de las etapas y formalidades exigidas para cada juicio
o actuaciones administrativas. En este sentido, la Corte Constitucional ha precisado:
"El carácter fundamental del derecho al debido proceso proviene de su estrecho
vínculo, con el principio de legalidad al que deben ajustarse no solo las autoridades
judiciales, sino también en adelante las administrativas en la definición de los
derechos de los individuos... El derecho al debido proceso comprende no sólo la
observancia de los pasos que la ley impone a los procesos judiciales y a los procesos
y trámites administrativos, sino también el respeto a las formalidades propias
de cada juicio, que se encuentran en general contenidas en los principios que
los inspiran, el tipo de intereses en litigio, las calidades de los jueces y funcionarios
encargados de resolver".[35] Con
base en las anteriores interpretaciones, concluye esta Delegatura que la aplicación
al principio del debido proceso dentro de esta actuación administrativa se revela
en el cumplimiento de cada una de las etapas y formalidades reguladas por el derecho
comunitario (artículos 146 y ss de la Decisión 486) en materia de observaciones
u oposiciones, y no en la aplicación de disposiciones ajenas al ordenamiento o
la inclusión de etapas no comprendidas normativamente en el régimen común. 3.6.5
El caso concreto ·
En el caso particular en estudio, fundamenta el recurrente las pruebas del uso
de la notoriedad de su marca POKER; en la práctica de dos inspecciones judiciales. A
este respecto y en concordancia con los planteamientos anteriormente expresados,
es claro que siendo improcedente la prueba en que se fundamenta la presunta notoriedad,
toda vez que los documentos encaminados a demostrar tal situación, debieron ser
aportados al trámite, no existe en el expediente prueba alguna que demuestre los
hechos según los cuales puede declararse la notoriedad de su signo en la forma
prevista por la norma comunitaria, siendo por lo mismo procedente confirmar la
decisión recurrida. En
conclusión, no se aportaron al trámite pruebas determinantes de la notoriedad
de la marca. Por
lo anterior, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad
prevista en el literal h) del artículo 136 de la Comunidad Andina. RESUELVE: ARTÍCULO
PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución 30735 de 2000. ARTÍCULO
SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los doctores Maria Victoria Restrepo,
Ramiro Castro Duque y Alvaro Correa Ordoñez, apoderados del solicitante y de los
opositores respectivamente, o a quienes hagan sus veces, el contenido de la presente
resolución entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no
procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa. Notifíquese
y Cúmplase Dado
en Bogotá D.C., a los El
Superintendente de Industria y Comercio, MÓNICA
MURCIA PAEZ LCRV
[3]
Artículo 224, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, "Se entiende
por signo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier
país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio
por el cual se hubiese hecho conocido."
[10] Tribunal de Justicia
Andino, Interpretación Prejudicial Proceso 17-IP-99 "En
efecto, para determinar el 'riesgo de confusión' se han establecido reglas o criterios
que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, porque
en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su decisión judicial
definitiva, para adoptar la cual, deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a
la investigación y comparación de las marcas con el propósito de que el resultado
de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación
y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca
a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión
que impide la existencia legal del registro marcario. De ahí la elaboración por
la doctrina de normas ad-hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia
de este Tribunal: "1.
Reglas para el cotejo marcario "Como
reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido
en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la
doctrina (BREUER MORENO, 'Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio'. Edit. Robis,
Buenos Aires, página 351 y ss.): -
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; -
Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultanea; -
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto,
tomando en cuenta la naturaleza del producto -
Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan
entre las marcas."
[13] Interpretación
Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-IP-99, al desarrollar
el principio de la especialidad se expresó: "Por su parte Zuccherino manifiesta
'La regla de especialidad de la marca requiere que la misma confiera derechos
sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro.
El principio es claro: los derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren
para invocar la protección del derecho marcario, en conexión a los bienes o servicios
para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede,
en principio, solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca
semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos.'"
[14]Tribunal Andino de Justicia, Proceso
no. 25-IP-97. [15] Proceso 1-IP-87 de 3 de diciembre de 1987
[24] La prueba ha de llevar al convencimiento
de la administración o del juez sobre el conocimiento de la marca notoria en los
sectores interesados, y que lo es en el mercado relevante: País Miembro, comercio
subregional o internacional sujeto a reciprocidad. La notoriedad no presupone,
en consecuencia, un criterio subjetivo del juez sino es el resultado objetivo
de los hechos, y la prueba reiterará en el 'juzgador que la marca alegada como
notoria reúne las características especiales que no poseen las marcas comunes'
(Proceso 28-IP-96).
[32] Tribunal de Justicia del Acuerdo
de Cartagena, proceso 2-IP-88: "Ante la posibilidad de alguna injerencia nacional
para complementar, ejecutar o adaptar la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia
suelen aplicar criterios muy restrictivos, tales como el principio del "complemento
indispensable" que tradicionalmente se utiliza en el derecho interno para
verificar hasta dónde pueden llegar las innovaciones normativas que se incorporan
a un reglamento con el fin de complementarlo. De esta suerte, sólo suelen legitimarse
las medidas complementarias adoptadas por los Países Miembros que resulten ser
estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto,
que favorezcan su aplicación y que de ningún modo lo entraben o desvirtúen. (...) "El
artículo 84 de la Decisión 85, antes citado, contempla expresamente la subsistencia
parcial de la legislación nacional o interna, la cual conserva plena competencia
normativa en relación con los asuntos de propiedad industrial no incluidos en
la reglamentación comunitaria. Conviene advertir que lo dicho se refiere a temas
o puntos no cubiertos por la norma comunitaria, y no a que en la Decisión 85 puedan
descubrirse supuestos vacíos en relación con materias que ella sí regula, y que
se intente por lo tanto llenarlos por medio de regulaciones internas. Cuando la
Decisión 85, u otra norma comunitaria similar a ella, guarda silencio acerca de
algún punto dentro de la materia que regula, puede ocurrir que se trate de un
vacío aparente que deba ser llenado, dentro de una adecuada hermenéutica, por
otras normas de la misma regulación, dada su vocación comunitaria. "Puede
ocurrir también que el ordenamiento comunitario, deliberadamente, omita requisitos
o requerimientos usuales en otros regímenes análogos, en procura de mayor agilidad
o simplificación. Tales omisiones, en consecuencia, no podrían dar lugar válidamente
a la pretensión de agregar regulaciones no incluidas de manera expresa en la regulación
comunitaria, pretextando supuestos vacíos que en realidad no existen y tergiversando
así el régimen común". [35] Corte Constitucional, sentencia No. T-516 de septiembre 15 de
1992. | 
