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REPÚBLICA
DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO Resolución
no 5723/03
Ref expediente no 02 38225 Por
la cual se resuelve un recurso de apelación EL
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en
ejercicio de sus facultades que le confiere el artículo 14 del decreto 2153 de
1992, CONSIDERANDO PRIMERO:
Mediante resolución 36234 de 2002, la División de Signos Distintivos concedió
el registro de la marca GUILLERMO LONDOÑO PIEL DE BUFALO, para distinguir productos
comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación internacional de Niza, solicitada
por Guillermo Londoño Morales, y declaró infundadas las oposiciones de las sociedades
Stanton & Cia S.A., con su marca BRAHMA y la de la marca Buffalo Jeans Limitada
con su marca BUFFALO, por considerar que no se encuentra incursa en ninguna causal
de irregistrabilidad prevista en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. SEGUNDO:
Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley,
los doctores Marino Serna Duque y Julio Jose Seneor, en representación de las
sociedades opositoras, interpusieron los recursos de reposición y en subsidio
apelación en contra de la decisión mencionada en el considerando anterior. El
objeto de los recursos es que se revoque la decisión, y se fundamentan de la siguiente
manera: Ø
Recurso Interpuesto por el opositor Búfalo Jeans Internacional Ltda. "Las
marcas registrante y registrada sí se llegan a confundir, pues al enfrentarlas,
se produce la misma impresión de conjunto, razón por la cual el público consumidor,
puede llegar a confundirse. "En
efecto, la marca solicitada, reproduce íntegramente las registradas por mi poderdante,
tanto la expresión BUFALO como la expresión BUFFALO. "Igualmente
al tener registrada mi patrocinada la expresión BUFFALO le otorga derechos sobre
la figura de un Búfalo de la marca registrante. "En
la marca registrante sobre la expresión 'PIEL DE BUFALO', así como la figura de
un BUFALO, por lo que el suscrito se aparta de la apreciación del funcionario
sustanciador, quien sostiene que en la marca solicitada sobresale la expresión
GUILLERMO LONDOÑO." Ø
Recurso Interpuesto por el opositor Stanton & Cia S.A. "El
elemento figurativo en los dos signos, nos encontramos ante 2 figuras de ejemplares
vacunos, ambos mostrando únicamente su cabeza y particularmente su cornamenta
y adicionalmente ambos encerrados en un ovalo y con la leyenda nominativa de su
marca alrededor del ovalo. "Es
claro que al comparar las marcas en conflicto existen suficientes coincidencias
para inducir al consumidor en error y/o en confusión al menos de forma indirecta
sobre la procedencia de los productos, ya que ambos evocan una idea afín como
lo es la cabeza del vacuno encerrada en un ovalo. (...) "Por
las anteriores y en atención a que las marcas enfrentadas son ideológicamente
similares y la de mi cliente es prioritaria en el tiempo, es que solicito al Despacho
se sirva revocar su resolución y en su defecto negar la marca PIEL DE BUFALO (mixta)
en la clase 25 Internacional a Guillermo Londoño." TERCERO:
Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2º del Código Contencioso Administrativo
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan
con motivo del recurso: 1.
Irregistrabilidad por confundibilidad 1.1
Norma El
literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece
la irregistrabilidad como marca de los signos que: "a)
Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a
una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero,
para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;" 1.2
Concepto La
confundibilidad radica básicamente en la acción de confundir al consumidor hasta
el punto de tomar una cosa por otra. El tribunal Andino de Justicia se ha manifestado
en numerosas ocasiones dando pautas para la realización del análisis comparativo[1]
y definiendo la confundibilidad misma, frente a éste último punto ha indicado
que "Tanto la confusión como el error implícito en ella, son elementos que vician
el consentimiento de los consumidores en la selección de sus productos y perjudican
a los productores en la cabal identificación de los mismos. En cuanto a la confundibilidad
el Tribunal ha señalado que la confusión o acción de confundir en el sentido de
tomar una cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud
o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas. De esta manera
se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no puede confundirse con la
marca debidamente inscrita beneficiaria de la protección legal que le confiere
el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse
a las solicitudes de registro que lo perjudiquen."[2] Para
que exista el riesgo de confusión o de asociación que requiere la causal en estudio
es preciso que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del
consumidor, en tanto influyen en la elección del producto o servicio. El primer
elemento hace referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad
o semejanzas de tipo visual, conceptual o fonético. En segundo lugar, es necesario
analizar los productos o servicios que identifiquen las marcas en conflicto. En
efecto, el 'principio de especialidad'[3] circunscribe la protección de una marca a los productos o servicios
descritos en el registro y así este alcance o cobertura incide en el derecho a
evitar el registro de una solicitud marcaria, para solo aquellos signos que pretendan
los mismos productos o servicios o si quiera relacionados en alguna medida.
Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere
que concurran los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es suficiente
para aplicar la causal relativa a la confundibilidad. 1.3
Comparación de los signos Se
trata de realizar el estudio comparativo entre el signo mixto GUILLERMO LONDOÑO
PIEL DE BUFALO, y las marcas BRAHMA (mixta) registrada con certificado no. 163870,
vigente hasta el 16 de septiembre de 2004, de propiedad de Stanton & Cia S.A.
Y la marca BUFFALO (mixta), registrada con certificado no. 228139 vigente hasta
el día 11 de julio de 2010. En
la marca mixta solicitada, tal y como puede observarse a continuación, se presenta
la parte nominal como la dimensión más característica, al igual que en la marca
BUFFALO, dado que la representación gráfica, gira en torno al elemento nominativo,
al igual que en la marca BRAHMA;[4]
sin embargo, en esta última marca, es necesario tener muy en cuenta el elemento
gráfico, pues en torno a él, es que se fundamenta el recurso. Así
las cosas, la comparación gráfica es la siguiente: 
En primer
lugar, trataremos lo concerniente a la posible confusión entre los signos BRAHMA
y GUILLERMO LONDOÑO PIEL DE BUFALO. La posible confusión entre ellos gira en
torno a la parte gráfica de las dos marcas. Aunque
en las dos marcas se encuentran dos animales con cuernos, la impresión que ellos
dan al consumidor no es la misma, pues este alcanza a percibir perfectamente que
se trata de un búfalo, y en el caso de la marca antes registrada se trata de un
toro: la forma y tamaño de los cuernos, la posición en que se encuentra la cabeza,
los conjuntos totalmente considerados son aspectos que otorgan las suficientes
diferencias a estas marcas como para que pueda verificarse su diferencia a simple
vista. Así
mismo, entre las marcas GUILLERMO LONDOÑO PIEL DE BUFALO y BUFFALO, dado el contexto
general en el que se utiliza en cada caso la expresión BUFFALO o si se quiere
BUFALO, transmite al consumidor una diferencia tajante, que impide cualquier posible
relación entre las mismas. En
efecto, en el signo solicitado la expresión BUFALO se utiliza simplemente a modo
explicativo, del material con que probablemente se producirá la ropa que pretende
distinguir; así se infiere de una visión de conjunto de la marca, donde el consumidor
sabe que la marca es GUILLERMO LONDOÑO, y que es una colección en piel de búfalo,
por ejemplo, jamás va a pensar que esta expresión es la marca, pues es obvio que
el producto lo relacionará con la marca GUILLERMO LONDOÑO, más que con PIEL DE
BUFALO, dado el carácter accesorio o si se quiere explicativo, que dentro del
conjunto solicitado se le da a la marca. Por
el contrario, la marca BUFFALO antes registrada, inmediatamente informa al consumidor
sobre el origen empresarial de los productos, no se concibe a forma explicativa,
ni se relaciona con el material empleado en al elaboración de las prendas; sino
como una marca, distintiva en el comercio de los productos que describe. Lo
anterior, dada la utilización semántica que se le da en cada caso a la expresión
común, permite concluir que entre estos dos signos, tampoco existe posibilidad
alguna de confusión.- En
consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad
prevista en el literal a), artículo 136 de la decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina. RESUELVE: ARTÍCULO
PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución 36234 de 2002. ARTÍCULO
SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los doctores Sara Pérez González, Marino
Serna Duque y Julio Jose Seneor, apoderados del solicitante y de los opositores
respectivamente, o a quienes hagan sus veces el contenido de la presente resolución,
entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso
alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa. Notifíquese
y Cúmplase Dado
en Bogotá D.C., a los El
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,
JUAN GUILLERMO MOURE PÉREZ LCRV
[1] Interpretación prejudicial proceso
49-IP-99 "La
jurisdicción comunitaria, tiene definidos en sus sentencias algunos criterios
generales que puedan orientar a quien aplica estas disposiciones del ordenamiento
jurídico andino, en la solución de casos concretos. Dichos criterios se han resumido
en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación
entre signos distintivos, así: "
a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el
cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas
de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión
que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión
frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. "
b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación
marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es,
no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente
las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. "
c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto,
tomando en cuenta la naturaleza del producto. Como quiera que quien, en ultimo
término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto
o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo
debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como
si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si
se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la
escogencia. "
d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias
que existen entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos
marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los
elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos."
[3] Interpretación Prejudicial del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-IP-99, al desarrollar el principio
de la especialidad se expresó: "Por su parte Zuccherino manifiesta 'La regla de
especialidad de la marca requiere que la misma confiera derechos sólo en relación
a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio
es claro: los derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para
invocar la protección del derecho marcario, en conexión a los bienes o servicios
para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede,
en principio, solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca
semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos.'"
[4] Interpretación Prejudicial del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 59-IP-2001: "Se puede identificar
como marcas mixtas, a las que resultan de la fusión de un elemento gráfico y un
elemento denominativo, es decir, aquellas que se encuentran conformadas o estructuradas
con una o más expresiones o denominaciones y uno o más elementos gráficos (una
o varias imágenes), así mismo simple o compuesto, que puede o no reflejar algún
concepto o idea. "Además
es importante determinar cuál de los dos signos tiene mayor relevancia o connotación,
esto es, la denominación o el gráfico. Si la palabra le imprime característica
especial al signo, entonces procede la comparación con la marca denominativa.
En tanto si en el signo mixto, el gráfico le imprime esa connotación distintiva,
será este elemento el más característico no procediendo la comparación con la
marca denominativa." | 
