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REPÚBLICA
DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO Resolución
no Ref
expediente no 97 67649 Por
la cual se resuelve un recurso de apelación EL
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en
ejercicio de sus facultades que le confiere el artículo 14 del decreto 2153 de
1992, CONSIDERANDO PRIMERO:
Mediante resolución 1015 de 29 de enero de 1999, la División de Signos Distintivos
negó el registro de la marca HERVE CHAPELIER para distinguir productos comprendidos
en la Clase 25 de la Clasificación internacional de Niza, solicitada por Bush
Holding, y declaró fundada la oposición del señor Jairo Villada Carvajal, con
la marca CHAPELIER por considerar que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad
prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena. SEGUNDO:
Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de ley,
la doctora Ximena Castellanos Abondano, en representación de la sociedad solicitante,
interpuso el recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la decisión
mencionada en el considerando anterior. El
objeto del recurso es que se revoque la decisión, y se fundamenta de la siguiente
manera: "La
marca solicitada HERVE CHAPELIER constituye el nombre propio del famoso diseñador
de modas francés, quien nació en Biarritz, Francia el 1 de abril de 1950, según
consta en la cédula de ciudadanía francesa que fue allegada como prueba y que
obra en el expediente. (...) "Estando
constituida la marca solicitada por el nombre de su creador, es obvio que se le
aplica la salvedad contemplada en la norma ya que tiene un derecho inalienable
sobre el mismo por ser el nombre un atributo de la personalidad que tienen todas
las personas y por lo tanto goza de una protección especial la cual es superior
a la protección otorgada a un nombre comercial. "El
nombre como signo distintivo que vive en sociedad se ha erigido por la ley en
atributo de la personalidad. Inseparable de la misma, se confunde con ella, en
la función individualizadora del sujeto, como instituto en que confluyen el interés
privado de cada persona de conservar y hacer valer su singularidad individual
y el interés colectivo de los miembros de la comunidad de ser fácilmente distinguibles
los unos de los otros. Hay pues, una suprema necesidad de orden público de que
el nombre cumpla los fines jurídicos que le están asignados en satisfacción del
señalado doble juego de intereses que, en definitiva, constituyen una sola y perentoria
exigencia social regulada y sancionada por el ordenamiento jurídico. (...) "La
marca HERVE CHAPELIER ha sido legítimamente adquirida en Francia por parte de
mí representada con anterioridad a la fecha del registro para la marca CHAPELIER
y del depósito del nombre comercial CONFECCIONES CHAPELIER INTERNACIONAL en Colombia
a nombre de JAIRO VILLADA CARVAJAL, los cuales datan tan solo del 26 de
enero de 1994 y del 23 de mayo de 1994, es decir 13 años después
de haberse adquirido el registro para la marca HERVE CHAPELIER en Francia." TERCERO:
Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2º del Código Contencioso Administrativo
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan
con motivo del recurso: 1.
Aplicación de la ley en el tiempo En
primer término, es pertinente dejar en claro que para juzgar la legalidad del
acto impugnado en el recurso correspondiente, la norma aplicable, de manera general,
es la vigente al momento de resolver los recursos[1]; no obstante, la norma aplicable puede ser también
aquella que se encontraba vigente al momento de expedir el acto administrativo
impugnado, para el caso en cuestión la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena, siempre y cuando los principios generales de ésta hayan pasado a
formar parte del Derecho vigente, también comunitario, según lo ha manifestado
en numerosas ocasiones el Tribunal Andino de Justicia[2].
Así mismo,
la Disposición transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, actualmente vigente, establece que "Todo derecho de propiedad industrial
válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a
la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de
su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso
los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto
en esta decisión... "Para
el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas
que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.", Lo que
claramente indica que a la etapa correspondiente al recurso de apelación le podrá
ser aplicable la actual Decisión. En
este orden de ideas, resultan aplicables al caso concreto las disposiciones contenidas
en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, atendiendo la continuidad
en el principio que orienta la causal de irregistrabilidad en estudio, misma en
la que se fundamentó, tanto la negación del registro solicitado como el recurso
interpuesto. En
este sentido, tenemos que la causal contemplada en el artículo 83 literal a) de
la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ahora literal a) del
artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad
como marca de los signos que: "A)
Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a
una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero,
para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error." 2.
Irregistrabilidad por confundibilidad 2.1
Concepto La
confundibilidad radica básicamente en la acción de confundir al consumidor hasta
el punto de tomar una cosa por otra. El Tribunal Andino de Justicia se ha manifestado
en numerosas ocasiones dando pautas para la realización del análisis comparativo[3]
y definiendo la confundibilidad misma, frente a éste último punto ha indicado
que "Tanto la confusión como el error implícito en ella, son elementos que vician
el consentimiento de los consumidores en la selección de sus productos y perjudican
a los productores en la cabal identificación de los mismos. En cuanto a la confundibilidad
el Tribunal ha señalado que la confusión o acción de confundir en el sentido de
tomar una cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud
o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas. De esta manera
se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no puede confundirse con la
marca debidamente inscrita beneficiaria de la protección legal que le confiere
el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse
a las solicitudes de registro que lo perjudiquen."[4] Para
que exista el riesgo de confusión o de asociación que requiere la causal en estudio
es preciso que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del
consumidor, en tanto influyen en la elección del producto o servicio. El primer
elemento hace referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad
o semejanzas de tipo visual, conceptual o fonético. En segundo lugar, es necesario
analizar los productos o servicios que identifiquen las marcas en conflicto. En
efecto, el 'principio de especialidad'[5] circunscribe la protección de una marca a los productos o servicios
descritos en el registro y así este alcance o cobertura incide en el derecho a
evitar el registro de una solicitud marcaria, para solo aquellos signos que pretendan
los mismos productos o servicios o si quiera relacionados en alguna medida.
Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere
que concurran los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es suficiente
para aplicar la causal relativa a la confundibilidad. 2.2
Comparación de los signos Se
trata de realizar el estudio comparativo entre el signo HERVE CHAPELIER y la marca
CHAPELIER (denominativa) registrada con certificado no. 154621, vigente hasta
el 26 de enero de 2004. Como
puede observarse, se trata de un signo compuesto que reproduce en su totalidad
a la marca antes registrada. Frente
a la comparación originada entre una marca compuesta que reproduce idénticamente
a una marca ya registrada el Tribunal de justicia Andino, se ha manifestado en
varias ocasiones de la siguiente forma: "Cuando
se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda
marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación
entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega,
pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier
marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta
despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria".[6] Así
las cosas, tenemos que las marcas confrontadas HERVE CHAPELIER y CHAPELIER comparten
la expresión CHAPELIER. La
anterior coincidencia entre los signos, puede generar en el mercado -confusión
indirecta. Es decir, el consumidor diferenciaría las marcas, pero las vincularía
por su origen empresarial. La
confusión indirecta se da cuando el público diferencia claramente las marcas,
pero atribuye la titularidad de las mismas a una misma empresa.[7] A
lo anterior, debe añadirse que los signos comparados cubren el mismo tipo de productos,
los comprendidos en la clase 25ª de la Clasificación Internacional de Niza. Así
las cosas, las semejanzas existentes entre los signos comparados son determinantes
de confusión en el público consumidor, en los términos exigidos por el literal
a), artículo 136 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Finalmente,
es necesario aclarar al solicitante respecto del argumento en el cual afirma que
tiene derecho al registro de la marca porque corresponde al nombre de su fundador,
que este argumento, ante la inminencia de la confusión de dos signos distintivos,
como es este caso, no es válido. Frente
a este punto, es conveniente recordar lo mencionado por el Tribunal Andino de
Justicia, en los siguientes términos: "Pero
cuando 'el nombre propio por más que tenga peculiaridades especiales o distintivos
exteriores, si existe un signo igual o parecido en su pronunciación, escritura,
etc., sería irregistrable por la confusión entre los distintivos marcarios'" (Proceso
02-IP-95 G.O. no. 199 de 26 de enero de 1996). 3.
Marcas registradas en otros Países Se
hace pertinente recordarle al solicitante, en relación a los argumentos expuestos
en su escrito de respuesta a las oposiciones, que actualmente no existe un registro
marcario de alcance subregional andino y no sería validamente jurídico sostener
que los registros de una marca en otros países miembros de la subregión pudieran
hacerse valer en otro de ellos o que por haber sido registrada una marca en un
país miembro pueda ésta solicitarse en registro en otro país miembro, si la marca
no reúne las características de registrabilidad requeridas por la ley comunitaria.
Por tanto no es posible en la práctica actual de la Comunidad Andina que pueda
prosperar para una parte el argumento de que su registro debe ser aprobado en
el país "B" porque igual marca ha sido autorizada en el país "A",
si el signo marcario no reúne las condiciones de registrabilidad señaladas en
la ley comunitaria[8]. Adicionalmente,
la notoriedad es concebida en la legislación vigente como un argumento de irregistrabilidad
de una marca; esto es, como una causal que a petición de parte, y mediante el
trámite correspondiente a las oposiciones puede impedir el registro de otra. En
el caso de la referencia este criterio lo invoca el solicitante para convencer
al examinador de su pleno derecho al registro de la marca solicitada, argumento
que a la luz de las disposiciones legales vigentes y por las causas explicadas
no es de recibo alguno.
RESUELVE: ARTÍCULO
PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución 1015 de 29 de enero
de 1999. ARTÍCULO
SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los doctores Ximena Castellanos Abondano
y Marino Serna, apoderados del solicitante y del opositor, o a quienes hagan sus
veces el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma,
advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada
la vía gubernativa. Notifíquese
y Cúmplase Dado
en Bogotá D.C., a los El
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,
JUAN GUILLERMO MOURE PÉREZ LCRV
[3] Interpretación prejudicial proceso
49-IP-99 "La
jurisdicción comunitaria, tiene definidos en sus sentencias algunos criterios
generales que puedan orientar a quien aplica estas disposiciones del ordenamiento
jurídico andino, en la solución de casos concretos. Dichos criterios se han resumido
en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación
entre signos distintivos, así: "
a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el
cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas
de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión
que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión
frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. "
b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación
marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es,
no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente
las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. "
c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto,
tomando en cuenta la naturaleza del producto. Como quiera que quien, en ultimo
término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto
o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo
debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como
si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si
se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la
escogencia. "
d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias
que existen entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos
marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los
elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos."
[5] Interpretación
Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 48-IP-99, al desarrollar
el principio de la especialidad se expresó: "Por su parte Zuccherino manifiesta
'La regla de especialidad de la marca requiere que la misma confiera derechos
sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro.
El principio es claro: los derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren
para invocar la protección del derecho marcario, en conexión a los bienes o servicios
para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede,
en principio, solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca
semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos.'"
[6] Tribunal de Justicia Andino, Proceso 7-IP-98 , marca PALMA FRIT
[8]Tribunal Andino de Justicia, Proceso no. 17-IP-98. | 
