| REPÚBLICA
DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO Resolución
no Ref expediente no 92 235699 - 92
363128 Por
la cual se resuelve un recurso de apelación EL
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en
ejercicio de sus facultades que le confiere el artículo 14 del decreto 2153 de
1992, CONSIDERANDO PRIMERO:
Mediante resolución 28934 de 2001, la División de Signos Distintivos negó la cancelación
por no uso del certificado de registro No. 119199, correspondiente a la marca
NOVA, que distingue productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional,
de propiedad actual de la sociedad Confecciones Nova Ltda., como respuesta a la
acción de cancelación por no uso promovida por el Grupo Nova S.A. SEGUNDO:
Mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término de
ley, el doctor Jesús Abelardo Cárdenas Alfaro, actuando como apoderado de la sociedad
Grupo Nova S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la decisión mencionada
en el considerando anterior. El
objeto del recurso es que se revoque la decisión contenida en la resolución 28934
de 2000, y se fundamenta de la siguiente manera: "No
comparto la decisión adoptada por el Jefe de la División de Signos Distintivos
de negar la cancelación por no uso de la marca NOVA, que si bien es cierto y como
esta demostrado en el expediente, el titular de la marca logró probar el uso de
la misma y durante un periodo de tiempo menor al exigido por el artículo 165 de
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. "La
ley exige que para inhibir la acción de cancelación de una marca por no uso el
titular de la misma debe probar su uso durante los tres años consecutivos
precedentes a la fecha en la cual se solicitó, lo cual no ocurrió en el caso sub-judice,
toda vez y como se desprende de la documental arrimada por su titular, dicha marca
empezó a usarse en el mes de enero de 1997, es decir que solamente logró probar
su uso por dos años, lo cual demuestra que los tres años consecutivos
de uso no se consolidaron, pues debió probarse su uso desde el día 30 de diciembre
de 1995 hasta el día 30 de diciembre de 1998, fecha en la cual se presentó la
solicitud de cancelación, por lo tanto esta incursa la cancelación del registro
de La marca demandada por no uso". TERCERO:
Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2º del Código Contencioso Administrativo
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan
con motivo del recurso en los siguientes términos: 1.
Cancelación de un registro por no uso 1.1
Norma. El
punto a analizar es la aplicabilidad del artículo 165 de la Decisión 486, parámetro
legal que determina los presupuestos necesarios para cancelar un certificado de
registro por no uso. El tenor literal de la disposición establece: "La oficina
nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier
persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado
en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por un licenciatario
o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes
a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro
por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento
de oposición interpuesto con base en la marca no usada." 1.2
Concepto. La
acción de cancelación es el trámite administrativo contemplado en el derecho comunitario
que tiene por objeto valorar el ejercicio que el titular de la marca ha ejecutado
en la comercialización de los productos identificados con el signo dentro de un
término especial, tres años anteriores a la fecha de solicitud de cancelación.
Parámetro que permitirá determinar si los productos o servicios, estuvieron efectivamente
disponibles en el mercado andino, dando cumplimiento a la obligación de uso impuesta
por el Estado. Es
bien sabido por la doctrina y la jurisprudencia que el principal derecho que se
genera con la concesión de un registro, es el derecho de exclusiva, en virtud
del cual, el titular del registro ejerce un tipo de monopolio en la utilización
de la marca, para identificar los productos o los servicios frente a los cuales
ejerce actos de disposición en el mercado. Adicionalmente, se le atribuye la facultad
de evitar que terceras personas usen o registren signos que resulten ser semejantes
con el de su propiedad, que es lo que comúnmente llamamos, ius prohibendi. El
derecho comunitario al reconocer que la marca es un bien jurídico patrimonial
intangible, que puede ser objeto de usurpación por parte de terceros, le otorga
estas herramientas jurídicas al titular del registro, a efecto de evitar perjuicios
económicos futuros con la comercialización paralela de signos semejantes. Sin
embargo, correlativamente el derecho comunitario impone la obligación de usar
la marca dentro del comercio andino, con el propósito de garantizar que las marcas,
cumplan la función a la que están llamadas, es decir, distingan productos y servicios
de diferentes competidores, garantizando adicionalmente la entrada de otros
agentes económicos, protegiendo la libre competencia y la transparencia del mercado.
Una forma
en que el Estado garantiza y protege la entrada al mercado de nuevos agentes económicos,
es a partir de remover obstáculos que se pueden presentar en el campo de la propiedad
Industrial, al existir registros de terceros que no están efectivamente siendo
usados en el mercado, estando su titular obligado a ello. Frente a este planteamiento
el Consejo de Estado sostiene que: "Cuando la marca no se usa, el derecho a la
protección pierde su razón de ser y se convierte en irrazonable limitación al
derecho de los demás actores de la vida económica. Es por ello que se habla de
una cierta función social de la marca en la materia."[1]
1.3
Presupuestos para cancelar un Certificado de registro. A
partir de la norma contemplada en la Decisión 486, para cancelar un certificado
de registro es necesario que la marca no haya sido efectivamente usada dentro
del mercado andino, de manera continua y efectiva durante los tres años anteriores
a la fecha en que se solicita la cancelación. Sin embargo, no cualquier uso de
la marca evita la cancelación del registro. Es necesario inicialmente determinar
la naturaleza de los productos que se comercializan, a efecto de valorar si los
volúmenes de venta acreditados dentro de la actuación administrativa, cumplen
con el requisito de ser efectivos, es decir, si la marca tiene una representación
relevante en el mercado andino. Para
este efecto, es necesario inicialmente determinar la naturaleza de los productos
distinguidos con la marca, la libertad de adquisición de los productos, la forma
en que se comercializan, y su especialidad (es decir, si son bienes de consumo
masivo o popular o, por el contrario son productos dirigidos a un grupo selecto
de consumidores), factores que nos permiten concluir si el uso alcanzado dentro
del mencionado término es efectivo. Por
otra parte, se exige que el uso desplegado dentro del término legal correspondiente
(3 años), haya sido ejecutado por su titular, licenciatario o persona autorizada,
hecho que legitima a los terceros para comercializar los productos identificados
con el signo, y correlativamente da cumplimiento a la obligación de uso impuesta
al titular. En este sentido el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena establece:
".... Resultan claras las normas del régimen comunitario sobre cancelación por
no uso cuando establecen de manera uniforme que el uso de la marca con capacidad
de contrarrestar la acción de cancelación, es el efectuado por el titular de la
marca o por quien hubiere sido legítimamente autorizado por éste como licenciatario
o cesionario o a quien se le haya transferido la marca, a la luz de lo establecido
en la Sección VII de las decisiones 311, 314 y 344 ".[2] Con
base en los anteriores fundamentos, el despacho concluye que para evitar la cancelación
del registro de un signo es necesario que dentro de la actuación administrativa
quede acreditado los siguientes presupuestos: -
Uso regular y efectivo del signo dentro de los tres años anteriores a la fecha
de la presentación de cancelación, por su titular, licenciatario o persona debidamente
autorizada (siendo factor esencial a tener en cuenta la naturaleza de los productos
o servicios ofrecidos) -
Presencia y disponibilidad de los productos en cualquiera de los países miembros
de la Comunidad Andina Factores
a ser tenidos en cuenta por este despacho al momento de valorar los medios de
prueba aportados al expediente. 1.4
Oportunidad de aportar los medios de prueba que acreditan el uso de la marca. La
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad andina, artículo 170, amplio el término
concedido por la Decisión 344 (artículo 109), al titular del registro para que
aportara los medios de prueba tendientes a acreditar la comercialización de los
productos distinguidos con la marca a 60 días. Es
de importancia destacar que el término mencionado es de carácter perentorio, lo
que significa que cumplido, la etapa siguiente obligatoria para la administración
es adoptar la decisión correspondiente, sin que exista posibilidad de conceder
un término adicional para la aportación de documentos o para solicitar la práctica
de pruebas. A
partir de las disposiciones reguladas por la Decisión 344 y 486 de la Comunidad
Andina, se determinan cada una de las etapas que se deben cumplir para tramitar
la solicitud de cancelación de un certificado de registro. Para lo cual, inicialmente
es necesario que se eleve una solicitud de cancelación por no uso o por notoriedad
por persona interesada ante la administración, la cual debe ser comunicada al
titular del registro mediante un auto administrativo de notificación personal,
el cual concede un término de sesenta días, a efecto de que el titular se pronuncie
sobre el tema del proceso y aporte los documentos necesarios que lleven al despacho
a tener certeza del uso (dentro de nuestro caso), del signo dentro del mercado
andino, atendiendo al principio de la carga de la prueba para el titular. El
cumplimiento de cada una de las anteriores etapas es obligatoria para la Administración,
y es aquí donde le da al particular la garantía consagrada por la norma constitucional
del debido proceso en trámites administrativos. Es decir, propiciar por que sé
de cumplimiento a cada una de las etapas y formalidades exigidas para cada juicio
o actuaciones administrativas. En este sentido, la Corte Constitucional ha precisado:
"El carácter
fundamental del derecho al debido proceso proviene de su estrecho vínculo, con
el principio de legalidad al que deben ajustarse no solo las autoridades judiciales,
sino también en adelante las administrativas en la definición de los derechos
de los individuos. ....... El derecho al debido proceso comprende no sólo la observancia
de los pasos que la ley impone a los procesos judiciales y a los procesos y trámites
administrativos, sino también el respeto a las formalidades propias de cada juicio,
que se encuentran en general contenidas en los principios que los inspiran, el
tipo de intereses en litigio, las calidades de los jueces y funcionarios encargados
de resolver"[3] Con
base en las anteriores interpretaciones, concluye este despacho que la aplicación
al principio del debido proceso dentro de esta actuación administrativa se revela
en el cumplimiento de cada una de las etapas y formalidades reguladas por el
derecho comunitario (artículos 165, 166, 167, 168 169 y 170 de la decisión 486)
en materia de cancelaciones. 2.
Aplicación del Derecho Comunitario y Derecho Interno. En
repetidas oportunidades la doctrina y la jurisprudencia internacional han determinado
como parámetros relevantes del derecho comunitario su carácter imperativo, su
aplicación obligatoria y preferente frente al derecho interno. La primera de estas
características obedece al ingreso del derecho comunitario al derecho interno
de un País Miembro, produciendo efectos jurídicos inmediatos sin necesidad de
que se tramite una ley interna para la incorporación inmediata de este derecho
a la legislación interna. Por otra parte, la obligatoriedad implica que todo
juez o Autoridad Nacional que tenga que decidir asuntos regulados por el derecho
comunitario tiene la obligación de aplicar íntegramente estas disposiciones, sobre
normas internas anteriores o posteriores a la comunitaria, cuando regulen materias
contradictorias. Y finalmente, el derecho comunitario tiene preeminencia sobre
el derecho interno, quedando este suspendido o inaplicable. Adicionalmente,
es importante destacar que existe una regla general para mantener la interrelación
o complementariedad entre el derecho nacional y el derecho comunitario. La norma
comunitaria regula asuntos relacionados con Propiedad Industrial frente a los
cuales y sobre esta materia se deben aplicar los principios mencionados, es decir,
el carácter imperativo, obligatorio y preferente del derecho comunitario. Manteniendo
el derecho interno plena vigencia sobre asuntos no regulados por disposiciones
comunitarias. Frente
a este planteamiento el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha sostenido:
"El Tribunal advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario
al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar sustraídos de la competencia
legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta
manera la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún
modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente
derogada dejará de aplicarse automáticamente bien sea anterior (subrayamos) o
posterior a la norma integracionista".[4]
"El artículo
84 de la decisión 85, antes citado, contempla expresamente la subsistencia parcial
de la legislación nacional o interna, la cual conserva su plena competencia normativa
en relación con los asuntos de propiedad industrial no incluidos en la reglamentación
comunitaria. Conviene advertir que lo dicho se refiere a temas o puntos no cubiertos
por la norma comunitaria, y no a que el Decisión 85 puedan descubrirse supuestos
vacíos en relación con materias que ella sí regula, y que se intente por lo tanto
llenarlos por medio de regulaciones internas. Cuando la Decisión 85, u otra norma
comunitaria similar a ella, guarda silencio acerca de algún punto dentro de la
materia que regula, puede ocurrir que se trate de un vacío aparente que deba ser
llenado, dentro de una adecuada hermenéutica, por otras normas de la misma regulación,
dada su vocación comunitaria"[5] A
partir de las anteriores interpretaciones concluye este despacho afirmando que
la Oficina Nacional competente encargada de administrar los asuntos de propiedad
industrial en cada País Miembro, aplica dos disposiciones legislativas. De manera
imperativa, obligatoria y preferente el derecho comunitario para todos los asuntos
relacionados con la Propiedad Industrial, y, el derecho interno sobre asuntos
no regulados por la norma comunitaria, y en general sobre trámites administrativos
necesarios para acceder a los derechos de propiedad industrial, para lo cual es
procedente dar aplicación al Código Contencioso Administrativo, al ser la oficina
nacional una entidad de carácter público. Consideramos
que en materia de cancelaciones es imperativo el cumplimiento de cada una de las
etapas y formalidades exigidas para tramitar esta actuación administrativa, reguladas
expresamente por la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Paralelamente, y complementando
esta actuación administrativa es procedente la aplicación del derecho interno
y más específicamente el Código Contencioso Administrativo, en materia de notificaciones,
comunicaciones, publicaciones, vía gubernativa (recursos), y en general asuntos
no regulados por la norma comunitaria, siendo disposiciones vigentes, al ser la
Superintendencia de Industria y Comercio una entidad de carácter público que
cumple la función administrativa de llevar el registro de la Propiedad Industrial.
2.1.
Pruebas aportadas por el titular del registro Copias
de Facturas comerciales de 1997 (folio 20 al 34), con las que se busca demostrar
regularidad y cantidad de comercialización de calzado durante ese año y cuadros
de ventas de productos de la empresa entre junio de 1998 y diciembre de 1999,
al igual que entre enero y febrero del 2000. Estas
facturas son pertinentes, en relación con el término en que debe demostrarse el
uso de la marca. Las siguientes facturas por su parte, en las que se aprecia con
claridad el nombre del titular de la marca Compañía de Productos Grulla S.A. como
vendedor, son eficaces para demostrar el uso de la maca NOVA en el año 1997. En
los folios 214 a 225 se observa material publicitario, en el que consta que con
la designación NOVA 6 (la indicación 6 se refiere a las pulgadas) correspondiéndole
la referencia 212 (folio 222) se designan BOTAS. Igualmente, como NOVA LIDER se
designa a unas botas a las que les corresponde la referencia 222 (folio214).
Facturas
cambiarias de compraventa: -
00183 (18-1-97), expedidas a Calzatodo S.A., en donde consta la venta de la marca
NOVA LIDER DIE, en una cantidad de 18 unidades por un valor de $ 233.280. -
Factura cambiaria de compraventa 00145 del 16 de enero de 1997, en que consta
la venta a Calzatodo S.A. de productos distinguidos con la marca NOVA LIDER, en
una cantidad de 36 unidades, por un valor de $ 448.416, -
Factura cambiaria de compraventa 67 del 11 de enero de 1997 en que consta la
venta a Distribuidora La Pielroja Ltda de 108 unidades de productos distinguidos
con la marca NOVA por un valor de $ 1.539.648. -
Factura cambiaria 1212 del 28 de febrero de 1997, en donde consta la venta a
Pizantex S.A. de 270 productos distinguidos con la marca NOVA, por un valor de
$ 3.849.120. -
Factura cambiaria 1022 en que consta la venta a Distribuidora La Pielroja Ltda
de 72 unidades de productos distinguidos con la marca NOVA y NOVA LIDER, por
un valor total de $ 961.632. -
Factura cambiaria 1405 del 14 de marzo de 1997 en donde consta la venta a Pizantex
S.A. de 90 unidades de calzado distinguido con la marca NOVA LIDER, por un valor
de $ 1.121.040. -
Factura cambiaria 1462 del 18 de marzo de 1997, en donde consta la venta a Almacenes
del Norte de 6 unidades de calzado distinguido con la marca NOVA por un valor
de $ 85.536. -
Factura cambiaria de compraventa 2216 del 30-4-97, en que consta la venta a Distribuidora
la Pielroja Ltda de 36 unidades de Productos Distribuidos con la marca NOVA PIEL,
por un valor de $ 523.584, -
Factura cambiaria 2277 del 3 de mayo de 1997, en donde consta la venta de 54 unidades
de productos distinguidos con la marca NOVA LIDER por un valor de $ 672.628, -
Factura cambiaria 4176 del 26 de junio de 1997 en que consta la venta de 72 unidades
de productos distinguidos con la marca NOVA LIDER por un valor de $ 896.837,
-
Factura cambiaria 4533 del 15-7-97 en donde consta la venta de 270 productos con
la marca NOVA LIDER por un valor de $ 336.139, - Factura cambiaria de compraventa
No 5465 del 23-8-97, en que consta la venta de 72 unidades de productos distinguidos
con la marca NOVA a Distribuidora La Pielroja Limitada por $ 1.079.568, -
Factura cambiaria de compraventa 6084 del 25-9-97 a Almacenes Croydon de la Frontera
Ltda de 36 unidades de productos distinguidos con la marca NOVA LIDER , por un
valor de $ 484.706, -
Factura cambiaria 6238 del 8-10-97 en donde consta la venta de 18 unidades de
productos distinguidos con la marca NOVA LIDER, por un valor de $ 242.352 a Boteros
y Medina S.A..- Tunja. -
Factura cambiaria de compraventa de 7-11-97 en donde consta la venta de 27 unidades
de productos distinguidos con la marca a Elias Orrego T y Cia ltda, por valor
de $363.528. Los
anteriores documentos, acreditaron la venta de calzado, producto comprendido en
la clase 25 en el año 1997, por parte del titular de la marca registrada en una
cantidad de $ 15.865.007. Cifra apreciable, que demuestra la comercialización
que de esto productos se hizo en 1997. Fotocopias
de facturas de venta de 1998, con las que busca demostrar regularidad y cantidad
de comercialización de calzado durante ese año. Las fotocopias de las facturas
expedidas por la sociedad Calzado Omega Limitada, acreditándose la licencia de
uso correspondiente (folio 74 de la contestación) son: -
La factura contenida en el folio 36 tiene fecha de expedición ilegible. -
Factura contenida en folio 37 tiene fecha de expedición y comprador ilegible,
-
Factura contenida en folio 38 (860074669), con la que se acredita la venta de
90 productos distinguidos con la marca NOVA 6 AMARILLA, por un valor de $ 1.971.000,
a Disantafe Limitada. -
Factura contenida en folio 37 (800127851), con la que se acredita la venta de
36 unidades de productos distinguidos con la marca, por un valor de $ 788.400,
-
Factura contenida en el folio 38 (890902061), en la que consta la venta de 54
unidades de productos distinguidos con la marca NOVA LIDER AMARILLA a Almacenes
Grulla y Wellco Ltda por $ 717.768 -
Factura contenida en folio 39 (19485482) , en la que consta la venta de productos
distinguidos con la marca NOVA AMARILLA, en una cantidad de 228 unidades por
$ 3.500.028. Las
fotocopias de las facturas anteriores se acreditan ventas por $ 6.977.196 de productos
distinguidos con la marca NOVA, cantidad significativa, teniendo en cuenta que
se trata de solo un año, y el precio de los productos que distingue la marca,
que no es muy alto. Facturas
comerciales de los años 1999 y 2000, con las que se busca establecerse cantidad
y regularidad de comercialización de calzado durante los mencionados años. Igualmente
figuran expedidas por Calzado Omega Ltda. Las
facturas de venta de los años 1999 y 2000 allegadas, no están comprendidas dentro
de los 3 años anteriores a la fecha de interposición de la acción de cancelación,
es decir, entre el 30 de diciembre de 1995 y el 30 de diciembre de 1998, por lo
que son pruebas impertinentes en esta actuación administrativa, ya que la demostración
del uso de la marca que le corresponde a su titular debe corresponder, al período
de tiempo señalado en la norma. Es decir, entre el 30 de diciembre de 1995 y el
30 de diciembre de 1998, como ya se ha anotado. Fotocopia
auténtica del contrato de licencia de marcas, suscrito el 17 de marzo de 1998,
entre la sociedad Compañía de Productos Grulla S.A. en Liquidación Obligatoria
y Conrado Otalvaro Cacante, por medio de la cual la sociedad le otorga la facultad
de usar a la mencionada persona, entre otras marcas, la marca NOVA, clase 25,
con certificado 119199. Igualmente, se allega el endoso de la licencia de uso
correspondiente a la sociedad Calzado Omega Limitada, del 2 de octubre de 1998. Estos
documentos demuestran la licencia de uso en desarrollo de la cual Calzado Omega
Ltda realizó la utilización de la marca antes reseñada. Fotocopias
de facturas comerciales de 1997, 1998, 1999 y 2000, expedidas por Confecciones
Nova Ltda, actual propietario de la marca, conforme al contrato de traspaso que
se acompañó a la Superintendencia para el registro del traspaso de marca, con
solicitud radicada el 28 de diciembre de 1998. En
primer término, debe anotarse que el 28 de diciembre de 1998 se solicitó la inscripción
del traspaso de la marca NOVA, de la sociedad Compañía de Productos Grulla S.A.
a Confecciones Nova Ltda. La fotocopia autenticada del documento de traspaso,
el cual fue reconocido, consta en la solicitud correspondiente. Igualmente
de folio 204 a folio 206, se incluye fotocopia auténtica del contrato de licencia
de marcas suscrito entre la Compañía de Productos Grulla S.A. en Liquidación Obligatoria
y Confecciones Nova Ltda, del 17 de agosto de 1998, donde se deja constancia que
el licenciante concede a la licenciataria, la licencia exclusiva para el uso de
la marca NOVA. Con la documentación anterior, se acredita la licencia de uso (a
parte de la solicitud de inscripción de traspaso, que también prueba la relación),
en desarrollo de la cual la sociedad Confecciones Nova Limitada uso la marca. Las
copias de facturas expedidas por Confecciones Nova Ltda a distintos compradores,
cuyos números y fechas se señalan a continuación: factura de venta 18480 del 22
de enero de 1997, factura de venta 18513 del 29 de enero de 1997, factura de venta
18581 del 13 de febrero de 1997, factura de venta 18655 del 27 de febrero de 1997,
factura de venta 18754 del 31 de marzo de 1997, factura de venta 20263 del 20
de noviembre de 1997, factura de venta 20403 del 30 de noviembre de 1997, factura
de venta 20343 del 28 de noviembre de 1997, factura de venta 20205 del 11 de noviembre
de 1997, factura de venta 20425 del 2 de diciembre de 1997, factura 20461 del
10 de diciembre de 1997, factura de venta 21295 del 28 de abril de 1998, factura
de venta 21275 del 29 de abril de 1998, factura de venta 21271 del 28 de enero
de 1998, factura de venta 21270 del 28 de abril de 1998, factura de venta 21266
del 24 de abril de 1998, factura de venta 21265 del 24 de abril de 1998, factura
de venta 21439 del 22 de mayo de 1998, factura de venta 21431 del 21 de mayo de
1998, factura de venta 21393 del 19 de mayo de 1998, factura de venta 21392 del
18 de mayo de 1998, factura de venta 21380 del 13 de mayo de 1998 , factura de
venta 21345 del 13 de mayo de 1998, factura de venta 21626 del 30 de junio de
1998, factura de venta 21601 de junio de 1998, factura 21572 del 11 de junio de
1998, factura 21554 del 10 de junio de 1998, factura 21551 del 8 de junio de 1998,
factura de venta 21807 del 31 de julio de 1998, factura de venta 21782 del 29
de julio de 1998, factura de venta 21752 del 24 de julio de 1998, factura de venta
21694 del 8 de julio de 1998, factura de venta 21681 del 2 de julio de 1998, factura
de venta 21668 del 3 de julio de 1998, factura de venta 21923 del 31 de agosto
de 1998, factura de venta 21914 del 26 de agosto de 1998, factura de venta 21894
del 24 de agosto de 1998, factura de venta 21862 del 13 de agosto de 1998, factura
de venta 21838 del 4 de agosto de 1998, factura de venta 22038 de septiembre de
1998, factura de venta 22019 del 22 de septiembre de 1998, factura de venta 22005
del 16 de septiembre de 1998, factura de venta 21994 del 15 de septiembre de 1998,
factura de venta 21968 del 2 de septiembre de 1998, factura de venta 22228 del
27 de octubre de 1998, factura de venta 22194 del 14 de octubre de 1998, factura
de venta 22168 del 20 de octubre de 1998, factura de venta 22155 del 19 de octubre
de 1998, factura de venta del 13 de octubre de 1998, factura de venta 22571 del
30 de diciembre de 1998, factura de venta 22466 del 9 de diciembre de 1998, factura
de venta 22465 del 9 de diciembre de 1998, factura de venta 22449 del 4 de diciembre
de 1998, factura de venta 22444 del 2 de diciembre de 1998, factura de venta 22411
del 27 de noviembre de 1998, factura de venta 22377 del 23 de noviembre de 1998,
factura de venta 22356 del 19 de noviembre de 1998, factura de venta 22312 del
11 de noviembre de 1998 y factura de venta 22298 del 9 de noviembre de 1998, se
acredita la comercialización de pantalones distinguidos con la marca NOVA, por
un valor neto de $ 113.678.961, cantidad que demuestra una comercialización intensa
de pantalones distinguidos con la marca NOVA. Certificaciones: -La
certificación firmada por María Liliana Rodríguez M, de Almacenes Only, en la
que certifica que Confecciones Nova Limitada despacho pantalones marca NOVA durante
los años 1998, 1999 y lo transcurrido del 2000. Esta acredita disponibilidad de
productos distinguidos con la marca en el mercado durante el año de 1998, término
pertinente en relación con la fecha de interposición de la acción de cancelación.
-La fotocopia
de certificación firmada por Ricardo Restrepo Angel, a nombre de Ravenna Industrial
Limitada, en la que deja constancia que le han dado insumos a Confecciones Nova
Limitada, durante los años 1998, 1999 y 2000. Con esta certificación se busca
acreditar la compra de materias en el año de 1998 para la elaboración de pantalones. -La
certificación firmada por Fabiola Mondragón a nombre de Creaciones Lady Limitada,
del 10 de marzo de este año, en la que sostiene que esa firma fabrica cinturones
a Creaciones Nova Ltda desde el año 1997, 1998, 1999 y durante los primeros meses
del año 2000. Con este certificado se acreditan actividades de la titular de la
marca tendientes a fabricar productos distinguidos con la marca. -La
certificación firmada por Victoria Eugenia Pérez del 14 de marzo del 2000, en
calidad de administradora de negocios de Almacenes Éxito S.A, en la que sostiene
que Confecciones Nova Ltda, ha trabajado con Almacenes Exito S.A., por más de
10 años con la marca NOVA, prueba con la que se busca acreditar disponibilidad
de productos distinguidos con la marca. -La
certificación firmada por Guillermo Martínez García del 13 de marzo de 2000, en
que certifica el suministro por parte de Confecciones Nova Ltda de pantalones
marca Nova a Cadenalco, buscan establecer la disponibilidad de productos distinguidos
con la marca en el mercado. -La
certificación del 9 de marzo del 2000, firmada por Janeth Torres Romero, a nombre
de Lito Etica Limitada, en la que se deja constancia de la elaboración de cajas
impresas con la marca NOVA. -Certificación
del periódico El País S.A., con la que busca demostrarse que Confecciones Nova
Ltda ha efectuado publicidad de la marca., firmadas el 10 de marzo del 2000 por
Patricia Calero y Patricia Rayo. 2.2
Valoración de las Pruebas Aportadas Para Acreditar el Uso de la Marca. Todos
los documentos antes mencionados, permiten aseverar que la marca NOVA fue usada
para distinguir vestidos con inclusión de botas, zapatos y zapatillas, productos
comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza de la manera
que corresponde teniendo en cuenta la naturaleza de los productos distinguidos
con las marcas. Con
ellos se acreditó un alto volumen de ventas de botas y pantalones, que permite
dar por satisfecho el requisito del artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina, que exige el uso calificado de la marca, es decir, el
uso suficiente de la misma de acuerdo al tipo de productos que distingue. Las
pruebas mencionadas anteriormente, demuestran el uso continuo y regular de la
marca NOVA sobre productos de la clase 25 Internacional, en cantidades importantes
y ante todo suficientes para probar el uso de la marca. No obstante lo anterior,
debe decirse que el punto más importante a tratar en este estudio, es la fecha
en la cual se acreditó el uso de la marca, pues el principal sustento del recurrente. En
efecto, la legislación vigente, exige que para evitar la cancelación de un registro,
debe probarse el uso del mismo con tres años de anterioridad a la fecha de interposición
de la acción correspondiente, que en este caso data de 30 de diciembre de 1998.
Sin embargo, debe decirse que la misma ley consagra una excepción a la regla general,
la cual hace referencia a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impiden
al titular el uso de su signo, siempre y cuando estén debidamente probadas.[6] Teniendo
en cuenta lo anterior, debe decirse que mediante auto no. 410-610 7438 de 21 de
octubre de 1997 proferido por la Superintendencia de Sociedades, fue decretado
el trámite de liquidación de la sociedad titular (en ese momento) del registro
NOVA, esto es la Compañía de Productos Grulla S.A., por lo que se demuestra que
en estos años, la sociedad que ostentaba la titularidad sobre el registro, padecía
graves inconvenientes económicos que impedían el uso de su signo. Sin
embargo, y a pesar de que se probó el uso de la marca en debida forma, y aunque
de los documentos allegados se concluye la dificultad de uso del signo durante
la totalidad del tiempo establecido en la ley; debe decirse que aún, en caso de
que no se hubiesen aportado los documentos en los que consta la liquidación de
la sociedad inicialmente titular de la marca objeto de estudio, la regularidad
y continuidad expresada en las pruebas allegadas, era suficiente para enervar
la acción de cancelación, dada la interrupción que del término de tres años, que
había hecho el titular. Así lo ha reconocido el Tribunal Andino de Justicia en
la Interpretación Prejudicial 17-IP-95, que sostiene: "Desde el punto de vista
del período previsto en la norma comunitaria para la utilización de la marca,
la causal de cancelación no podrá interpretarse en forma extensiva, pues los artículos
que versan sobre esta figura señalan claramente que se incurrirá en la causal
cuando la marca no se hubiere utilizado durante los cinco años consecutivos precedentes
a la fecha en que se inicie la acción. La ley comunitaria emplea un adverbio de
tiempo, "durante", que extiende la acción de la forma verbal "no
se hubiere utilizado", a todo lo largo del período prescrito. Así, según
las precisiones de los párrafos anteriores, si el titular de la marca demuestra
que la ha usado cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad
y ejercicio necesarios para considerarlo eficaz, en principio estará interrumpiendo
el plazo de 5 años señalado en la ley y no podrá prosperar en su contra la acción
de cancelación de la marca." Por
lo anterior, es necesario confirmar la decisión tomada en primera instancia. RESUELVE: ARTÍCULO
PRIMERO. Confirma la decisión contenida en la resolución 28934 de 2001. ARTÍCULO
SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los doctores Jairo Rubio Escobar y Jesús
Abelardo Cárdenas Alfaro, apoderados del titular del registro marcario y del
solicitante de la cancelación respectivamente, o a quienes hagan sus veces el
contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles
que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.
Notifíquese y Cúmplase
Dado en Bogotá D.C., a los El
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,
JUAN GUILLERMO MOURE PÉREZ LCRV
[6] Articulo 165, Inciso quinto: "El
registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se
debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito." | 
