Resolución 22486 del 13 de Agosto de 2003

Por la cual se ordena la inscripción de una afectación sobre el registro de una marca

LA JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

en ejercicio de sus facultades que le confiere el artículo 15 del decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO

PRIMERO: La sociedad Cementos del Nare S.A. es titular de la marca NARE, clase 19 internacional, registrada bajo número certificado 131796 y vigente hasta el 26 de diciembre de 2005

SEGUNDO: Mediante escritura número 1500 de julio 29 de 2002, otorgada en la notaría séptima del circulo de Medellín, se celebró entre las sociedades Cementos del Nare S.A y Cementos Rioclaro S.A. el contrato de compraventa de usufructo de la marca citada anteriormente, en virtud del cual se manifiesta que:

-         La sociedad Nare S.A., enajena a titulo de compraventa, el usufructo de la marca NARE, certificado 131796.

-         La enajenación del usufructo se limita al uso y goce de la marca NARE, en relación con el cemento gris

-         Se obliga a la sociedad Cementos Rioclaro S.A. mantener los estándares de calidad utilizados por la sociedad Cementos Nare S.A.

-         Entre las sociedades Cementos del Nare S.A. y Cementos Rioclaro S.A., existe una vinculación indirecta, toda vez que son sociedades subordinadas de una misma contratante, -Compañía Argos S.A.-

-         El derecho de usufructo que se enajena, tiene una vigencia de un año contado a partir de la inscripción del mismo ante la Superintendencia de Industria y Comercio

TERCERO. La sociedad Cementos del Nare S.A , mediante memorial presentado el 20 de marzo de 2003; solicitó la transferencia de su marca a título de usufructo parcial, a favor de la sociedad Cementos Rioclaro S.A.

1. Derechos reales

1.1.  Noción

Derecho real es aquel que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona.

Son Derechos reales de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbre activa, el de prenda e hipoteca. (Artículo 665 del Código Civil)

2. Usufructo.

2.1. Noción

El artículo 823 del Código Civil, define el usufructo como, "un derecho real  que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia, y de restituirlo a su dueño, si la cosa no es fungible, o con cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor, si la cosa es fungible"

2.2. Concepto.

Usufructo es el derecho real en virtud del cual una persona, el usufructuario, puede gozar temporalmente de la cosa que pertenece  a otro, sin alterar su esencia.

Por el usufructo la propiedad se desmembra, pues el usufructuario adquiere la facultad de gozar la cosa, mientras que el nudo propietario conserva el derecho de propiedad disminuido en la facultad de gozarla[1].

Así, se determina que el usufructuario es mero tenedor, frente al nudo propietario, ejerce la mera tenencia sobre la cosa, no como dueño, sino en el lugar o nombre del dueño.[2]

2.3. Formas de constitución del usufructo

El artículo 825 del Código Civil, establece como modos de adquirir el usufructo, los siguientes:

1.       La ley

2.       El testamento.

3.       Por donación, venta u acto entre vivos.

4.       Por prescripción

2.4. Objeto.

El usufructo puede ser establecido sobre toda clase de bienes muebles o inmuebles. Esto Da a entender que, el usufructo no puede ejercerse sobre ciertos bienes muebles; Sin embargo, el usufructo ha sido extendido a las propiedades incorpóreas (en lo que respecta a las marcas de fabrica el usufructuario tiene derecho a usarlas mientras viva) y a los derechos personales[3].

2.4. Carácter de las partes intervinientes

El artículo 824 establece que: El usufructo supone necesariamente dos derechos coexistentes: el de nuda propiedad y el de usufructuario.

Nuda Propiedad. Consiste en el derecho del propietario, durante la duración del usufructo

Usufructuario. Derecho de tenencia sobre el objeto del usufructo

Entre el nudo propietario y el usufructuario no existe comunidad de intereses. Sus derechos coexisten sobre la misma cosa pero siguen siendo distintos y de diferente naturaleza. Así el nudo propietario y el usufructuario no están en estado de indivisión puesto que ejercen derechos diferentes sobre la cosa[4].

2. Afectaciones de las marcas

2.1. Norma

En cuanto a las transferencias de las marcas la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece en su artículo 161 que, Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión.

Así mismo, en esta misma Decisión se establece que,  "El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia".

2.2. Concepto

La transferencia de un signo, es un acto de disposición del derecho. Se ha considerado por la doctrina que el derecho sobre la marca tiene dos aspectos. Una dimensión positiva, en virtud de la cual el titular de la marca puede usarla y disponer de ella. Tiene la facultad de cederla o permitir su uso a un tercero.[5]

Dada una lectura al anterior párrafo, puede concluirse que en el acto de cesión de un registro marcario se presentan dos eventos;  -el primero esta determinado por el contrato en sí mismo considerado;  y el segundo esta circunscrito a la inscripción de éste ante la autoridad correspondiente.  La Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha determinado que éste último requisito es indispensable para que la mencionada cesión surta efecto frente a terceros.

El contrato de licencia de marca  ha sido frecuentemente caracterizado como un supuesto de transmisión parcial o limitada de la marca. Con ello se quiere poner de manifiesto que en los negocios de licencia de marca no se transmite la titularidad  del bien inmaterial, sino únicamente algunos de los derechos que forman parte de la posición jurídica del titular de la marca. A través del contrato de licencia de marca, el titular de una marca autoriza a un tercero para el uso de la misma[6]

3.       Riesgo de confusión

la marca cumple la función de individualizar en el mercado los productos o servicios de un empresario, y esta función diferenciadora de la marca no se cumpliría si coexistieran en el mercado marcas registradas semejantes o idénticas, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

"La relación entre la aproximación de los signos y de los productos o servicios, como punto de partida para el examen comparativo de dos marcas, como antecedente en la determinación del riesgo de confusión, ha llevado a los tratadistas a distinguir dos clases de confusión; la directa y la indirecta.

"Por la primera se induce al comprador a que adquiera un producto determinado, creyendo que está comprando otro. En este caso la identidad se produce en los signos y la naturaleza misma de los productos"[7].

La confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos; el consumidor cree que el producto pertenece a una misma línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó.

4.       Caso concreto

En el presente caso, se trata de inscribir el derecho real de usufructo, constituido mediante compraventa realizada en la escritura pública  No. 15000.

Revisadas las normas citadas y las causales establecidas en el contrato objeto de estudio, observamos que es viable la inscripción del contrato acá estudiado, pues si bien, en aras de la protección al consumidor, en principio no se permite la existencia de dos marcas similares a nombre de dos titulares diferentes, así entre estos exista un acuerdo privado de coexistencia, o cualquier acto de disposición del derecho, pues en cada caso en particular habría que determinar si se salvaguardan tanto el interés de las partes como el público involucrado; En el presente caso, no se está afectando ningún derecho, pues el riesgo de confusión de los signos desaparece, toda vez que no existen dos marcas en conflicto, lo que existe simplemente es un solo bien, sobre el cual recae un solo derecho de propiedad, ejercido por un solo titular, quien en uso de su facultad de disposición sobre el mismo, puede ceder el uso y otros derechos, sin perder la propiedad sobre el mismo.

Adicionalmente, es importante recalcar que las dos sociedades partes del contrato de usufructo, se encuentran vinculadas, al ser subordinadas de una misma controlante y en razón a esta vinculación[8], tal y como quedo estipulado en el contrato elevado a escritura pública número 1500 de julio 29 de 2002, conservan los standares de calidad en la producción de los bienes que comercializan, razón por la cual, no ocasionan ningún perjuicio al consumidor, pues simplemente este adquiere de cualquiera de los dos sociedades, un producto con calidades y características similares o idénticas.

De conformidad con lo anterior, revisados los documentos presentados y ajustándose los mismos a las disposiciones vigentes, y de acuerdo a lo antes expuesto, esta División,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar la inscripción del usufructo de la marca NARE (nominativa), suscrito mediante escritura pública número 1500 de julio 29 de 2002, haciendo la correspondiente anotación en el registro, el cual quedara así:

EXPEDIENTE:             92-3275762

MARCA:                       NARE (nominativa)

CERTIFICADO:            131796

CLASE:                        Cemento Gris, producto comprendidos en la clase 19 de la séptima edición de la clasificación internacional de Niza.

DE:                              CEMENTOS DEL NARE S.A.

A:                                CEMENTOS RIO CLARO S.A.

DURACIÓN:                 Un año, contado a partir de la fecha de la presente inscripción

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir al Grupo de Registro de la División para lo de su cargo

ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese personalmente al Doctor Federico Escobar Benavides, apoderado de los solicitantes, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella proceden los recursos de reposición ante la Jefe de la División de Signos Distintivos y el de apelación, para ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuestos dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá, D.C. a los

La Jefe de la División de Signos Distintivos

MARIA DEL SOCORRO PIMIENTA CORBACHO