| Bogotá
D.C 010/ Asunto
Radicación 03004020
Trámite
113
Actuación 440
Folios
005
Apreciado señor: Damos
respuesta a su consulta radicada en esta entidad bajo el número de la referencia,
para informarle en relación con su consulta que mediante un concepto no podemos
expresarle si la utilización de un nombre de dominio por medio del cual se puede
acceder a un sitio de internet, constituye un uso marcario en Colombia. Ello dependerá
de cada situación específica, de la naturaleza del bien o servicio identificado
con el signo y del uso que se le de al respectivo nombre de dominio. No
obstante lo anterior, respecto del tema, nos permitimos hacerle los siguientes
comentarios: 1.
Territorialidad de los derechos marcarios
En
Colombia los derechos de propiedad industrial están regulados por la Decisión
486 de la Comunidad Andina de Naciones de acuerdo con la cual, según lo establecido
en su artículo 154 AEl derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por
el registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional Competente.@[1] En consecuencia, la protección
jurídica y el ejercicio del derecho sobre una marca esta delimitado al territorio
del país en que se otorga la respectiva concesión, por lo que, la protección no
puede extenderse mas allá del territorio del respectivo Estado. De allí
se deriva entonces el denominado principio de la territorialidad en materia de
propiedad industrial. Respecto
de la territorialidad de la marca, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado
que, ALa regla general en derecho marcario es la de que el derecho exclusivo
que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma, debe circunscribirse
al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial
hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho
de exclusividad en un país determinado.[2] 1.1
Sistema atributivo de adquisición del derecho sobre una marca Si
bien el uso de las marcas es libre, sin necesidad de que para ello se cuente
con un registro, debe precisarse que dicho uso no estará protegido en
tanto solamente el registro otorga a su titular[3]
el derecho a usar la marca de forma exclusiva. En otras palabras, el derecho
a usar una marca únicamente por su titular o por terceros por él autorizados y
el derecho de impedir su uso por parte de terceros no autorizados, lo confiere
solamente el registro.[4]
Ahora bien,
tal y como lo establece la normatividad andina, el registro de una marca y su
protección, se extiende sólo a los productos o servicios específicados en
la solicitud y no confiere a su titular expectativa o derecho alguno para
usar el registro de igual signo para distinguir otros productos o servicios.[5] La
excepción al principio de la territorialidad y la especialidad del registro marcario,
lo constituyen las marcas notorias. En efecto, el titular de una marca notoria
puede ejercer sus derechos de exclusividad sobre la misma sin que necesariamente
haya obtenido el registro correspondiente en el país en donde reclama su protección[6]. Igualmente,
el titular de una marca notoriamente conocida está facultado para ejercer sus
derechos de exclusividad frente a terceros que pretendan registrar el mismo signo
para productos similares o idénticos y en algunos casos para todo tipo de productos
y servicios[7]. 2.
Uso de la marca a través de un nombre de dominio
El
artículo 166 de la Decisión 486 establece que, ASe entenderá que una marca se
encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido
puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca,
en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza
de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización
en el mercado. ATambién
se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son
exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el
párrafo anterior. AEl
uso de una marca en moda tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo
en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará
la cancelación del registro por la falta de uso, ni disminuirá la protección que
corresponda a la marca.@ Respecto
del concepto de uso de la marca, el Tribunal Andino de Justicia ha establecido
que, Aeste se refiere a su efectiva utilización como signo que distingue a un
producto o servicio que está en el mercado y que por lo tanto llega a los consumidores.@[8]
Los
nombres de dominio pueden constituir signos identificadores coincidentes con
marcas de bienes y servicios. A este respecto, en un documento de la Organización
Mundial de la Propiedad OMPI denominado A La Gestión de los nombres y direcciones
de Internet, Cuestiones de Propiedad intelectual -Proceso de la OMPI relativo
a los nombres de Dominio de Internet@ de fecha 30 de abril de 1999, se señalo
que ALos nombres de dominio han adquirido una existencia complementaria
como identificadores comerciales o personales. Conforme las actividades
comerciales aumentan en Internet, los nombre de dominio se vuelven parte del sistema
de comunicación normalizada utilizada por las empresas para identificarse
e identificar sus productos o servicios y actividades. La publicidad que
aparece en los medios de comunicación incluye regularmente una dirección de nombre
de dominio junto con otros medios de identificación y comunicación, como el nombre
de la empresa, la marca y los números de teléfono y telefacsímile.
Sin embargo, si bien los números de teléfono y telefacsímile son una serie anónima
de números sin significado, el nombre de dominio, debido a su finalidad
de servir para recordar e identificar con frecuencia se relaciona con el nombre
o la marca de la empresa o con sus productos o servicios.@[9]
(Resaltado fuera de texto) Así
las cosas, la utilización de un nombre de dominio podría constituir eventualmente
un uso marcario, en la medida en que reúna los requisitos establecidos en el artículo
166 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. No obstante, dicho uso solamente
estará protegido dentro de los límites territoriales en donde se otorgó la protección
y dentro de la clase o clases en que fue concedido el correspondiente registro
de marca, a menos que el nombre de dominio constituya la manifestación del uso
de una marca notoriamente conocida. En
los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto
en el artículo 25 del código contencioso administrativo. Para
mayor información acerca del desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse
a nuestra página de internet www.sic.gov.co. Adicionalmente, en la pestaña de
normatividad podrá servirse del índice temático de normas y conceptos. Atentamente, PIEDAD
CONSTANZA FUENTES RODRÍGUEZ Jefe
de la Oficina Asesora Jurídica
[1] Decreto
2153 artículo 2: AFunciones. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá
las siguientes funciones:(...) A6.
Administrar el sistema nacional de propiedad industrial y tramitar y decidir los
asuntos relacionados con la misma.@ [2] Tribunal
Andino de Justicia, proceso 17-IP-98. [3] Decisión
486, artículo 154. [4] Tribunal
Andino de Justicia, proceso 54-IP-2000: AEste tribunal ha establecido que la única
manera de adquirir el derecho exclusivo de la marca es por medio del registro
ante la Oficina Nacional Competente, descártandose la posibilidad de que existan
otros medio de adquirir el dominio sobre ella. En el sistema andino el derecho
marcario no se adquiere por su uso, goce y posesión, ni mucho menos por prescripción
adquisitiva de dominio o por ocupación; el derecho se adquiere a través del registro,
pudiéndose posteriormente celebrar respecto a la marca, contratos de uso, cesión,
o transferencia mercantil del título marcario, los que deben inscribirse en la
respectiva Oficina Nacional Competente@ (Resaltado fuera de texto)
[5] Tribunal
Andino de Justicia, proceso 12-IP-96: AUna marca no puede proteger a todos los
productos del universo; la protección marcaria se limita a los productos a los
cuales el titular haya referido o haya concretado su solicitud, y dentro de éstos
con similares idénticos y no con todos los demás. Esta limitación protectiva de
la marca constituye lo que en doctrina se denomina Ala especialidad@ que se refleja
en la definición o concepto que sobre utiliza el artículo 81 de la Decisión 344"
[6] Decisión
486, artículo 229: ANo se negará la calidad de notorio a un signo por el solo
hecho que: Aa)
No esté registrado en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero@
(...)
[7] URIBE
ARBELAEZ, Martín, Propiedad Industrial, Neoliberalismo y Patente sobre la Vida.
Ediciones Doctrina y Ley. Bogotá 2002, página 47: ALa característica específica
de la marca notoria es que su registro va más allá de la Clase de productos o
servicios en la que está inscrita, para impedir un registro igual o similar en
todas las demás clases de productos y servicios.@ Decisión
486, artículo 136: ANo podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso
en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
(...) Ah)Constituyan
una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total
o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el
signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión
o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento
injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su
valor comercial o publicitario.@ (Resaltado fuera de texto) [9] La
gestión de los nombres y direcciones de internet. Cuestiones de propiedad intelectual.
Informe final sobre el proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio en
Internet. 30 de abril de 1999 htttp://wipo.int | 
